智慧財產及商業法院　114年度民商訴字第9號民事判決（114年11月27日宣判）

【判例研究】共有商標權使用權能事件

商標法第46條共有商標權處分行為之範圍——「使用」與「授權、移轉、拋棄」等處分行為之區辨

一、緒論：共有商標權共有人使用權能之理論課題

共有商標權使用權能事件，是臺灣商標法第46條所規定之共有商標權管理與處分限制下，針對共有權人自身使用商標行為之法律定位所作出明確說明的重要判例。 臺灣商標法第46條第1項規定，對於共有之商標權，如欲進行使用授權、再授權、移轉、放棄、設定質權、移轉持分或其他一定之處分行為時，應取得全體共有權人之同意。該規定之立法目的，在於商標權由數人共有之情形下，防止部分共有權人單獨對商標權本身進行處分，或改變與第三人間之法律關係，而不當損害其他共有權人之權益。然而，本條所涉及之核心問題在於，該條所要求全體共有權人同意之「授權、移轉、放棄、設定質權等」處分行為，是否亦包含共有權人自身於市場上使用該商標之行為。換言之，共有商標權人之一人，是否得未經其他共有權人同意，即自行於其商品或服務上使用共有商標；或者，共有商標之使用本身亦須經全體共有權人同意，成為本件判決所欲解決之核心法律問題。此一問題，在共有商標權形成之實務情況下具有重要意義。現代商業活動中，透過企業間共同事業、品牌共同開發、契約關係變動，或法院判決所形成之權利分割等方式，產生複數主體共有商標權之情形並不少見。在此情況下，各共有權人是否得獨立開展市場活動，並單獨使用共有商標，將成為重要的實務法律問題。若認為共有權人自身使用商標之行為，亦必須一律取得其他全體共有權人之同意，則可能導致單一共有權人因其他共有權人之意思而事實上受到商標使用限制，進而減損共有制度之功能及商業活動之彈性。另一方面，若允許共有權人得自由使用共有商標，亦可能產生多數使用主體造成品牌管理不一致，以及影響商標信用維護等問題。因此，本件之核心爭點在於，臺灣商標法第46條所規範之「處分行為」，應如何與共有權人自身之「使用行為」加以區別。本判決針對共有商標權中共有權人之權限範圍，明確區分商標權本身之處分行為，以及共有權人就自己商品或服務所進行之使用行為，並進一步釐清臺灣商標法上共有商標制度中使用權能之範圍，具有重要之判例意義。

二、事實關係

商標權共有關係之形成

原告曾一峰為中華民國註冊第1452925號「VINGO及圖」商標（下稱系爭商標，指定使用於飲水機、開飲機等商品）之原商標權人。原告與訴外人瀚濤網物通股份有限公司（下稱瀚濤公司，其後於112年8月25日更名為被告華生飲水生技股份有限公司，下稱華生飲水）於105年8月1日簽署合作契約書（下稱系爭合作契約），約定就雙方產品於家樂福市場共同行銷事宜，並約定系爭商標同意授權雙方共同持有。其後瀚濤公司依系爭合作契約，對原告提起商標權移轉訴訟，經智慧財產及商業法院另案（110年度民商上更一字第2號民事判決）判決原告應將系爭商標移轉登記為兩造共有，原告不服提起上訴，經最高法院111年度台上字第1467號民事裁定駁回上訴確定。系爭商標現由原告與華生飲水（瀚濤公司更名後之公司）共有。

被控侵權行為

原告主張，被告華生飲水之母公司即被告華生水資源生技股份有限公司（下稱華生水資源），與華生飲水共用之網頁上，未經原告授權或同意，使用系爭商標於桶裝水飲水機商品之銷售網頁，已構成故意侵害原告商標權，遂依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款等規定，訴請被告等負連帶損害賠償責任（新臺幣160萬元）。

三、爭點

四、法院之判斷

（一）權利保護必要性之肯認

法院審酌另案臺灣高等法院調解筆錄之原因事實（返還租賃車輛、保證金及相關借款代墊費用等糾紛），核與本件商標權爭議之原因事實顯不相涉，故原告提起本件訴訟，未違反該調解筆錄第3項所定「不得再為訴訟上或訴訟外任何權利主張」之限制，具備權利保護之必要。

（二）舉證責任之操作——原告未能充分證明侵權事實

法院就原告所提出之網頁截圖證據，審酌後認定：原告所提出之原始截圖，均無從得知其實際擷取時間，且經原告當庭指認之侵害系爭商標部分，均微小難以辨識，被告等亦否認其形式真正性；原告嗣後雖補提相關電子檔案佐證，惟各該檔案之修改日期，與原告所主張之截圖日期並不一致，故原告是否已充分舉證證明被告確有於網頁上使用系爭商標之事實，尚非無疑。

（三）核心論理——共有商標權人之使用行為不受第46條同意要件限制

【要旨】共有商標權之授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權，應經全體共有人之同意，商標法第46條第1項前段定有明文。是以，共有商標於授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權之情形下，始應得全體共有人之同意。系爭商標經另案判決確定為原告及瀚濤公司（即華生飲水前身）所共有，被告華生飲水既為系爭商標之共有人之一，依前開商標法規定，除有上述應經全體共有人同意之情形外，被告華生飲水自有權使用系爭商標，並無侵害原告系爭商標權可言。

本案二審判決此部分之論理，具有重要之解釋論意義：法院採取嚴格之文義解釋方法，將商標法第46條第1項所定應經全體共有人同意之處分行為類型，限縮解釋為條文所明文列舉之「授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權、應有部分之移轉或設定質權」等特定處分行為，而不及於共有人單純「使用」該商標之行為。此一解釋方法之規範理由，實質上與民法上共有物利用之一般法理相呼應——共有人本於其應有部分，對於共有物之全部，本有使用收益之權能（民法第818條參照），此一基於共有關係本身所生之固有使用權能，與處分共有物之權能（處分共有物須得全體共有人同意，民法第819條第2項參照）性質有別，商標法第46條第1項既未將「使用」列為須經全體共有人同意之處分行為類型，即應解為立法者有意將共有人固有之使用權能，排除於該條所定同意限制之外，此一解釋結果，亦與商標權共有人間通常之合理期待相符——蓋共有人既已透過共有關係取得商標權之部分權利，若猶須於每次使用該商標前，取得其他共有人之個別同意，將使共有商標權之實際利用陷於窒礙，悖離共有制度賦予共有人得就共有物為使用收益之基本規範意旨。

五、本案之法理意義

共有商標權處分行為範圍之限縮解釋先例

本案明確揭示商標法第46條第1項所定「應經全體共有人同意」之處分行為範圍，應採限縮解釋，僅及於條文明文列舉之特定處分態樣，而不及於共有人單純使用商標之行為，此一解釋方法，對嗣後因契約糾紛、企業合作破裂或法院判決等原因，形成商標權共有關係之各類案件，提供重要之解釋論先例——共有人縱使彼此間存在商業競爭或合作破裂之緊張關係，仍得各自本於共有人之地位，自由使用該共有商標，無須另行取得他共有人之同意，此對於因訴訟或契約履行而被迫進入商標權共有關係之企業，具有重要之風險評估及實務因應參考價值。

本文係依公開判決書及相關學說整理而成，供學術研究參考之用。

知的財産及商事法院（台湾）　114年度民商訴字第9号民事判決（114年11月27日言渡し）

【判例研究】共有商標権の使用権能事件

商標法第46条における共有商標権の処分行為の範囲——「使用」と「許諾、移転、放棄」等の処分行為との区別

一、緒論：共有商標権の共有者の使用権能をめぐる理論的課題

共有商標権の使用権能事件は、台湾商標法第46条に規定される共有商標権の管理・処分に関する制限について、共有者自身による商標使用行為がどのように位置付けられるかを明らかにした重要判例である。台湾商標法第46条第1項は、共有に係る商標権について、使用許諾、再許諾、移転、放棄、質権設定、持分移転その他の一定の処分行為を行う場合には、共有者全員の同意を得なければならないと規定している。この規定の趣旨は、商標権が複数人によって共有されている場合、一部の共有者が単独で商標権そのものの処分又は第三者との法律関係の変更を行うことにより、他の共有者の権利利益が不当に害されることを防止する点にある。しかし、ここで問題となるのは、同条が共有者全員の同意を要求する「許諾、移転、放棄、質権設定等」の処分行為に、共有者自身が当該商標を市場で使用する行為まで含まれるのかという点である。すなわち、共有商標権者の一人が、他の共有者の同意を得ることなく、自己の商品又は役務について共有商標を使用することができるのか、それとも共有商標の使用自体についても共有者全員の合意を必要とするのかが本件の中心的問題となった。この問題は、共有商標権が形成される実務上の場面において重要な意味を有する。現代の商業活動では、企業間の共同事業、ブランド共同開発、契約関係の変化、又は裁判所の判決による権利分割などを通じて、複数者による商標権共有状態が発生することが少なくない。その場合、各共有者が独自に市場活動を展開するためには、共有商標を単独で使用できるか否かが重要な実務問題となる。もし共有者による自己使用についても常に他の共有者全員の同意を必要とすると解すると、一人の共有者が他の共有者の意思によって事実上商標利用を制限されることになり、共有制度の趣旨及び商業活動の柔軟性を損なう可能性がある。一方で、共有者が自由に商標を使用できるとすれば、複数の使用主体によるブランド管理の不統一や、商標の信用維持に関する問題が生じる可能性もある。したがって、本件では、台湾商標法第46条が規制する「処分行為」と、共有者自身による「使用行為」とをどのように区別すべきかが争点となった。本判決は、共有商標権における共有者の権限について、商標権そのものの処分行為と、共有者が自己の商品・役務について行う使用行為とを区別し、台湾商標法上の共有商標制度における使用権能の範囲を明確化した点に重要な意義を有する判例である。

二、事実関係

商標権共有関係の形成

原告曾一峰氏は、中華民国登録第1452925号「VINGO及び図形」商標（以下「係争商標」といい、指定商品はウォーターサーバー、給湯器等）の元商標権者であった。原告と訴外瀚濤網物通股份有限公司（以下「瀚濤社」といい、その後112年8月25日に被告華生飲水生技股份有限公司（以下「華生飲水」という）へと社名変更した）は、105年8月1日に協力契約書（以下「係争協力契約」という）を締結し、双方の製品をカルフール市場において共同でマーケティングする事項について合意し、係争商標を双方が共同で保有することについても合意した。その後瀚濤社は、係争協力契約に基づき、原告に対し商標権移転訴訟を提起し、知的財産及商事法院の別事件（110年度民商上更一字第2号民事判決）において、原告は係争商標を双方の共有名義に移転登記すべき旨の判決が下された。原告はこれを不服として上訴したが、最高法院111年度台上字第1467号民事裁定により上訴が棄却され確定した。係争商標は現在、原告と華生飲水（瀚濤社の社名変更後の会社）とが共有している。

被疑侵害行為

原告は、被告華生飲水の親会社である被告華生水資源生技股份有限公司（以下「華生水資源」という）が、華生飲水と共用するウェブページ上において、原告の許諾又は同意を得ることなく、係争商標をボトル入り飲料水用ウォーターサーバー商品の販売ページに使用しており、これは故意による原告の商標権侵害を構成すると主張し、商標法第69条第3項、第71条第1項第3号等の規定に基づき、被告らに対し連帯損害賠償責任（新台湾ドル160万元）を求めて提訴した。

三、争点

四、裁判所の判断

（一）権利保護の必要性の肯定

裁判所は、別件の台湾高等法院における調停調書の原因事実（賃借車両の返還、保証金及び関連する立替金債務等の紛争）について検討し、これが本件の商標権をめぐる争いの原因事実とは明らかに関連性を有しないと認定した。したがって、原告が本件訴訟を提起することは、当該調停調書第3項所定の「訴訟上又は訴訟外において改めていかなる権利の主張もしてはならない」という制限に違反するものではなく、権利保護の必要性を備えているとした。

（二）立証責任の運用——原告は侵害の事実を十分に証明していない

裁判所は、原告が提出したウェブページのスクリーンショット証拠について検討した結果、次のとおり認定した。原告が提出した元のスクリーンショットは、いずれもその実際の取得時期を知ることができず、かつ原告が法廷で指摘した係争商標の侵害部分は、いずれも微小で識別困難であり、被告らもその形式的真正性を否認している。原告はその後関連する電子ファイルを補充して裏付けようとしたが、各ファイルの更新日時は、原告が主張するスクリーンショットの日付とは一致していない。したがって、原告が被告による係争商標の使用の事実を十分に立証したか否かには、なお疑問の余地があるとした。

（三）核心的論理——共有商標権者の使用行為は第46条の同意要件の制限を受けない

【要旨】共有商標権の許諾、再許諾、移転、放棄、質権の設定又は持分の移転若しくは質権の設定は、共有者全員の同意を得なければならないと、商標法第46条第1項前段に明文で規定されている。したがって、共有商標について許諾、再許諾、移転、放棄、質権の設定又は持分の移転若しくは質権の設定を行う場合に限り、共有者全員の同意を得るべきである。係争商標は別件判決により原告及び瀚濤社（すなわち華生飲水の前身）の共有であることが確定しているところ、被告華生飲水は係争商標の共有者の一人である以上、前記商標法の規定によれば、前記の共有者全員の同意を要する場合を除き、被告華生飲水は当然に係争商標を使用する権利を有し、原告の係争商標権を侵害するものとはいえない。

本件判決のこの部分の論理は、重要な解釈論上の意義を有する。裁判所は厳格な文言解釈の方法を採用し、商標法第46条第1項が定める共有者全員の同意を要する処分行為の類型を、条文に明文で列挙された「許諾、再許諾、移転、放棄、質権の設定、持分の移転又は質権の設定」という特定の処分行為に限定的に解釈し、共有者が単に当該商標を「使用する」行為には及ばないとした。この解釈方法の規範的な理由は、実質的に民法上の共有物の利用に関する一般法理と呼応するものである——共有者はその持分に基づき、共有物の全部について、本来使用収益の権能を有する（民法第818条参照）のであり、この共有関係自体から生じる固有の使用権能は、共有物を処分する権能（共有物の処分には共有者全員の同意を要する。民法第819条第2項参照）とは性質を異にする。商標法第46条第1項が「使用」を共有者全員の同意を要する処分行為の類型として列挙していない以上、立法者は共有者固有の使用権能を、同条が定める同意の制限の対象から意図的に除外したものと解すべきである。この解釈の結果は、商標権の共有者間における通常の合理的な期待とも合致する——なぜなら、共有者は既に共有関係を通じて商標権の一部の権利を取得している以上、もし当該商標を使用するたびに他の共有者の個別の同意を得る必要があるとするならば、共有商標権の実際の利用が著しく阻害されることとなり、共有物についての使用収益を共有者に付与するという共有制度の基本的な規範趣旨に反することになるからである。

五、本件の法理的意義

共有商標権の処分行為の範囲に関する限定解釈の先例

本件は、商標法第46条第1項所定の「共有者全員の同意を要する」処分行為の範囲について、限定的に解釈すべきであり、条文に明文で列挙された特定の処分態様にのみ及び、共有者が単に商標を使用する行為には及ばないことを明確に示した。この解釈方法は、その後契約紛争、企業間の協力関係の破綻又は裁判所の判決等を原因として商標権の共有関係が形成された各種の事案にとって、重要な解釈論上の先例を提供するものである——共有者は、たとえ相互に商業上の競争関係又は協力関係の破綻という緊張関係にあったとしても、それぞれ共有者としての地位に基づき、当該共有商標を自由に使用することができ、改めて他の共有者の同意を得る必要はない。これは、訴訟又は契約の履行によって商標権の共有関係に否応なく入ることとなった企業にとって、重要なリスク評価及び実務上の対応の参考価値を有する。

本文は公開された判決書及び関連学説を基に整理したものであり、学術研究の参考に供するものです。

智慧財產及商業法院　110年度民商上字第7號民事判決（第一審：臺灣臺北地方法院109年度智字第21號民事判決）

【判例研究】樂團團名商標權歸屬事件

「品牌」「團名／藝名」與「註冊商標」之概念區辨——商標註冊主義下團體姓名權主張之侷限

一、緒論：藝人與經紀公司間團名商標歸屬爭議之典型案例

近年來，臺灣藝人與經紀公司間，因藝名、團名之商標權歸屬所生之爭議層出不窮，此類爭議之共通結構為：藝人於尚未成名之前，往往因欠缺議價籌碼或法律知識，未就其藝名、團名之商標權歸屬與經紀公司為明確約定；其後藝人或樂團一舉成名，該藝名、團名累積龐大商業價值，惟商標權卻已因經紀公司搶先申請註冊而歸屬經紀公司所有，雙方經紀關係終止後，遂生藝人得否請求返還該商標權之爭議。本案即係圍繞知名獨立樂團「蘇打綠」與其前經紀人林暐哲間，就「蘇打綠Sodagreen」商標權歸屬所生之重要訴訟，智慧財產及商業法院110年度民商上字第7號民事判決，就此一爭議類型，提供具高度參考價值之法律論理架構。

二、事實關係

當事人背景及經紀合約之簽訂

蘇打綠樂團成員於92年（2003年）確定為何景揚、史俊威、吳青峰、謝馨儀、龔鈺祺、劉家凱等六人。被上訴人林暐哲於89年3月10日設立獨資之林暐哲音樂社（該音樂社已於99年10月13日辦理歇業登記），其後另於99年6月21日設立林暐哲音樂社有限公司（與前開音樂社為不同之法律主體）。蘇打綠樂團於93年4月27日與林暐哲音樂社簽署經紀合約，其後團員史俊威、吳青峰、謝馨儀、龔鈺祺等四人，復於96年12月6日與林暐哲音樂社簽訂經紀續約。林暐哲音樂社於97年間（後經延展至108年，並取得延展保護至117年即2028年）就「蘇打綠Sodagreen」申請商標註冊獲准，指定使用於多項商品及服務類別，合計六件註冊商標。

經紀關係之終止及爭議之爆發

蘇打綠樂團原計畫自106年1月2日起休團，林暐哲亦於105年6月間配合對外宣布蘇打綠休團之消息，樂團認為雙方已合意經紀關係於106年1月1日終止。惟自108年4月起，蘇打綠樂團及主唱吳青峰陸續遭林暐哲音樂社有限公司指控違約、侵權，雙方師徒情誼隨之破裂，掀起一連串法律爭議。

樂團之因應及本件訴訟標的

蘇打綠樂團遂於108年8月23日成立蘇打綠有限公司（代表人為團員史俊威），於109年5月7日申請註冊「蘇打綠」商標，並同時就林暐哲音樂社有限公司名下六件「蘇打綠Sodagreen」商標申請廢止；其中四件商標其後經智慧局以商標法第63條第1項第2款所定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」為由，作成廢止處分並告確定，因該等商標已失其效力，無從再為移轉登記之標的。蘇打綠樂團復對林暐哲音樂社有限公司提起本件訴訟，就其餘二件仍有效之註冊商標（第01310955號及第01613820號，下稱系爭商標），請求判命移轉登記予蘇打綠六位團員共有。

三、爭點

四、法院之判斷

（一）第一審之部分認定——經紀關係已消滅，惟商標權歸屬不受影響

第一審（臺灣臺北地方法院109年度智字第21號民事判決）認定，因林暐哲音樂社已於99年10月13日辦理歇業登記，其商業主體已然消滅，雙方間之經紀合約、經紀續約，即已因其中一方商業主體資格消滅而失其合約效力，復因林暐哲音樂社與林暐哲音樂社有限公司為不同之法律主體，後者亦未承繼前者於經紀合約下之權利義務，故蘇打綠樂團關於「其與林暐哲音樂社有限公司間已無經紀關係存在」此一主張，尚屬合理有據。惟即便此一主張獲一、二審法院共同肯認（且已判決確定），兩審級法院仍均認定：林暐哲音樂社及其有限公司，係為自己利益而獨立取得系爭商標權利，蘇打綠樂團並無權要求將系爭商標權移轉登記予其團員共有。

（二）商標權取得與經紀合約無涉——契約文義解釋之操作

【要旨一】經紀合約、經紀續約並非林暐哲音樂社、被上訴人申請註冊系爭商標之原因關係，且該等合約文字中並未出現「註冊商標」四字，顯示兩造並未就註冊商標一事為約定，「註冊商標」不在合約範圍之內，契約文字已臻明確。

【要旨二】「品牌」不等於「註冊商標」；「品牌」係指營業、商品或服務之象徵，乃由商譽、產品或服務、企業文化以及整體營運管理形象等因素形塑而成，「商標」則係指具有識別性之標識，足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。品牌經營權與商標之轉讓與否，應個別依契約約定為斷。「團名、藝名」亦不等同於「註冊商標」，經紀合約與經紀續約中所提及之「團名、藝名」，與系爭之「註冊商標」毫無關聯。

法院此部分之論理，展現嚴謹之契約文義解釋方法——法院並不因經紀合約中泛稱之「品牌」「團名」「藝名」等用語，即擴張解釋為雙方已就「商標權」此一具備特定法律內涵之權利標的為約定，蓋此三者於法律概念上分屬不同層次：「品牌」係一綜合性、事實層次之商業識別概念；「藝名、團名」係指涉特定人物或團體之稱謂；「註冊商標」則係經法定程序取得，具備排他效力之法律上權利。法院並具體指出，樂團團員與經紀公司所簽署之契約，其上簽名者均為團員之個人本名（如「吳青峰」），而非以「蘇打綠」之團體名義簽署，此一事實復佐證契約雙方之權利義務關係，本質上係建立於經紀公司與個別自然人團員間，而非以「蘇打綠」此一團名本身作為契約之權利主體。

（三）團員就團名不具備共有姓名權——消費者認知調查之運用

就蘇打綠樂團團員主張，「蘇打綠」團名係由團員共同發想、定名而成，並持續投入時間心力使該團名等同於團員本身、形成密不可分之人格關係，故應肯認團員就此享有共有姓名權乙節，法院審酌樂團歷經多次成員變動（現有團員陣容遲至92年方始確定）之事實，並援引若干網路輿論文章（如「蘇打綠的其他團員現在在想什麼」「有人可以不Google講出蘇打綠全部成員嗎」等內容）為佐證，認定一般消費者實際上難以將「蘇打綠」此一團名，與六位團員之個人身分產生緊密、明確之連結，故團員主張「蘇打綠」等同於其個人身分辨識之說法，尚難採認，其等就此團名並不當然享有得對抗商標權人之共有姓名權。

（四）商標註冊主義及法定評定期間經過之效力

法院並指出，臺灣商標法係採「註冊主義」，系爭商標權業經智慧局核准由林暐哲音樂社、其有限公司相繼取得、移轉並公告十餘年，且已超過商標法所定五年法定評定期間，依法已生絕對效力，蘇打綠樂團團員已無從再依評定程序，爭執系爭商標註冊之效力，此與エマックス事件（日本商標法除斥期間問題）於方法論上有相通之處——即註冊商標經過法定期間後，縱其取得過程存有若干爭議，基於維護既存法律狀態安定性之政策考量，仍賦予其對世之絕對效力保障。

五、本案之法理意義

「品牌」「藝名團名」與「註冊商標」三層概念之精確區辨

本案最重要之理論貢獻，在於明確劃定「品牌」（事實層次之商業識別綜合概念）、「藝名、團名」（人物或團體之稱謂）與「註冊商標」（法定程序取得之排他性法律權利）三者間之概念界限，並具體闡明：縱使經紀合約中泛稱之「品牌」或「團名」概念，於商業實務上與該註冊商標所指涉之標識高度重疊，亦不得逕以此推論雙方已就「商標權」此一特定法律權利之歸屬及移轉，達成默示或明示之合意，此一區辨方法論，對其後類似藝人與經紀公司間之商標權歸屬爭議，提供重要之契約解釋基準。

本文係依公開判決書及相關學說整理而成，供學術研究參考之用。

知的財産及商事法院（台湾）　110年度民商上字第7号民事判決（第一審：台湾台北地方法院109年度智字第21号民事判決）

【判例研究】バンド名の商標権帰属事件

「ブランド」「団体名・芸名」と「登録商標」の概念上の区別——商標登録主義の下における団体の氏名権主張の限界

一、緒論：芸能人とマネジメント会社の間でのバンド名商標帰属をめぐる典型的事例

近年、台湾の芸能人とマネジメント会社との間で、芸名・団体名の商標権帰属をめぐる争いが後を絶たない。この種の争いに共通する構造は次のとおりである。芸能人はまだ有名になっていない段階で、しばしば交渉力又は法律知識の不足から、自己の芸名・団体名の商標権の帰属についてマネジメント会社と明確な合意をしないまま契約を結ぶ。その後、芸能人又はバンドが一躍有名になり、当該芸名・団体名が莫大な商業的価値を蓄積するに至るが、商標権は既にマネジメント会社が先に出願登録していたことによりマネジメント会社に帰属しており、双方のマネジメント関係が終了した後、芸能人が当該商標権の返還を請求できるか否かという争いが生じる。本件は、まさに著名なインディーズバンド「蘇打綠（ソーダグリーン）」と、その元マネージャーである林暐哲氏との間で生じた、「蘇打綠Sodagreen」商標権の帰属をめぐる重要な訴訟であり、知的財産及商事法院110年度民商上字第7号民事判決は、この種の争いの類型について、高度な参考価値を有する法的論理の枠組みを提供するものである。

二、事実関係

当事者の背景及びマネジメント契約の締結

蘇打綠バンドのメンバーは、92年（2003年）に何景揚、史俊威、呉青峰、謝馨儀、龔鈺祺、劉家凱の6名に確定した。被上訴人林暐哲氏は89年3月10日、個人事業として林暐哲音楽社を設立した（同音楽社は既に99年10月13日に廃業登記を行っている）。その後、林暐哲氏は別途99年6月21日に林暐哲音楽社有限公司を設立した（前記音楽社とは別個の法人格を有する）。蘇打綠バンドは93年4月27日、林暐哲音楽社とマネジメント契約を締結し、その後メンバーの史俊威、呉青峰、謝馨儀、龔鈺祺の4名は、96年12月6日に林暐哲音楽社とマネジメント継続契約を締結した。林暐哲音楽社は97年、「蘇打綠Sodagreen」の商標登録を出願し承認を得た（その後108年に延長され、117年（2028年）までの延長保護を取得した）。指定商品・役務は複数の類にわたり、合計6件の登録商標であった。

マネジメント関係の終了及び争いの勃発

蘇打綠バンドは当初106年1月2日からの活動休止を計画しており、林暐哲氏も105年6月にこれに合わせて蘇打綠の活動休止を対外的に発表した。バンド側は、双方が合意によりマネジメント関係を106年1月1日をもって終了させたものと認識していた。しかし108年4月から、蘇打綠バンド及びボーカルの呉青峰氏は、林暐哲音楽社有限公司から相次いで契約違反・権利侵害の指摘を受け、双方の師弟としての信頼関係は崩壊し、一連の法的紛争が巻き起こることとなった。

バンド側の対応及び本件訴訟の対象

蘇打綠バンドは108年8月23日、蘇打綠有限公司を設立し（代表者はメンバーの史俊威）、109年5月7日に「蘇打綠」商標を出願するとともに、林暐哲音楽社有限公司名義の6件の「蘇打綠Sodagreen」商標について廃止を申請した。そのうち4件の商標は、その後智慧局によって商標法第63条第1項第2号所定の「正当な事由なく引き続き使用せず、又は使用を継続的に停止した状態が満3年に至った」ことを理由に廃止処分がなされ確定したため、これらの商標は既に効力を失い、もはや移転登記の対象とはなり得なかった。蘇打綠バンドはさらに林暐哲音楽社有限公司に対し本件訴訟を提起し、なお有効な残り2件の登録商標（第01310955号及び第01613820号、以下「係争商標」という）について、蘇打綠の6名のメンバーの共有名義への移転登記を命じるよう求めた。

三、争点

四、裁判所の判断

（一）第一審の部分的な認定——マネジメント関係は既に消滅したが、商標権の帰属には影響しない

第一審（台湾台北地方法院109年度智字第21号民事判決）は、林暐哲音楽社が既に99年10月13日に廃業登記を行い、その商業主体が既に消滅していることから、双方間のマネジメント契約及びマネジメント継続契約は、一方当事者の商業主体資格の消滅により既にその契約上の効力を失っていると認定した。さらに、林暐哲音楽社と林暐哲音楽社有限公司とは別個の法人格を有し、後者が前者のマネジメント契約上の権利義務を承継したものでもないことから、蘇打綠バンドの「自社と林暐哲音楽社有限公司との間には既にマネジメント関係が存在しない」との主張は、合理的な根拠を有するものであるとした。もっとも、この主張が第一審・第二審の両裁判所によって共に肯定され（かつ既に確定判決となっている）としても、両審級の裁判所はいずれも、林暐哲音楽社及びその有限公司は自己の利益のために独立して係争商標権を取得したものであり、蘇打綠バンドには係争商標権をそのメンバーの共有名義に移転登記するよう求める権利はないと認定した。

（二）商標権の取得はマネジメント契約とは無関係——契約文言解釈の運用

【要旨一】マネジメント契約、マネジメント継続契約は、林暐哲音楽社、被上訴人が係争商標を出願登録した原因関係ではなく、かつ当該契約の文言中には「登録商標」という4文字は現れておらず、両当事者が商標登録について合意していなかったことが示されている。「登録商標」は契約の範囲内にはなく、契約の文言は既に明確である。

【要旨二】「ブランド」は「登録商標」と同一ではない。「ブランド」とは営業、商品又は役務の象徴を指し、商業上の信用、製品又は役務、企業文化並びに全体的な経営管理イメージ等の要素によって形成されるものである。これに対し「商標」とは、識別性を備えた標識であって、商品又は役務の関連消費者にこれを商品又は役務の出所を示すものとして認識させ、他人の商品又は役務と区別することができるものをいう。ブランド経営権と商標の譲渡の可否は、それぞれ個別に契約の定めによって判断されるべきである。「団体名、芸名」もまた「登録商標」と同一ではなく、マネジメント契約及びマネジメント継続契約において言及されている「団体名、芸名」は、係争の「登録商標」とは何ら関連性を有しない。

裁判所のこの部分の論理は、厳密な契約文言解釈の方法を示している。裁判所は、マネジメント契約中で漠然と用いられている「ブランド」「団体名」「芸名」等の用語のみをもって、双方が既に「商標権」というこの特定の法的内実を備えた権利の対象について合意していたと拡張解釈することはしなかった。なぜなら、この三者は法概念上、それぞれ異なる次元に属するものだからである。「ブランド」は総合的・事実的次元における商業上の識別概念であり、「芸名、団体名」は特定の人物又は団体を指す呼称であり、「登録商標」は法定手続を経て取得される、排他的効力を備えた法律上の権利である。裁判所はさらに具体的に、バンドメンバーとマネジメント会社との間で締結された契約について、その署名者はいずれもメンバー個人の本名（「呉青峰」等）であり、「蘇打綠」という団体名義で署名されたものではないことを指摘した。この事実は、契約当事者間の権利義務関係が、本質的にマネジメント会社と個々の自然人であるメンバーとの間に構築されたものであり、「蘇打綠」というこの団体名自体を契約上の権利主体とするものではないことをさらに裏付けるものである。

（三）メンバーは団体名について共有の氏名権を有しない——消費者認識調査の運用

蘇打綠バンドのメンバーが主張した、「蘇打綠」という団体名はメンバーが共同で発想し命名したものであり、継続的に時間と労力を投じて当該団体名をメンバー自身と同一視されるものとし、不可分の人格的関係を形成してきたのであるから、メンバーはこれについて共有の氏名権を有することを認めるべきであるとの点について、裁判所は、バンドが複数回のメンバー変更を経てきた事実（現在のメンバー構成が確定したのは92年に至ってからである）を検討し、いくつかのネット上の言論記事（「蘇打綠の他のメンバーは今何を考えているか」「Googleせずに蘇打綠のメンバー全員を言える人はいるか」等の内容）を裏付けとして援用した上で、一般消費者は実際には「蘇打綠」というこの団体名を、6名のメンバー個人の身分と緊密かつ明確に結び付けることは困難であると認定した。したがって、メンバーが「蘇打綠」が自己の個人としてのアイデンティティの識別と同一であると主張する見解は、採用し難く、メンバーはこの団体名について、商標権者に対抗しうる共有の氏名権を当然に有するものではないとした。

（四）商標登録主義及び法定評定期間経過の効力

裁判所はさらに、台湾商標法は「登録主義」を採用しており、係争商標権は既に智慧局によって林暐哲音楽社及びその有限公司が相次いで取得、移転し、10年余りにわたり公告されてきたものであり、かつ既に商標法所定の法定評定期間である5年を超えていることから、法律上絶対的な効力を生じており、蘇打綠バンドのメンバーはもはや評定手続によって係争商標登録の効力を争うことはできないと指摘した。これは、エマックス事件（日本商標法の除斥期間の問題）と方法論上通じるところがある——すなわち、登録商標が法定期間を経過した後は、たとえその取得の過程に一定の争いが存在したとしても、既存の法律状態の安定性を維持するという政策的考慮に基づき、なおこれに対世的な絶対的効力の保障を与えるというものである。

五、本件の法理的意義

「ブランド」「芸名・団体名」と「登録商標」という三層の概念の精確な区別

本件の最も重要な理論的貢献は、「ブランド」（事実的次元における商業上の識別の総合的概念）、「芸名、団体名」（人物又は団体の呼称）、及び「登録商標」（法定手続を経て取得される排他的な法律上の権利）という三者の間の概念上の境界を明確に画定した点にある。そして、たとえマネジメント契約中で漠然と用いられる「ブランド」又は「団体名」の概念が、商業実務上、当該登録商標が指す標識と高度に重複するものであったとしても、これのみをもって双方が既に「商標権」という特定の法的権利の帰属及び移転について、黙示又は明示の合意に達していたと推論することはできないことを具体的に明らかにした。この区別の方法論は、その後の類似の芸能人とマネジメント会社との間の商標権帰属をめぐる争いにとって、重要な契約解釈上の基準を提供するものである。

本文は公開された判決書及び関連学説を基に整理したものであり、学術研究の参考に供するものです。

智慧財產法院　109年度行商訴字第101號行政判決

【判例研究】焦糖哥哥商標廢止事件

商標法第5條「使用」要件之判斷基準——藝名、角色名稱使用與商標維權使用之區辨

一、緒論：商標廢止制度與「維權使用」之根本課題

「焦糖哥哥」商標廢止事件，是臺灣智慧財產及商業法院就《商標法》第63條所規定之商標連續三年未使用廢止制度中，「商標使用」之意義及判斷標準所作出的重要判例。本案之特色在於，爭點並非一般商標侵權案件中商標近似使用是否構成侵權，而是在於作為藝人藝名或角色名稱而廣為人知之名稱，究竟是否屬於《商標法》上之「商標使用」，抑或僅係作為識別特定人物之稱呼而已。依據臺灣《商標法》第63條第1項第2款規定，註冊商標於註冊後，無正當事由連續三年以上未使用者，任何人均得申請廢止其商標註冊。此一制度旨在要求商標權人於取得註冊後，仍須持續於市場上實際使用商標，使商標得以維持其識別商品或服務來源之功能，避免商標僅因註冊而遭長期占有，妨礙他人申請相同或近似商標，並確保商標制度之正常運作。然而，《商標法》所稱之「使用」，並非僅指商標名稱或圖樣曾經出現即可成立。依《商標法》第5條規定，所謂商標使用，係指基於行銷商品或服務之目的而使用商標，且其使用方式足以使相關消費者認識其係作為商品或服務來源標識之商標。因此，即使某一名稱長期作為藝名或角色名稱而廣泛使用，倘若未發揮識別商品或服務來源之功能，仍不得認定屬於《商標法》所稱之商標使用。本案即係將《商標法》第5條所稱之「商標使用」概念具體適用於藝名使用情形之代表性案例。本案中，兒童電視頻道「momo親子台」主持人陳嘉行於主持節目期間使用「焦糖哥哥」作為藝名。該藝名係由節目製作公司優視傳播股份有限公司所命名，並由該公司申請註冊「焦糖哥哥」商標。其後，陳嘉行雖已離開節目，不再擔任主持人，但由於一般觀眾對其本名之認識遠不如「焦糖哥哥」一名，因此其於參與各類商業演出及公開活動時，仍持續以「焦糖 陳嘉行」之名義從事演藝活動。另一方面，優視傳播股份有限公司於節目停播後，仍持續販售先前製作完成之節目錄影帶、DVD及音樂專輯等商品，而該等商品上仍標示有「焦糖哥哥」名稱。2019年5月，優視傳播股份有限公司向陳嘉行寄發存證信函，主張其繼續使用「焦糖哥哥」名稱已侵害商標權，並要求立即停止使用，否則將提起刑事告訴。對此，陳嘉行於諮詢法律專業人士後，認為「焦糖哥哥」商標已逾三年未作為商標實際使用，遂依《商標法》第63條第1項第2款規定，向主管機關申請廢止該商標。對於廢止申請，優視傳播股份有限公司則主張，雖然陳嘉行已非節目主持人，但公司仍持續販售節目錄影帶、DVD及音樂專輯等商品，而商品上均標示有「焦糖哥哥」名稱，因此該商標仍屬持續使用，並未構成三年未使用之廢止事由。因此，本案之核心爭點在於，藝名之使用，以及於既有影音作品、錄影帶及音樂專輯等商品上持續標示「焦糖哥哥」名稱之行為，是否屬於《商標法》第5條所規定之「商標使用」。本判決明確指出，名稱本身具有高度知名度，並不當然表示已構成商標使用；是否屬於商標使用，仍應以相關消費者是否將該表示認識為商品或服務來源之識別標誌為判斷基準。法院並進一步區分，藝名或角色名稱之使用，與維持商標權所要求之商標使用，在法律性質上並不相同。是故，本判決具體建構了臺灣《商標法》第5條所稱「商標使用」之判斷標準，並成為臺灣商標法實務上關於商標使用及不使用廢止制度之重要代表性判例。

二、事實關係

優視傳播股份有限公司（下稱「優視公司」）於2008年間，以「焦糖哥哥」申請商標註冊，經核准取得商標權，指定使用於演藝經紀等相關服務。其後，長期以「焦糖哥哥」為藝名，擔任優視公司系列電視節目（含MOMO親子台等頻道節目）主持人及演員之藝人陳嘉行，以該商標「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」為由，向經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）申請廢止該商標註冊。智慧局審查後，准予廢止。優視公司不服，提起本件行政訴訟，主張其確有持續使用該商標之事實，訴請撤銷智慧局之廢止處分。

三、爭點

本件之核心爭點為：優視公司所提出，證明其節目清單、專輯MV、DVD等content中，確實出現「焦糖哥哥」文字之相關證據，是否足以證明優視公司已就系爭商標，為商標法第5條所定「行銷目的」及「消費者商標認知」要件下之正當使用，從而阻卻廢止事由之成立？

四、智慧財產法院之判斷

（一）節目中使用「焦糖哥哥」文字非等同於商標使用

【要旨】優視公司雖提出節目清單、專輯MV、DVD等有使用「焦糖哥哥」文字之證據，惟此等證據僅能證明陳嘉行有以「焦糖哥哥」名稱擔任優視公司系列節目或專輯之主持人或演員，且上開證據同時或僅標示「MOMO」、「MOMO親子台」等字樣。因此，消費者對於「焦糖哥哥」之認知，僅止於是特定個人、角色，並非作為表彰所指定之演藝經紀人等服務或來源之識別，並非商標之使用。

法院此部分之論理，核心在於區辨「文字之曝光及使用頻率」與「商標法上之商標使用」二者間之本質差異。法院具體指出，縱使「焦糖哥哥」一詞於相關節目content中，確實反覆、大量出現，惟其呈現之脈絡及方式，係作為識別「特定主持人或演員身分」之個人化稱謂或藝名而使用，而非作為向消費者傳達「此一服務係由優視公司所提供」此一出所識別訊息之商標而使用；復參酌相關content同時或另行標示「MOMO」、「MOMO親子台」等其他明確之品牌或頻道識別標識，益徵消費者於接觸該等content時，實際上係以此等其他標識作為辨識服務出處之依據，「焦糖哥哥」於消費者之認知結構中，僅止於指涉特定自然人或其節目角色之稱謂功能，未能發揮商標法所要求之出所識別功能。

（二）角色設定或扮演行為非屬商標使用之判斷

就優視公司所提出，節目中多個角色名稱均曾由不同人演繹、該等角色名稱之商標權屬公司所有此一論點，法院進一步闡明：此等角色人選之更迭安排，本質上屬於當事人間契約自由原則下所協議之合作模式問題，與該角色名稱是否曾經作為商標法上之「商標」而為實際使用之問題，性質上截然有別，不得混為一談。法院並具體指出，就節目中「焦糖哥哥」文字之實際呈現方式而言，其本身並無特別顯著之標示方式，而係以介紹主持人或演出人員名稱之通常方式，加註於參與人員臉部影像旁側，此一呈現方式，依相關消費者之通常認知，僅能理解為節目或活動中特定人物、角色之名稱標示，客觀上尚無從使消費者由此節目或活動之呈現內容，認知或意識「焦糖哥哥」與系爭商標指定之演藝經紀等服務項目間，存有作為商標所應具備之出所連結關係。

五、本案之法理意義

1　商標「使用」要件雙重審查基準之具體展現

本案完整展現臺灣商標法實務就商標法第5條「使用」要件所採之雙重審查基準：其一為主觀要件，即商標權人之使用行為，是否確實出於行銷其註冊商品或服務之目的；其二為客觀要件，即該使用行為，客觀上是否確實將商標使用於所註冊之商品或服務類別，且其呈現方式足以使消費者將其認識為表彰特定出所之商標。本案之特殊意義，在於具體展現此二要件於「藝名／角色名稱」此一特殊使用型態下之操作方法——縱使該名稱之曝光頻率甚高、亦確實與商標權人之節目content密切相關，惟倘其呈現脈絡及方式，客觀上僅足以使消費者將其理解為特定人物或角色之稱謂，而非藉以識別服務提供者之出所標識，即不構成商標法上之正當使用。

2　演藝經紀產業商標管理實務之重要警示

本案對於演藝經紀、媒體製作等產業之商標管理實務，具有重要之實務警示意義：企業縱使長期投注資源培植特定藝人或節目角色，並以該藝名或角色名稱申請商標註冊，倘其後續之實際使用型態，僅止於將該名稱作為節目主持人或演員身分之識別標籤，而未搭配其他積極作為（例如將該名稱與企業自身之品牌識別為緊密之出所連結宣傳、或以該名稱本身作為商品或周邊產品之品牌標示等），仍有相當風險，因欠缺商標法所要求之「商標使用」要件該當性，而面臨遭利害關係人（如該名稱之實際使用藝人本人）申請廢止之法律風險，此於藝人與經紀公司間就藝名商標權歸屬發生爭議之情形下，尤具參考價值。

3　契約自由原則與商標法要件判斷之界限劃分

本案明確劃定「契約法上之角色扮演安排」與「商標法上之使用要件判斷」二者間之界限，闡明縱使企業於契約上，得依其自由意志安排何人得以特定角色名稱參與演出，此一契約自由範疇內之安排，並不當然等同於該角色名稱已於商標法意義下，被實際使用為表彰特定服務出所之商標，此一界限之劃定，避免商標權人以契約安排之外觀，混淆規避商標法所定之維權使用要件，具有防止商標權人怠於實際使用而僅形式性占有權利之政策意義。

本文係依公開判決書及相關學說整理而成，供學術研究參考之用。

知的財産法院（台湾）　109年度行商訴字第101号行政判決

【判例研究】「焦糖哥哥（キャラメル兄さん）」商標廃止事件

商標法第5条「使用」要件の判断基準——芸名・キャラクター名の使用と商標の権利維持使用との区別

一、緒論：商標廃止制度と「権利維持使用」の根本的課題

「焦糖哥哥（キャラメル兄さん）」商標廃止事件は、台湾智慧財產及商業法院が、商標法第63条に規定される不使用取消（廃止）制度における「商標の使用」の意義について具体的な判断基準を示した重要判例である。本件の特徴は、芸能人の芸名・キャラクター名として広く知られている名称が、商標法上の「商標の使用」に該当するか、それとも単なる人物の呼称として使用されているにすぎないのかが争点となった点にある。台湾商標法第63条第1項第2号は、登録商標について正当な理由なく継続して3年以上使用していない場合には、何人もその登録の廃止を請求することができると規定している。この制度は、商標権者が登録後も継続的に商標を市場で使用し、商品又は役務の出所表示機能を維持することを求めるものであり、実際に使用されない商標による権利の独占を防止することを目的としている。もっとも、商標法上いう「使用」とは、単に商標が表示されていることを意味するものではない。商標法第5条は、「マーケティングの目的」で使用され、かつ関連消費者が当該表示を商品又は役務の出所を示す商標として認識できる態様で使用されていることを要件としている。そのため、芸名やキャラクター名として広く使用されている名称であっても、それが商標としての出所表示機能を果たしていなければ、商標法上の「使用」とは認められない。本件は、この商標法第5条にいう「使用」の概念を具体的に適用した代表的事例である。本件では、児童向けテレビ番組「momo親子台」の司会者であった陳嘉行は、番組出演当時、「焦糖哥哥」という芸名を使用していた。この芸名は番組制作会社である優視傳播股份有限公司によって命名され、同社は「焦糖哥哥」を商標登録していた。その後、陳嘉行は番組を降板したものの、本名よりも「焦糖哥哥」の名称が一般に広く認知されていたことから、各種イベントや商業活動において「焦糖 陳嘉行」の名称を引き続き使用していた。一方、優視傳播公司は番組終了後も、過去に制作した映像作品や音楽アルバムを継続して販売しており、それらの商品には「焦糖哥哥」の表示が付されていた。2019年5月、優視傳播公司は陳嘉行に対し、「焦糖哥哥」の名称の使用は商標権侵害に当たるとして使用中止を求める内容証明郵便を送付し、使用を継続する場合には刑事告訴を行う旨を通知した。これに対し陳嘉行は「焦糖哥哥」商標は既に3年以上商標として使用されていないとして、台湾商標法第63条第1項第2号に基づき、商標登録の廃止を請求した。これに対し、優視傳播公司は、番組終了後もDVD、録画映像及び音楽アルバムなどの販売を継続しており、それらの商品に「焦糖哥哥」の表示を付して販売している以上、登録商標は継続して使用されていると主張した。そこで本件では、芸名としての使用、過去の映像作品や音楽商品の販売に伴う名称の表示が、商標法第5条にいう「商標としての使用」に該当するか否かが中心的争点となった。本判決は、名称が社会的に広く認知されていること自体は商標使用を意味するものではなく、関連消費者が当該表示を商品の出所表示として認識するか否かを基準として判断すべきであることを明確にした。そして、芸名・キャラクター名としての使用と、商標権を維持するために必要な商標としての使用とは法的性質が異なることを示し、台湾商標法における「使用」概念の判断基準を具体化した代表的判例として、現在の商標実務において重要な先例と位置付けられている。

二、事実関係

優視傳播股份有限公司（以下「優視社」という）は2008年、「焦糖哥哥」の商標登録を出願し、承認を受けて商標権を取得した。指定役務は芸能マネジメント等の関連役務であった。その後、長期にわたり「焦糖哥哥」を芸名として、優視社のシリーズテレビ番組（MOMO親子台等のチャンネル番組を含む）の司会者及び出演者を務めていた芸能人陳嘉行氏は、当該商標に「正当な事由なく引き続き使用せず、又は使用を継続的に停止した状態が満3年に至った」事由があるとして、経済部智慧財産局（以下「智慧局」という）に対し当該商標登録の廃止を申請した。智慧局は審査の結果、廃止を認めた。優視社はこれを不服として本件行政訴訟を提起し、自社が確かに当該商標を継続的に使用していた事実があると主張して、智慧局の廃止処分の取消しを求めた。

三、争点

本件の核心的な争点は、優視社が提出した、自社の番組リスト、アルバムのミュージックビデオ、DVD等のコンテンツの中に、確かに「焦糖哥哥」の文字が現れていることを証明する関連証拠が、優視社が係争商標について、商標法第5条所定の「マーケティングの目的」及び「消費者の商標認識」という要件の下での正当な使用を行ったことを証明するに足り、これにより廃止事由の成立を阻却するに足りるか、という点にある。

四、知的財産法院の判断

（一）番組における「焦糖哥哥」の文字の使用は商標使用に当たらない

【要旨】優視社は番組リスト、アルバムのミュージックビデオ、DVD等、「焦糖哥哥」の文字を使用した証拠を提出したが、これらの証拠は、陳嘉行氏が「焦糖哥哥」という名称をもって優視社のシリーズ番組又はアルバムの司会者又は出演者を務めていたことを証明するにすぎず、かつ前記証拠には同時に又は単独で「MOMO」、「MOMO親子台」等の文字も表示されている。したがって、消費者の「焦糖哥哥」に対する認識は、特定の個人、キャラクターを指すにとどまり、指定された芸能マネジメント等の役務又はその出所を表彰するものとしての識別ではなく、商標の使用には当たらない。

裁判所のこの部分の論理は、「文字の露出及び使用頻度」と「商標法上の商標使用」という両者の間の本質的な相違を区別することに核心がある。裁判所は具体的に、たとえ「焦糖哥哥」という語が関連する番組コンテンツの中に、確かに繰り返し大量に現れていたとしても、その表示される文脈及び方式は、「特定の司会者又は出演者の身分」を識別するための個人的な呼称又は芸名として使用されているものであり、消費者に対し「この役務は優視社によって提供されているものである」という出所識別のメッセージを伝達するための商標として使用されているものではないと指摘した。さらに、関連するコンテンツに同時に又は別途「MOMO」、「MOMO親子台」等の他の明確なブランド又はチャンネルの識別標識が表示されていることを参酌すれば、消費者が当該コンテンツに接する際、実際にはこれらの他の標識を役務の出所を識別する根拠としていることがいっそう裏付けられる。「焦糖哥哥」は消費者の認識構造の中では、特定の自然人又はその番組上のキャラクターを指す呼称としての機能にとどまり、商標法が要求する出所識別機能を発揮するには至っていない。

（二）キャラクター設定又は役柄の演技は商標使用に当たらないとの判断

優視社が主張した、番組中の複数のキャラクター名称がいずれも異なる人物によって演じられたことがあり、当該キャラクター名称の商標権は会社に帰属するとの論点について、裁判所はさらに次のとおり明らかにした。このようなキャラクターの配役の入れ替えの取り決めは、本質的に当事者間の契約自由の原則の下で合意された協力モデルの問題であり、当該キャラクター名称が商標法上の「商標」として実際に使用されたことがあるか否かという問題とは、性質上全く別のものであり、混同すべきではない。裁判所はさらに具体的に、番組中における「焦糖哥哥」の文字の実際の表示方式について、それ自体特に顕著な表示方式を有するものではなく、司会者又は出演者の名称を紹介する通常の方式で、参加者の顔の画像の脇に付記されているにすぎないと指摘した。この表示方式は、関連消費者の通常の認識に照らせば、番組又はイベントにおける特定の人物・キャラクターの名称表示としてしか理解できず、客観的に見て、消費者がこの番組又はイベントの表示内容から、「焦糖哥哥」と係争商標が指定する芸能マネジメント等の役務項目との間に、商標として備えるべき出所の結び付きが存在すると認識し又は意識するには至らない。

五、本件の法理的意義

1　商標「使用」要件の二重審査基準の具体的な展開

本件は、台湾商標法実務が商標法第5条の「使用」要件について採用する二重の審査基準を完全に示している。第一は主観的要件であり、すなわち商標権者の使用行為が、実際に自己の登録商品又は役務をマーケティングする目的に基づくものであるか否かである。第二は客観的要件であり、すなわち当該使用行為が客観的に、商標を登録された商品又は役務の類別に使用しているか、かつその表示方式が消費者にこれを特定の出所を表彰する商標として認識させるに足りるものであるか否かである。本件の特殊な意義は、「芸名／キャラクター名」というこの特殊な使用態様の下での、この二つの要件の運用方法を具体的に示した点にある——たとえ当該名称の露出頻度が非常に高く、また確かに商標権者の番組コンテンツと密接に関連していたとしても、その表示される文脈及び方式が、客観的に消費者に単に特定の人物又はキャラクターの呼称として理解させるに足りるにすぎず、役務提供者の出所を識別するための標識としての機能を果たしていないのであれば、商標法上の正当な使用を構成しない。

2　芸能マネジメント産業の商標管理実務における重要な警鐘

本件は、芸能マネジメント、メディア制作等の産業における商標管理実務にとって、重要な実務上の警鐘的意義を有する。企業がたとえ長期にわたり資源を投じて特定の芸能人又は番組上のキャラクターを育成し、当該芸名又はキャラクター名称をもって商標登録を出願したとしても、その後の実際の使用態様が、単に当該名称を番組の司会者又は出演者の身分を識別するラベルとして用いるにとどまり、他の積極的な措置（当該名称を企業自身のブランド識別と緊密な出所の結び付きとして宣伝すること、又は当該名称自体を商品若しくは関連商品のブランド表示として用いること等）を伴わないのであれば、なお相当なリスクが存在する。すなわち、商標法が要求する「商標使用」の要件該当性を欠くとして、利害関係人（当該名称を実際に使用している芸能人本人等）による廃止申請という法的リスクに直面することになる。これは、芸能人とマネジメント会社との間で芸名の商標権の帰属について争いが生じる場合において、とりわけ参考価値を有する。

3　契約自由の原則と商標法上の要件判断との境界の画定

本件は、「契約法上の役柄の配役の取り決め」と「商標法上の使用要件の判断」という両者の間の境界を明確に画定し、たとえ企業が契約上、自己の自由意思によって誰が特定のキャラクター名称をもって出演するかを取り決めることができるとしても、この契約自由の範疇内の取り決めが、当然に当該キャラクター名称が商標法上の意味において、特定の役務の出所を表彰する商標として実際に使用されたことと同視されるものではないことを明らかにした。この境界の画定は、商標権者が契約上の取り決めという外観をもって、商標法が定める権利維持使用の要件を混同させ回避することを防止するものであり、商標権者が実際の使用を怠りながら単に形式的に権利を占有することを防止するという政策的意義を有する。

本文は公開された判決書及び関連学説を基に整理したものであり、学術研究の参考に供するものです。

智慧財產法院　108年度民商上字第5號民事判決（第一審：107年度民商訴字第1號民事判決）

【判例研究】商標戲謔仿作抗辯事件

商標「戲謔仿作」（parody）抗辯之判斷基準——本土化脈絡與商品性質對詼諧意涵成立與否之實質影響

一、緒論：戲謔仿作抗辯之理論基礎及本案之特殊意義

商標戲謔仿作（Parody）抗辯事件，是臺灣智慧財產及商業法院就商標權保護與表現自由之調和提出具體判斷標準的重要判例。本案之特色在於，不同於一般以商標近似使用是否構成侵權為爭點之案件，被告主張其使用方式係對著名商標所為之「戲謔仿作（parody）」，屬於言論、藝術及創作活動之表現，應受表現自由之保障，而不應構成商標權侵害。依據臺灣《商標法》規定，未經商標權人同意，就相同或類似之商品或服務使用相同或近似之商標，足以使相關消費者對商品或服務來源產生混淆誤認者，即構成商標權侵害。此外，對於著名商標而言，即使不致造成混淆誤認，倘若足以減損其識別性或信譽，依《商標法》第70條第1項第1款規定，仍視為商標權侵害。然而，近年來，學說及比較法上的討論逐漸發展出「商標戲謔仿作（Trademark Parody）」理論，認為基於保障言論自由、表現自由及藝術創作自由之觀點，對著名商標進行具有諷刺、幽默或戲謔性質之利用，在一定情形下，應適度限制商標權之行使，不宜一概認定構成侵權。惟商標戲謔仿作抗辯之具體成立要件，以及如何在商標權保護與表現自由兩項法益之間取得適當平衡，於臺灣實務上始終未形成一致且明確之判斷標準。本案中，第一審與第二審針對相同事實基礎作成不同結論，因此，法院進一步闡明，判斷是否成立戲謔仿作，不應僅以商標本身是否近似為準，而應綜合考量商品之性質、使用之社會文化脈絡（在地化脈絡）、相關消費者所受之整體印象，以及是否足以傳達幽默、諷刺或戲謔之效果等因素，作整體判斷。因此，本判決不僅成為臺灣商標法上探討戲謔仿作抗辯成立要件的重要先例，更建立了商標權保護與表現自由之間如何取得平衡的重要判斷架構，於臺灣商標法實務上具有代表性之指標意義。

二、事實關係

本案被告為一化妝品廠商，與另一以持續翻玩多款國際精品經典包款外觀而聞名之帆布包廠商（該帆布包廠商之相關翻玩商品，先前已於美國法院訴訟中，經認定構成商標戲謔仿作之合理使用，該案於美國已告確定），聯名推出氣墊粉餅、手拿鏡及帆布束口袋等系列產品。於此等聯名產品上，被告使用與原告（即著名精品品牌商標權人）特定手提包款之外觀設計圖樣，暨與原告經典花紋圖樣近似程度甚高之圖案。原告主張此等行為構成商標權之侵害，訴請排除侵害及損害賠償。被告則抗辯，其行為與前開已於美國法院獲得肯認之戲謔仿作案例性質相同，應同受戲謔仿作合理使用之保護，不受商標權效力所拘束。

三、爭點

本案之核心爭點為：被告於化妝品、手拿鏡、束口袋等商品上，使用近似於原告著名商標圖樣之行為，是否得主張商標戲謔仿作之合理使用抗辯，而不構成商標權之侵害？具體而言，即該美國案例中，已獲法院肯認之「帆布包戲謔仿作」，其法理及事實基礎，是否得逕行類推適用於本案性質、功能均與帆布包迥異之化妝品週邊商品？

四、法院之判斷

（一）第一審之判斷——肯認戲謔仿作抗辯成立

第一審（107年度民商訴字第1號民事判決）認為，被告持續於臺灣市場傳遞翻玩時尚精品品牌形象之訊息，且被控侵權產品之主要客群，係對流行時尚資訊具較高敏銳度之女性消費者，此等消費者應具備足夠之辨識能力，得以分辨仿作商品與原作商品並非同一來源。基此，第一審法院認為，被控產品尚不致使消費者產生混淆誤認之虞，亦未減損原告相關商標之識別性或信譽，故被告之行為應受商標戲謔仿作之保護，不受原告商標權效力所拘束，判決原告敗訴。

（二）第二審之判斷——推翻第一審見解，肯認商標侵害之成立

智慧財產法院第二審判決（本案），就戲謔仿作抗辯之判斷架構，首先為體系性之釐清：主張戲謔仿作合理使用之人，得先行主張其使用方式，僅係戲謔詼諧性質之言論表達，而非用以表彰自身商品或服務來源之「商標使用」；倘此一主張不獲採認（即認定該行為仍屬商標使用），主張戲謔仿作合理使用者，尚得進一步主張其使用行為，客觀上不致造成相關消費者之混淆誤認。

【要旨】被控侵權商品為粉餅、手拿鏡及束口袋等商品，核與美國法院判決脈絡下之帆布包商品性質、功能迥異，故被告使用近似圖樣於此等商品上之行為，尚無從達到帆布包商品原有之詼諧、揶揄意涵；又本案所涉之笑話，其源頭係源自美國本土之經典笑話，臺灣之消費者依其生活經驗，實難就此產生任何好玩、有趣之聯想或共鳴，故被告之行為，應構成商標法第70條第1項第1款所定視為侵害商標權之行為。

本案二審判決就此一結論所展開之論理，具體聚焦於下列二項關鍵因素：其一，「商品性質及功能之差異」——美國法院所肯認之戲謔仿作案例，係以「帆布包」此一商品類型為載體，帆布包之樸素、平價、日常實用之商品特性，與精品經典包款之奢華、昂貴、身份象徵形成強烈對比，此一對比性本身即係產生詼諧、揶揄效果之關鍵來源；惟本案被控侵權之商品，係粉餅、手拿鏡、束口袋等化妝品週邊配件，此等商品之性質及功能，與精品包款間並不具備前開帆布包所擁有之強烈對比性或反差性，故單純移植近似圖樣於此等性質迥異之商品上，客觀上無從重現、達到原始帆布包戲謔仿作所產生之詼諧效果。其二，「笑話之文化脈絡及本土化落差」——本案所涉之詼諧、揶揄意涵，其源頭實係根植於美國本土社會文化脈絡下之特定經典笑話，此一笑話之趣味性及可辨識性，高度仰賴美國消費者所處之特定文化及生活經驗背景，惟臺灣之消費者，其生活經驗及文化脈絡與美國消費者顯有不同，依其生活經驗，客觀上實難就此一源自異地文化之笑話，產生相類同之好玩、有趣之聯想或共鳴，故此一詼諧仿作之意涵，於臺灣本土市場之傳遞及成立，即存有實質性之障礙。

五、本案之法理意義

1　戲謔仿作抗辯二階段判斷架構之確立

本案二審判決就戲謔仿作抗辯之判斷，確立清晰之二階段架構：第一階段審查系爭使用行為之性質，究屬「言論表達」抑或「商標使用」；倘認定屬商標使用，則進入第二階段，審查該使用行為是否確實不致造成消費者混淆誤認。此一二階段架構，其後為臺灣商標實務處理戲謔仿作抗辯爭議之基本方法論框架。

2　「本土化脈絡」及「商品性質」作為實質審查因素之創見

本案最具理論創見之處，在於明確揭示：縱使某一戲謔仿作模式，已於境外法域（本案為美國）之司法程序中獲得肯認，此一肯認之法律效果及事實基礎，並不當然得逕行類推適用於臺灣市場——蓋戲謔仿作之詼諧效果，本質上高度仰賴特定之商品性質（如帆布包之樸實特性與精品奢華之對比張力）及特定之文化脈絡（如笑話之在地可理解性、消費者之生活經驗及文化共鳴），此二項因素倘於境內外市場間存有實質差異，即令使用之圖樣近似程度相同，亦可能導致戲謔仿作抗辯於不同法域、不同商品類型下，產生迥異之成立與否結論。此一「脈絡化」及「個案化」之審查取徑，對於處理跨國企業援引境外司法判決先例，主張其於臺灣市場之戲謔仿作行為應同受保護之情形，提供重要且具說服力之反駁論理基礎。

3　實務上之指引意義

本案對於意圖援引詼諧仿作或戲謔詼諧之商業行銷手法之企業，具有重要之風險評估指引意義：企業不得僅憑境外（尤其係美國）法院就特定商品類型所為戲謔仿作合理使用之認定先例，即逕行推論其於臺灣市場、就性質及功能均有差異之其他商品類型所為近似使用行為，亦當然受戲謔仿作抗辯之保護，仍應個案審慎評估該詼諧效果，於臺灣本土市場之消費者認知脈絡下，是否確實得以有效傳遞及成立。

本文係依公開判決書及相關學說整理而成，供學術研究參考之用。

知的財産法院（台湾）　108年度民商上字第5号民事判決（第一審：107年度民商訴字第1号民事判決）

【判例研究】商標のパロディ的模倣（戯謔仿作）抗弁事件

商標の「パロディ（parody）」抗弁の判断基準——現地化された文脈及び商品の性質が滑稽な意味合いの成否に及ぼす実質的影響

一、緒論：パロディ抗弁の理論的基礎と本件の特殊な意義

商標のパロディ的模倣（戯謔仿作）抗弁事件は、台湾の智慧財產及商業法院が、商標権の保護と表現の自由との調整について具体的な判断基準を示した重要判例である。本件の特徴は、商標の類似使用が問題となる通常の商標権侵害事件とは異なり、被告が自己の使用は著名商標を模倣した「パロディ（parody）」であり、言論・芸術・創作活動として保護されるべきであると主張した点にある。台湾商標法は、商標権者の許諾なく、同一又は類似の商品・役務について同一又は類似の商標を使用し、需要者に商品の出所について混同・誤認を生じさせる場合には商標権侵害が成立すると規定している。また、著名商標については、たとえ混同のおそれが認められない場合であっても、その識別力又は信用を希釈化・毀損するおそれがあるときは、商標法第70条第1項第1号により侵害とみなされる。もっとも、近年の学説及び比較法上の議論では、表現の自由、言論の自由及び芸術活動の保障という観点から、著名商標を風刺又はユーモアの対象として利用する「商標パロディ」の一定の場合については、商標権の効力を制限すべきであるとの考え方が発展してきた。しかし、商標パロディが成立するための具体的要件や、商標権保護と表現の自由との調整基準については、台湾実務において必ずしも確立した判断基準が存在していなかった。本件では、同一の事実関係について第一審と第二審が異なる結論を示したことから、裁判所がパロディ性をどのような観点から判断すべきか、特に商品の性質、使用される社会的・文化的文脈（ローカルな文脈）、需要者が受ける印象などを総合的に考慮すべきことが明らかにされた。そのため、本判決は、台湾商標法におけるパロディ抗弁の成立要件を検討する上で重要な先例であるとともに、商標権の保護と表現の自由との均衡を図る判断枠組みを示した代表的判例として位置付けられている。

二、事実関係

本件被告は化粧品メーカーであり、複数の国際的高級ブランドの経典的なバッグの外観を継続的にパロディ化することで知られるキャンバスバッグメーカー（当該キャンバスバッグメーカーの関連するパロディ商品は、先に米国裁判所の訴訟において、商標のパロディとしての公正使用を構成すると認定されており、当該事件は米国において既に確定していた）と提携し、エアクッションコンパクト、手鏡及びキャンバス巾着袋等のシリーズ商品を発売した。これらのコラボ商品において、被告は原告（著名高級ブランドの商標権者）の特定のハンドバッグの外観デザインの図柄、並びに原告の経典的な柄模様に極めて類似した図柄を使用した。原告はこれらの行為が商標権侵害を構成すると主張し、侵害の排除及び損害賠償を求めて提訴した。被告はこれに対し、自己の行為は前記米国裁判所において既に肯定されたパロディ事例と性質が同一であり、同様にパロディとしての公正使用の保護を受けるべきであり、商標権の効力に拘束されないと抗弁した。

三、争点

本件の核心的な争点は、被告が化粧品、手鏡、巾着袋等の商品において、原告の著名商標の図柄に類似する図柄を使用した行為について、商標のパロディとしての公正使用の抗弁を主張し、商標権侵害を構成しないとすることができるか、という点にある。具体的には、当該米国の事例において既に裁判所によって肯定された「キャンバスバッグのパロディ」について、その法理及び事実的基礎が、本件のような、性質及び機能がキャンバスバッグとは全く異なる化粧品関連商品にそのまま類推適用されうるか、という点である。

四、裁判所の判断

（一）第一審の判断——パロディ抗弁の成立を肯定

第一審（107年度民商訴字第1号民事判決）は、被告が台湾市場において継続的にファッション高級ブランドのイメージをパロディ化するメッセージを発信しており、被疑侵害商品の主たる顧客層が、流行のファッション情報に対して高い感度を有する女性消費者であることから、このような消費者は、パロディ商品とオリジナル商品とが同一の出所ではないことを識別するに足りる十分な能力を備えているはずであると判断した。これに基づき第一審裁判所は、被疑侵害商品は消費者に混同誤認のおそれを生じさせるものとまではいえず、また原告の関連商標の識別力又は信用を毀損するものでもないとして、被告の行為は商標のパロディとしての保護を受けるべきであり、原告の商標権の効力には拘束されないとして、原告敗訴の判決を下した。

（二）第二審の判断——第一審の見解を覆し、商標侵害の成立を肯定

知的財産法院第二審判決（本件）は、パロディ抗弁の判断枠組みについて、まず体系的な整理を行った。パロディとしての公正使用を主張する者は、まず自己の使用方式が、単におどけた滑稽な性質の言論表現にすぎず、自己の商品又は役務の出所を表彰するための「商標使用」ではないと主張することができる。この主張が採用されない場合（すなわち当該行為がなお商標使用に当たると認定される場合）には、パロディとしての公正使用を主張する者は、さらに自己の使用行為が客観的に関連消費者の混同誤認を生じさせるものではないと主張することができる。

【要旨】被疑侵害商品はコンパクト、手鏡及び巾着袋等の商品であり、米国裁判所判決の文脈におけるキャンバスバッグとは商品の性質・機能が全く異なるため、被告がこれらの商品に類似の図柄を使用した行為は、キャンバスバッグ商品が本来有していた滑稽・おどけの意味合いを達成するには至らない。また、本件に関わる冗談は、その源流が米国本土に由来する古典的なジョークであり、台湾の消費者はその生活経験に照らし、これについて面白い、興味深いといった連想や共感を生じさせることは実際には困難である。したがって、被告の行為は商標法第70条第1項第1号所定の商標権侵害とみなされる行為を構成する。

本件二審判決がこの結論について展開した論理は、具体的に次の二つの鍵となる要因に焦点を当てている。第一に、「商品の性質及び機能の相違」——米国裁判所が肯定したパロディの事例は、「キャンバスバッグ」というこの商品類型を媒体としており、キャンバスバッグの素朴さ、手頃な価格、日常的な実用性という商品特性は、高級ブランドの経典的なバッグの豪華さ、高価格、ステータスの象徴性との間に強烈な対比を形成しており、この対比性自体が滑稽さ・おどけの効果を生む鍵となる源泉であった。しかし本件で被疑侵害とされた商品は、コンパクト、手鏡、巾着袋等の化粧品関連の小物であり、これらの商品の性質及び機能は、高級ブランドのバッグとの間で前記キャンバスバッグが有していたような強烈な対比性又は落差を備えていない。したがって、単に類似の図柄をこれらの性質の全く異なる商品に移植するだけでは、客観的に見て、オリジナルのキャンバスバッグのパロディが生み出していた滑稽な効果を再現し達成するには至らない。第二に、「ジョークの文化的文脈及び現地化の落差」——本件に関わる滑稽さ・おどけの意味合いは、その源流が実は米国本土の社会文化的文脈に根ざした特定の古典的なジョークにあり、このジョークの面白さ及び認識可能性は、米国の消費者が置かれた特定の文化的・生活経験的背景に高度に依存している。しかし台湾の消費者は、その生活経験及び文化的文脈が米国の消費者とは明らかに異なっており、その生活経験に照らせば、客観的に見て、この異なる文化に由来するジョークについて、同様の面白い、興味深いといった連想や共感を生じさせることは実際には困難である。したがって、このパロディ的な意味合いが、台湾の現地市場において伝達され成立することには、実質的な障害が存在するのである。

五、本件の法理的意義

1　パロディ抗弁の二段階判断枠組みの確立

本件二審判決は、パロディ抗弁の判断について、明確な二段階の枠組みを確立した。第一段階では、係争使用行為の性質が「言論表現」であるか「商標使用」であるかを審査する。当該行為が商標使用に当たると認定される場合には、第二段階に進み、当該使用行為が実際に消費者の混同誤認を生じさせるものではないか否かを審査する。この二段階の枠組みは、その後台湾の商標実務がパロディ抗弁をめぐる争いを処理するための基本的な方法論的枠組みとなった。

2　「現地化された文脈」及び「商品の性質」を実質的審査要素とする独創性

本件の最も理論的に独創的な点は、たとえあるパロディの態様が、既に域外の法域（本件では米国）の司法手続において肯定されていたとしても、この肯定の法的効果及び事実的基礎は、当然に台湾市場にそのまま類推適用されるものではないことを明確に示した点にある。なぜなら、パロディの滑稽な効果は、本質的に特定の商品の性質（キャンバスバッグの素朴な特性と高級ブランドの豪華さとの対比の緊張感等）及び特定の文化的文脈（ジョークの現地における理解可能性、消費者の生活経験及び文化的共感等）に高度に依存するものであり、この二つの要因が国内外の市場の間で実質的な相違を有する場合には、たとえ使用された図柄の類似の程度が同一であったとしても、パロディ抗弁が異なる法域、異なる商品類型の下で、全く異なる成否の結論を導きうるからである。この「文脈化」及び「個別事案化」という審査のアプローチは、多国籍企業が域外の司法判決の先例を援用し、自社の台湾市場におけるパロディ行為も同様に保護を受けるべきであると主張する場合を処理するに当たり、重要かつ説得力のある反論の理論的基礎を提供するものである。

3　実務上の指針的意義

本件は、滑稽なパロディ又はおどけた商業マーケティング手法を援用しようとする企業にとって、重要なリスク評価上の指針的意義を有する。企業は、域外（とりわけ米国）の裁判所が特定の商品類型について行ったパロディの公正使用の認定という先例のみに基づき、自社が台湾市場において、性質及び機能の異なる他の商品類型について行う類似の使用行為もまた当然にパロディ抗弁の保護を受けると推論することはできず、当該滑稽な効果が、台湾の現地市場の消費者の認識の文脈の下で、実際に有効に伝達され成立するか否かを、個別に慎重に評価すべきである。

本文は公開された判決書及び関連学説を基に整理したものであり、学術研究の参考に供するものです。

智慧財產及商業法院　113年度民專上字第2號民事判決（113年11月6日宣判）

【判例研究】濾波器專利暨著作權侵害事件

設計專利類否判斷之「整體觀察、綜合判斷」基準，暨發明專利均等論、申請歷史禁反言與圖形著作、美術著作原創性認定之複合適用

一、緒論：本案之複合性理論價值

濾光片專利及著作權侵害事件，是臺灣智慧財產及商業法院就發明專利、新型專利、設計專利（意匠專利）及著作權等多項智慧財產權於同一案件中同時發生爭議時，系統性闡明各項權利之保護要件及侵權判斷基準的重要判例。本案之特色在於，以同一產品為對象，同時就專利權及著作權是否受到侵害進行審理。因此，法院針對發明專利及新型專利之專利請求範圍解釋、均等論及申請歷程禁反言（Prosecution History Estoppel）之適用，設計專利之創作性及「整體觀察、綜合判斷」之近似性判斷，以及圖形著作與美術著作之原創性及實質近似性判斷等智慧財產法上的多項重要爭點，作出全面且系統性的論述。本案中，原告太盟光電科技股份有限公司主張，其濾光片產品享有發明專利、新型專利及設計專利等權利，並進一步主張濾光片表面的金屬圖案，屬於著作權法所保護之圖形著作及美術著作。原告因此主張，被告嘉康科技有限公司等人所製造、販售之濾光片產品，同時侵害其上述所有智慧財產權，遂請求法院命其停止侵害並賠償損害。 對此，第一審智慧財產及商業法院（110年度民專訴字第52號）認為原告之各項主張均無理由，遂全面駁回其請求。原告不服提起上訴，惟第二審仍維持第一審判決，駁回其上訴。最終，本案就發明專利、新型專利、設計專利及著作權等各項權利，均認定不成立侵權而告確定。 本判決的重要意義在於，對於具有不同保護目的及不同判斷基準之各類智慧財產權，法院明確區分其法律要件，並分別判斷是否構成侵權。此外，本判決亦就設計專利之「整體觀察、綜合判斷」方法、發明專利均等論及申請歷程禁反言之適用範圍，以及圖形著作與美術著作之原創性及實質近似性判斷基準，提出完整且系統性的見解，因此被定位為臺灣智慧財產法實務上具有重要先例地位之判決。

二、事實關係

系爭專利及著作之取得

上訴人於105年10月13日，以一案兩請方式，同時向經濟部智慧財產局申請系爭發明專利（第I635650號）及系爭新型專利（第M539186號「濾波器結構改良」），系爭新型專利先於106年4月1日公告，其後於系爭發明專利107年9月11日公告生效之同時消滅（一案兩請制度下之新型專利自動消滅機制）。上訴人另就同一濾波器外觀，取得系爭設計專利（第D184079號）。上訴人並主張，其濾波器產品正面之金屬圖案（系爭前視圖）構成圖形著作，六面金屬圖案附著於濾波器本體構成之整體立體設計（系爭立體物）構成美術著作。

被控侵權產品及訴訟經過

被上訴人浙江嘉康電子股份有限公司（大陸地區法人）製造之濾波器product（系爭產品1、2），由其臺灣關係企業被上訴人嘉康科技有限公司輸入臺灣並銷售。上訴人主張系爭產品1、2侵害其發明、新型、設計三項專利權，暨圖形著作、美術著作之重製權、改作權，提起本件訴訟，請求排除侵害、銷燬產品及連帶損害賠償新臺幣1,149萬1,877元。

三、爭點

四、法院之判斷

（一）發明專利部分——申請專利範圍之解釋

智慧財產及商業法院就系爭發明專利更正後請求項2之要件D（「一接地金屬層，係設於該短路面、該頂面、該底面及該二側面上」），參酌說明書所載發明目的及實施方式，認定該接地金屬層之範圍不及於「開放面」，蓋開放面上所設置者，依說明書之定義及發明所欲解決之技術手段，應屬另一構成要件「金屬圖案層」，而非接地金屬層；就要件I（「該輸入電極及該輸出電極的另一端延伸於該開放面上呈L形狀」），法院並參酌申請歷史檔案（更正理由書及援引之圖式），將其解釋為「呈L形狀，且與矩形塊側邊及底邊之間有形狀相配合之間隙」。

（二）均等論之適用及申請歷史禁反言之限制——要件D與要件I之不同結論

【要旨一：要件D成立均等，但不構成均等侵權之結論】系爭產品之接地金屬層未及於開放面，另於開放面上設有「ㄇ」字形金屬層，此與請求項要件D之「接地金屬層是否及於開放面」存有差異，並非採用實質相同之方式，縱使功能或結果實質相同，仍不能認為構成均等。

【要旨二：要件I雖具技術上之均等可能性，惟因申請歷史禁反言而不得主張】系爭發明專利於申請過程中，因智慧局審查意見通知進步性不足，上訴人將附屬項技術特徵（限定電極呈「L形狀」）併入獨立項而導致專利權範圍之限縮，已引發申請歷史禁反言；系爭產品之輸入、輸出電極呈「指叉形」，雖與要件I之技術特徵於功能及結果上可能構成均等，然此部分技術方案，屬上訴人於申請過程中因修正而已放棄之專利權範圍，不得復以均等論重為主張。

本案二審判決此部分之論理，具有重要之方法論意義：法院並非籠統地就整體專利技術方案為均等判斷，而係逐一構成要件分別審查其是否構成均等，其中要件D因技術手段實質不同而逕行否定均等，要件I則縱使技術上或存有均等可能性，惟因申請過程中之修正已明確限縮權利範圍，基於禁反言原則，仍不得將已放棄之範圍透過均等論重新纳入專利權保護範圍，二者雖同屬「不構成均等侵權」之結論，惟其論理路徑截然不同，前者屬「均等要件不該當」，後者屬「均等要件雖可能該當、惟受禁反言排除」。

（三）設計專利之效力——創作性之肯認

就被上訴人所提複數項先前技藝之組合，法院逐一比對系爭設計專利與各引證之差異（矩形金屬層邊緣形狀、金屬墊片形狀、空間布置排列方式等），認定二者間存有多項顯著差異，尚難認定該所屬技藝領域中具有通常知識者，僅依簡易之直接置換、組合、改變位置比例數目等簡易手法，即能輕易思及系爭設計專利之整體外觀，故系爭設計專利整體外觀已產生特異之視覺效果，具備創作性，並無應予撤銷之原因。

（四）設計專利類否判斷——「整體觀察、綜合判斷」基準之具體操作

【要旨】判斷系爭設計專利與系爭產品之整體外觀是否相同或近似，係依普通消費者選購商品之觀點，以「整體觀察、綜合判斷」方式，觀察系爭設計專利圖式之整體內容與系爭產品中相對應內容，綜合考量每一設計特徵之異同（共同點與相異點）對整體視覺印象之影響，通常以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，包含系爭設計專利明顯不同於先前技藝之設計特徵、正常使用時易見之部位，綜合判斷兩者是否構成相同或近似，而該等部位或特徵因容易影響整體視覺印象，故應賦予較大之權重。

本案二審判決就此一基準之具體操作方法，展現細緻之分析架構：法院首先確認判斷之視覺重點——本案濾波器之正面（前視圖）、背面（後視圖）及底面（仰視圖），係「正常使用時易見之部位」，應賦予較大權重；其次，法院將系爭設計專利與系爭產品之共同點特徵，區分為「習知常見之造形設計」（權重較低）與「系爭設計專利明顯不同於先前技藝之設計特徵」（權重較高，本案中即「矩形金屬層上相鄰之直線狀金屬層」）；再者，法院詳列雙方於矩形金屬層形狀、金屬墊片形狀（L形對指叉形）、間隙形狀（L形間隙對彎蜒間隙）、有無「ㄇ」字形金屬層等多項具體差異，並逐一說明此等差異均屬「容易引起普通消費者注意之部位或特徵」；最終，法院綜合權衡前開共同點之低權重與差異點之高權重後，認定系爭產品之整體外觀與系爭設計專利已產生明顯區別，不致使消費者產生混淆之視覺印象，故二者不近似，系爭產品未落入系爭設計專利之專利權範圍。此一「先定位視覺重點、次區分特徵權重、再逐項比對差異、終綜合權衡判斷」之四階段操作方法，具體展現「整體觀察、綜合判斷」基準之實務操作範例，對其後設計專利侵害訴訟之類否判斷，具有重要參考價值。

（五）圖形著作、美術著作之原創性認定

【要旨】著作之「創作性」，僅要求至少具有少量創意，且足以表現作者之個性及獨特性，其程度無須如發明、新型或設計專利所要求之高度創作程度，不必達到完全獨創或前無古人之地步，僅依社會通念，該著作與前已存在之作品有可資區別之變化，足以表現著作人之個性或獨特性之程度為已足；至該創作有無藝術性等價值判斷或應用價值，均非所問（即「美學不歧視原則」）。

法院就系爭前視圖及系爭立體物之原創性為肯認，惟明確劃定其受保護之範圍——鑑於濾波器前視圖中線條、矩形、L形等各別特徵及其相對應關係，本屬濾波器產業習知常用之元素，故系爭前視圖、系爭立體物具原創性表達而受著作權法保護之範圍，應限縮於「四個矩形金屬層之間具有一間隙，於最外兩側之矩形金屬層相鄰有二呈L形之金屬墊片，另於矩形金屬層上相鄰有一直線狀金屬層」所構成之整體圖案，而不及於個別基本幾何形狀元素本身。就系爭立體物部分，法院並特別指出，其背面、左側面、右側面及頂部僅為單純矩形表面之幾何排列，未能反映創作人之創意成分，不具原創性，僅正面（前視圖）及底面（仰視圖）之圖案構成方式，展現相當美術技巧，足以表現創作者之個性及獨特性，具原創性而受美術著作保護。

（六）著作權侵害之否定——實質相似性之判斷

法院就系爭前視圖、系爭立體物與系爭產品之外觀，逐一比對其於矩形金屬層形狀、金屬墊片形狀（L形對指叉形）、間隙形狀、有無「ㄇ」字形金屬層等要素之差異，認定此等差異與系爭前視圖、系爭立體物受保護之原創性表達密切相關，對一般理性大眾就雙方之構圖、整體外觀、主要特徵、配置等整體觀念與感覺，顯不相似。法院並特別指出，判斷圖形、美術等具藝術性或美感性著作是否構成抄襲時，應避免如文字著作般進行過於細節性之解構比對，而應著重於「整體觀念與感覺」之綜合考量，就量與質為整體觀察。基此，法院認定系爭產品與系爭前視圖、系爭立體物未構成實質相似，不構成著作權（重製權、改作權）之侵害。

五、本案之法理意義

1　設計專利類否判斷方法論之精緻先例

本案二審判決就設計專利「整體觀察、綜合判斷」基準所展現之四階段操作方法（視覺重點定位、特徵權重區分、逐項差異比對、綜合權衡判斷），係臺灣設計專利侵害訴訟實務上，極具參考價值之操作範例，尤其於涉及高度功能性、幾何構成product外觀（如電子零組件）之設計專利類否判斷，本案所示之分析架構，提供清晰可循之審查路徑。

2　均等論與申請歷史禁反言交錯適用之精細先例

本案就同一請求項下不同要件，分別適用「均等要件不該當」與「均等要件該當但受禁反言排除」二種不同論理路徑，具體展現均等論審查應逐一構成要件為之、不得籠統為整體判斷之基本原則，並示範申請歷史禁反言於個別技術特徵層次之精確操作方法，對台灣專利侵害訴訟實務具有重要參考價值。

3　多元智慧財產權同時主張下之複合審查架構

本案完整呈現同一product同時涉及發明專利、新型專利、設計專利及著作權（圖形著作、美術著作）保護時，法院應如何分別依各該智慧財產權之特有要件及判斷基準，逐一為獨立審查之複合審理架構，對實務上採取多重智慧財產權保護策略之企業及其訴訟代理人，具有重要之實務指引意義——各項權利之侵害要件及判斷方法互不隸屬，不得以單一標準籠統認定，此於本案「設計專利不近似」與「著作權不構成實質相似」二項結論之判斷方法雖有相通之處（均採整體觀察、著重視覺重點），惟其具體操作之法律依據及要件仍屬有間，值得注意。

本文係依公開判決書及相關學說整理而成，供學術研究參考之用。

智慧財産及商業法院（台湾知的財産及び商事裁判所）　113年度民專上字第2号民事判決（113年11月6日言渡し）

【判例研究】フィルター専利及び著作権侵害事件

意匠専利の類否判断における「全体観察・総合判断」基準、並びに発明専利の均等論・出願経過禁反言と図形著作物・美術著作物の独創性認定の複合的適用

一、緒論：本件が有する複合的な理論的価値

フィルター専利及び著作権侵害事件は、台湾の智慧財產及商業法院が、発明専利、新型専利、意匠専利及び著作権という複数の知的財産権が同時に争われた事案において、それぞれの保護要件及び侵害判断基準を体系的に示した重要判例である。本件の特徴は、一つの製品を対象として、特許権及び著作権の双方について侵害の成否が同時に争われた点にある。そのため、裁判所は、発明専利及び新型専利における特許請求の範囲の解釈、均等論及び出願経過禁反言（Prosecution History Estoppel）の適用、意匠専利における創作性及び「全体観察・総合判断」による類否判断、さらに図形著作物及び美術著作物の独創性並びに実質的類似性の判断という、知的財産法上の複数の重要論点について包括的な判断を示した。本件では、原告である太盟光電科技股份有限公司が、自社のフィルター製品について、発明専利、新型専利及び意匠専利の権利を有するとともに、フィルター表面に施された金属模様については、著作権法上保護される図形著作物及び美術著作物に該当すると主張した。そして、被告である嘉康科技有限公司らが製造・販売するフィルター製品は、これらすべての知的財産権を侵害するとして、侵害差止め及び損害賠償を請求した。これに対し、第一審である智慧財產及商業法院（110年度民專訴字第52号）は、原告の主張をいずれも認めず、請求を全面的に棄却した。原告はこれを不服として控訴したが、第二審においても第一審判決が維持され、控訴は棄却された。その結果、本件は、発明専利、新型専利、意匠専利及び著作権のいずれについても侵害を否定した判例として確定した。本判決は、それぞれ異なる保護目的及び判断基準を有する各種知的財産権について、その要件を明確に区別した上で、個別に侵害の成否を判断すべきことを示した点に大きな意義を有する。また、意匠専利における「全体観察・総合判断」の手法、発明専利における均等論及び出願経過禁反言の適用範囲、さらに図形著作物及び美術著作物における独創性及び実質的類似性の判断基準を総合的に示した判例として、台湾知的財産法実務において重要な先例として位置付けられている。

二、事実関係

係争専利及び著作物の取得

控訴人は105年10月13日、一案両請（一つの出願で発明と新型の双方を同時に出願する台湾特有の制度）の方式により、経済部智慧財産局に対し係争発明専利（第I635650号）及び係争新型専利（第M539186号「フィルター構造改良」）を同時に出願し、係争新型専利は先に106年4月1日に公告され、その後係争発明専利が107年9月11日に公告発効すると同時に消滅した（一案両請制度の下での新型専利自動消滅メカニズム）。控訴人はさらに同一のフィルターの外観について、係争意匠専利（第D184079号）を取得した。控訴人はまた、自社のフィルター製品正面の金属図案（係争前視図）が図形著作物を構成し、六面の金属図案がフィルター本体に付着して構成される全体的な立体デザイン（係争立体物）が美術著作物を構成すると主張した。

被疑侵害製品及び訴訟の経過

被控訴人浙江嘉康電子股份有限公司（大陸地区の法人）が製造するフィルター製品（係争製品1、2）は、その台湾の関連企業である被控訴人嘉康科技有限公司によって台湾に輸入され販売された。控訴人は、係争製品1、2が自社の発明・新型・意匠の三つの専利権、並びに図形著作物・美術著作物の複製権・翻案権を侵害すると主張し、本件訴訟を提起して、侵害の排除、製品の廃棄及び連帯損害賠償新台湾ドル1,149万1,877元を求めた。

三、争点

四、裁判所の判断

（一）発明専利部分——特許請求の範囲の解釈

智慧財産及商業法院は、係争発明専利の訂正後請求項2の要件D（「一の接地金属層が、当該短絡面、当該頂面、当該底面及び当該二側面に設けられている」）について、明細書に記載された発明の目的及び実施の態様を参酌し、当該接地金属層の範囲は「開放面」には及ばないと認定した。なぜなら、開放面上に設けられるものは、明細書の定義及び発明が解決しようとする技術的手段に照らせば、別の構成要件である「金属図案層」に属するものであり、接地金属層ではないからである。要件I（「当該入力電極及び当該出力電極のもう一端が当該開放面上に延伸してL字形状を呈する」）については、裁判所は出願経過の記録（訂正理由書及び援用された図面）をも参酌し、これを「L字形状を呈し、かつ矩形塊の側辺及び底辺との間に形状が適合する間隙を有する」と解釈した。

（二）均等論の適用及び出願経過禁反言による制限——要件Dと要件Iの異なる結論

【要旨一：要件Dは均等が成立するとはいえず、均等侵害を構成しないとの結論】係争製品の接地金属層は開放面には及んでおらず、別途開放面上に「コ」字形の金属層が設けられている。これは請求項の要件Dの「接地金属層が開放面に及ぶか否か」との間に相違が存在し、実質的に同一の方式を採用しているとはいえず、たとえ機能又は結果が実質的に同一であるとしても、均等を構成するとは認められない。

【要旨二：要件Iは技術上均等となる可能性を有するものの、出願経過禁反言により主張できない】係争発明専利は出願手続の過程において、智慧局の審査意見通知により進歩性の不足を指摘されたため、控訴人は従属項の技術的特徴（電極を「L字形状」に限定するもの）を独立項に組み入れ、これにより専利権の範囲が減縮されたことから、出願経過禁反言が生じている。係争製品の入力・出力電極は「指叉形」を呈しており、要件Iの技術的特徴とは機能及び結果において均等を構成しうる可能性があるとしても、この部分の技術的手段は、控訴人が出願過程における補正によって既に放棄した専利権の範囲に属するものであり、改めて均等論をもって主張することはできない。

本件二審判決のこの部分の論理は、重要な方法論的意義を有する。裁判所は専利技術的手段全体について包括的に均等判断を行うのではなく、構成要件ごとに個別に均等の成否を審査しており、そのうち要件Dは技術的手段が実質的に異なることから均等が直ちに否定され、要件Iについては、技術上均等となる可能性が存在するとしても、出願過程における補正により権利範囲が既に明確に減縮されている以上、禁反言の原則に基づき、既に放棄された範囲を均等論によって専利権の保護範囲に改めて取り込むことはできないとされた。両者はいずれも「均等侵害を構成しない」という結論において共通するが、その論理の道筋は全く異なる。前者は「均等の要件に該当しない」ものであり、後者は「均等の要件には該当しうるが、禁反言により排除される」ものである。

（三）意匠専利の効力——創作性の肯定

被控訴人が提出した複数の先行意匠の組み合わせについて、裁判所は係争意匠専利と各引用例との相違（矩形金属層の縁の形状、金属パッドの形状、空間配置の配列方式等）を一つ一つ対比し、両者の間に複数の顕著な相違が存在すると認定し、当該技術分野において通常の知識を有する者が、単に単純な直接置換、組み合わせ、位置・比率・数の変更等の簡易な手法のみによって、係争意匠専利の全体的な外観を容易に想到しうるとは認め難いとした。したがって、係争意匠専利の全体的な外観は既に特異な視覚効果を生じており、創作性を備え、無効とされるべき理由はないとした。

（四）意匠専利の類否判断——「全体観察・総合判断」基準の具体的運用

【要旨】係争意匠専利と係争製品の全体的な外観が同一又は類似であるか否かの判断は、一般消費者が商品を選択購入する観点に基づき、「全体観察・総合判断」の方式によって、係争意匠専利の図面の全体的な内容と係争製品における対応する内容とを観察し、各デザイン特徴の異同（共通点と相違点）が全体的な視覚上の印象に与える影響を総合的に考慮すべきである。通常は「一般消費者の注意を引きやすい部位又は特徴」に重点を置き、係争意匠専利が先行意匠と明らかに異なるデザイン特徴、及び通常の使用時に見やすい部位を含めて、両者が同一又は類似を構成するか否かを総合的に判断すべきであり、これらの部位又は特徴は全体的な視覚上の印象に影響を与えやすいことから、より大きな比重を与えるべきである。

本件二審判決は、この基準の具体的な運用方法について、緻密な分析の枠組みを示している。裁判所はまず、判断における視覚上の重点——本件フィルターの正面（前視図）、背面（後視図）及び底面（仰視図）が「通常の使用時に見やすい部位」であり、より大きな比重を与えるべきであることを確認した。次に、裁判所は係争意匠専利と係争製品の共通点となる特徴を、「従来からよく見られる形状デザイン」（比重が低い）と「係争意匠専利が先行意匠と明らかに異なるデザイン特徴」（比重が高い、本件では「矩形金属層に隣接する直線状の金属層」がこれに当たる）とに区分した。さらに裁判所は、両者の矩形金属層の形状、金属パッドの形状（L字形対指叉形）、間隙の形状（L字形間隙対蛇行状間隙）、「コ」字形金属層の有無等の複数の具体的な相違点を詳細に列挙し、これらの相違がいずれも「一般消費者の注意を引きやすい部位又は特徴」に当たることを一つ一つ説明した。最終的に裁判所は、前記の共通点の低い比重と相違点の高い比重とを総合的に衡量した上で、係争製品の全体的な外観と係争意匠専利との間には既に明らかな区別が生じており、消費者に混同を生じさせる視覚上の印象をもたらすものではないとして、両者は類似しておらず、係争製品は係争意匠専利の専利権の範囲に属しないと認定した。この「まず視覚上の重点を位置づけ、次に特徴の比重を区分し、さらに個別の相違点を対比し、最後に総合的に衡量して判断する」という四段階の運用方法は、「全体観察・総合判断」基準の実務上の運用の実例を具体的に示すものであり、その後の意匠専利侵害訴訟における類否判断にとって、重要な参考価値を有する。

（五）図形著作物・美術著作物の独創性の認定

【要旨】著作物の「創作性」は、少なくとも僅かな創意を有し、かつ作者の個性及び独自性を表現するに足りることのみを要求するものであり、その程度は発明、新型又は意匠専利が要求する高度な創作の程度を要するものではなく、完全な独創又は前人未到の域に達する必要はない。単に社会通念に照らし、当該著作物が既存の作品との間で区別しうる変化を有し、著作者の個性又は独自性を表現するに足りる程度で足りる。当該創作に芸術性等の価値判断又は応用上の価値があるか否かは、いずれも問わない（すなわち「美学不干渉の原則」）。

裁判所は係争前視図及び係争立体物の独創性を肯定したが、その保護を受ける範囲を明確に画定した——フィルターの前視図における線、矩形、L字形等の個別の特徴及びその対応関係は、本来フィルター産業において慣用される要素であることに鑑み、係争前視図、係争立体物が独創的な表現を有し著作権法による保護を受ける範囲は、「四つの矩形金属層の間に間隙があり、最も外側両端の矩形金属層に隣接して二つのL字形の金属パッドがあり、さらに当該矩形金属層に隣接して一つの直線状の金属層がある」という全体としての図案に限定されるべきであり、個別の基本的な幾何学的形状要素そのものには及ばないとした。係争立体物の部分について、裁判所は特に、その背面、左側面、右側面及び頂部は単純な矩形の表面の幾何学的配列にすぎず、創作者の創意的な要素を反映しておらず独創性を有しないとし、正面（前視図）及び底面（仰視図）の図案の構成方式のみが、相当な美術的技巧を示し、創作者の個性及び独自性を表現するに足り、独創性を有し美術著作物としての保護を受けると指摘した。

（六）著作権侵害の否定——実質的類似性の判断

裁判所は、係争前視図、係争立体物と係争製品の外観について、矩形金属層の形状、金属パッドの形状（L字形対指叉形）、間隙の形状、「コ」字形金属層の有無等の要素における相違を一つ一つ対比し、これらの相違が係争前視図、係争立体物が保護を受ける独創的な表現と密接に関連しており、一般の理性的な公衆にとって、両者の構図、全体的な外観、主要な特徴、配置等の全体的な観念及び感覚が明らかに類似していないと認定した。裁判所はまた特に、図形、美術等の芸術性又は美的性質を有する著作物が模倣を構成するか否かを判断する際には、文字の著作物と同様に過度に細部にわたる分解対比を行うことを避け、「全体としての観念及び感覚」の総合的な考慮に重点を置き、量と質の双方について全体的な観察を行うべきであると指摘した。これに基づき裁判所は、係争製品は係争前視図、係争立体物と実質的類似を構成せず、著作権（複製権・翻案権）の侵害を構成しないと認定した。

五、本件の法理的意義

1　意匠専利の類否判断方法論に関する精緻な先例

本件二審判決が意匠専利の「全体観察・総合判断」基準について示した四段階の運用方法（視覚上の重点の位置づけ、特徴の比重の区分、個別の相違点の対比、総合的な衡量による判断）は、台湾の意匠専利侵害訴訟実務において極めて参考価値の高い運用の実例であり、とりわけ高度に機能的で幾何学的な構成を有する製品の外観（電子部品等）に関わる意匠専利の類否判断において、本件が示す分析の枠組みは、明確に辿ることのできる審査の道筋を提供するものである。

2　均等論と出願経過禁反言の交錯適用に関する精緻な先例

本件は、同一の請求項の下で異なる構成要件について、それぞれ「均等の要件に該当しない」場合と「均等の要件には該当するが禁反言により排除される」場合という二つの異なる論理の道筋を適用しており、均等論の審査が構成要件ごとに個別に行われるべきであり、包括的な全体判断を行うべきではないという基本原則を具体的に示すとともに、出願経過禁反言の個別の技術的特徴の次元における精確な運用方法を示すものであり、台湾の専利侵害訴訟実務にとって重要な参考価値を有する。

3　複数の知的財産権の同時主張の下における複合的審査の枠組み

本件は、同一の製品が発明専利、新型専利、意匠専利及び著作権（図形著作物・美術著作物）による保護に同時に関わる場合において、裁判所がそれぞれの知的財産権に固有の要件及び判断基準に従い、個別に独立した審査を行うべきであるという複合的な審理の枠組みを完全に示している。これは、実務上複数の知的財産権による保護戦略を採用する企業及びその訴訟代理人にとって、重要な実務上の指針的意義を有する——各権利の侵害要件及び判断方法は互いに独立しており、単一の基準をもって包括的に認定すべきではない。本件における「意匠専利の非類似」と「著作権の実質的非類似」という二つの結論の判断方法には、共通する部分もある（いずれも全体観察を採用し、視覚上の重点を重視する）が、その具体的な運用の法的根拠及び要件にはなお相違があることに留意すべきである。

本文は公開された判決書及び関連学説を基に整理したものであり、学術研究の参考に供するものです。

日本最高裁判所第二小法庭　平成13年（行ヒ）第142號　平成14年2月22日判決

【判例研究】ETNIES事件

共有商標權無效審決取消訴訟之原告適格——保存行為理論之導入

一、緒論：共有智慧財產權訴訟程序上之根本難題

專利權、商標權等智慧財產權，因繼承、部分讓與或共同申請等原因，實務上經常呈現複數人共有之狀態。此一共有狀態，於實體法上固無特殊疑義，惟一旦進入訴訟程序，尤其係涉及該權利有效性存否之審決取消訴訟時，即產生一項根本性之程序法難題：共有人之一人，得否單獨提起訴訟，抑或必須由全體共有人共同起訴，始為合法？此一問題之定性，直接關係訴訟要件之具備與否，倘採取後者之嚴格立場（即定性為「固有必要共同訴訟」），將使共有人於實務上面臨其他共有人失聯、意見不合或消極不作為等情形時，喪失單獨尋求司法救濟之可能性，進而承受權利遭確定無效之重大不利益。ETNIES事件即係日本最高法院首次就商標權共有情形下，無效審決取消訴訟之原告適格問題，為明確闡釋之重要判例。

二、事實關係

商標權共有關係之形成

訴外I股份有限公司，就橫書歐文字「ETNIES」之商標，於平成4年（1992年）12月17日申請商標註冊，指定商品為洋服等（商標法施行令別表第25類），該商標嗣於平成8年（1996年）1月31日設定登錄（登錄第3116038號，本件註冊商標）。其後，本件註冊商標所生之商標權，由訴外公司將其中一部分持分讓與上告人，並於平成11年（1999年）1月21日完成該讓與之登錄，自此上告人與訴外公司即共有本件商標權。

無效審判之提起及取消訴訟之提起

被上告人以上告人及訴外公司為被請求人，就本件註冊商標提起無效審判，主張其應予無效。特許廳於平成12年（2000年）10月26日，以本件註冊商標該當商標法第4條第1項第19號（不正目的使用他人著名商標）之規定為由，作成應予無效之審決。上告人不服，僅由其單獨提起本件審決取消之訴，並未會同訴外公司共同起訴。

原審之判斷

原審（東京高等法院）認定，就共有商標權所為無效審決之取消訴訟，係關於共有人所共有之單一權利存否之訴訟，性質上應解為固有必要共同訴訟，故上告人單獨提起之本件訴訟，欠缺當事人適格，係不合法之訴，遂以裁定駁回本件訴訟。上告人不服，提起本件上告。

三、爭點之整理

本件之核心爭點，在於就共有商標權所為無效審決之取消訴訟，其訴訟法上之性質，應定性為「固有必要共同訴訟」（須全體共有人共同起訴，否則訴訟即屬不合法），抑或得由共有人之一人單獨提起？

四、最高法院之判斷

【要旨】關於共有商標權之無效審決，其取消訴訟之提起，係為防止商標權消滅之保存行為，故商標權之共有人得由其中一人單獨提起。

（一）「保存行為」理論之導入

最高法院之核心論理，在於援引日本民法第252條但書關於共有物「保存行為」得由各共有人單獨為之之一般法理，並將此一法理適用於商標權共有之情形。最高法院具體指出：無效審判得於商標權消滅後仍得提起（商標法第46條第2項），是以，於商標權設定登錄後經過長期間，其他共有人可能陷於所在不明等情事，抑或共有商標權之各共有人間，就其利益及關心之狀況本即互異，因而於個案中可能發生無法獲得其他共有人就提起訴訟為協力之情形。若於此等情形下，仍將共有商標權無效審決之取消訴訟定性為固有必要共同訴訟，並認定共有人一人單獨提起之訴為不合法，則將導致出訴期間屆滿之同時，無效審決即告確定，商標權溯及自始不存在，此一結果顯屬不當。

（二）合一確定要請之滿足——訴訟結果之雙向對稱性

最高法院進一步說明，容許共有人一人單獨提起取消訴訟，並不違反「合一確定」之訴訟法要請，其理由在於：其一，倘該單獨提起之訴訟經駁回判決確定，因其他共有人之出訴期間業已一併屆滿，無效審決即告確定，商標權視為自始不存在（商標法第46條之2），此一結果對全體共有人均生同一效力；其二，倘各共有人分別或共同提起取消訴訟，此等訴訟應解為類似必要共同訴訟，依法應予併合審理裁判，同樣滿足合一確定之要求。基此二重論理，最高法院認定，容許共有人一人單獨提起無效審決取消訴訟，於任何情形下，均不致產生與其他共有人間權利狀態不一致之結果，故無違反合一確定要請之虞。

（三）結論

最高法院基此廢棄原審裁判，將本案發回東京高等法院更為審理，明確肯認商標權共有人之一人，得單獨提起無效審決之取消訴訟。

五、本判決之法理意義

實務上之指導意義

本判決對於實務上採取共同開發、共同申請、或因繼承等原因形成共有智慧財產權之權利人而言，具有重要之實務指引意義——即於面對第三人挑戰其權利有效性之無效審判程序時，縱使其他共有人消極不作為或無法聯繫，權利人仍得單獨提起訴訟，以維護共有權利之存續，此對共有關係中利益及關心程度不一致之共有人間，提供重要之程序保障機制。

本文係依公開判決書及相關學說整理而成，供學術研究參考之用。

最高裁判所第二小法廷　平成13年（行ヒ）第142号　平成14年2月22日判決

【判例研究】ETNIES事件

共有商標権の無効審決取消訴訟における原告適格——保存行為理論の導入

一、緒論：共有知的財産権訴訟における手続上の根本的難題

特許権、商標権等の知的財産権は、相続、一部譲渡又は共同出願等の原因により、実務上しばしば複数人による共有の状態を呈する。この共有状態は、実体法上は特段の疑義を生じないが、いったん訴訟手続に入り、とりわけ当該権利の有効性の存否が問題となる審決取消訴訟の局面に至ると、一つの根本的な手続法上の難題が生じる。すなわち、共有者の一人が単独で訴訟を提起することができるのか、それとも全ての共有者が共同して訴えを提起しなければならないのか、という問題である。この問題の性質決定は、訴訟要件の充足の有無に直接関わるものであり、仮に後者の厳格な立場（すなわち「固有必要的共同訴訟」としての性質決定）を採るならば、共有者は実務上、他の共有者が所在不明、意見の不一致、又は消極的な不作為といった事態に直面した場合に、単独で司法救済を求める可能性を失うこととなり、ひいては権利が確定的に無効とされるという重大な不利益を被ることとなる。ETNIES事件は、日本の最高裁判所が商標権の共有の場合における無効審決取消訴訟の原告適格の問題について、初めて明確な解釈を示した重要な判例である。

二、事実関係

商標権共有関係の形成

訴外株式会社Iは、欧文字を横書きした「ＥＴＮＩＥＳ」の商標について、平成4年（1992年）12月17日、指定商品を洋服等（商標法施行令別表第25類）として商標登録出願を行い、同商標は平成8年（1996年）1月31日に設定登録された（登録第3116038号、本件登録商標）。その後、本件登録商標に係る商標権は、訴外会社からその一部の持分が上告人に譲渡され、平成11年（1999年）1月21日、その旨の登録がなされ、以後、上告人と訴外会社は本件商標権を共有していた。

無効審判の請求及び取消訴訟の提起

被上告人は、上告人及び訴外会社を被請求人として、本件登録商標に係る商標登録を無効にすることについて審判請求を行った。特許庁は平成12年（2000年）10月26日、上記審判事件について、商標法第4条第1項第19号（不正の目的をもって使用する他人の著名商標）該当を理由として、本件登録商標に係る商標登録を無効にすべき旨の審決をした。上告人はこれを不服とし、上告人単独で本件審決の取消しを求める訴えを提起し、訴外会社と共同して提起することはしなかった。

原審の判断

原審（東京高等裁判所）は、共有に係る商標権につき、商標登録を無効にすべき旨の審決の取消しを求める訴えは、共有者の有する一個の権利の存否を決する訴訟であるから、その性質上固有必要的共同訴訟と解すべきであり、したがって上告人が単独で提起した本件訴えは当事者適格を欠く不適法なものであるとして、本件訴えを却下した。上告人はこれを不服として本件上告に及んだ。

三、争点の整理

本件の核心的な争点は、共有に係る商標権についてなされた無効審決の取消訴訟が、訴訟法上いかなる性質を有するものと解されるべきか、すなわち「固有必要的共同訴訟」（全ての共有者が共同して訴えを提起しなければ訴えは不適法となる）と解すべきか、それとも共有者の一人が単独で提起することができると解すべきか、という点にある。

四、最高裁判所の判断

【要旨】共有に係る商標権についての無効審決の取消訴訟の提起は、商標権の消滅を防ぐための保存行為に当たるから、商標権の共有者の一人が単独でこれを提起することができる。

（一）「保存行為」理論の導入

最高裁判所の核心的な論理は、日本民法第252条ただし書が定める共有物の「保存行為」を各共有者が単独で行うことができるという一般法理を援用し、これを商標権の共有の場合に適用した点にある。最高裁判所は具体的に次のとおり指摘した。無効審判は商標権の消滅後においても請求することができるとされており（商標法第46条第2項）、したがって、商標権の設定登録から長期間が経過した後には、他の共有者が所在不明等の事態に陥ることも、また、共有に係る商標権について各共有者それぞれの利益や関心の状況が異なることからすれば、個別事案において訴訟提起について他の共有者の協力を得られない場合も生じうる。このような場合において、なお共有に係る商標登録の無効審決に対する取消訴訟を固有必要的共同訴訟と解し、共有者の一人が単独で提起した訴えを不適法であるとするならば、出訴期間の満了と同時に無効審決が確定し、商標権が初めから存在しなかったこととなり、不当な結果となりかねない。

（二）合一確定の要請の充足——訴訟結果の双方向的対称性

最高裁判所はさらに、共有者の一人が単独で取消訴訟を提起することを認めても、「合一確定」という訴訟法上の要請に反するものではないと説明した。その理由は次のとおりである。第一に、当該単独で提起された訴訟について請求棄却の判決が確定した場合には、他の共有者の出訴期間も同時に満了しているため、無効審決が確定し、商標権は初めから存在しなかったものとみなされることとなり（商標法第46条の2）、この結果は全ての共有者に対して同一の効力を生ずる。第二に、各共有者が別々に又は共同して取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は類似必要的共同訴訟と解すべきであり、法律上併合して審理判断されることとなるため、同様に合一確定の要請が満たされる。この二重の論理に基づき、最高裁判所は、共有者の一人が単独で無効審決の取消訴訟を提起することを認めても、いかなる場合においても他の共有者との間で権利状態に不一致が生じる結果とはならず、したがって合一確定の要請に反するおそれはないと認定した。

（三）結論

最高裁判所はこれに基づき原審の裁判を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻し、商標権の共有者の一人が単独で無効審決の取消訴訟を提起することができることを明確に肯定した。

五、本判決の法理的意義

実務上の指針的意義

本判決は、実務上共同開発、共同出願、又は相続等の原因により共有の知的財産権を形成している権利者にとって、重要な実務上の指針的意義を有する——すなわち、第三者からその権利の有効性への挑戦を受ける無効審判手続に直面した場合、たとえ他の共有者が消極的に不作為であったり、連絡が取れなかったりする場合であっても、権利者は単独で訴訟を提起し、共有権利の存続を守ることができる。これは、共有関係における利益及び関心の程度が一致しない共有者間において、重要な手続上の保障メカニズムを提供するものである。

本文は公開された判決書及び関連学説を基に整理したものであり、学術研究の参考に供するものです。

日本最高裁判所第三小法庭　平成27年（受）第1876號　平成29年2月28日判決（民集71卷2號221頁）

【判例研究】eMax事件（エマックス事件）

商標無效抗辯除斥期間之限制及權利濫用抗辯之獨立適用——「eMax抗辯」之確立

一、緒論：本判決處理之雙重法律問題

eMax（エマックス事件）係日本最高法院就商標權侵害訴訟中，當事人如何透過抗辯爭執商標權效力之方法，首次提出具體且體系化判斷之重要判例。本案之特色在於，其同時涉及商標法上之商標無效制度與民法上權利濫用法理之關係，亦即兩項彼此相關但法律性質完全不同之法律問題。第一項問題，係商標法第47條所規定之除斥期間與「無效抗辯」之關係。日本商標法第47條規定，就第4條第1項第10款所定與他人在先周知商標有致生混淆之虞等一定之無效事由，自商標權設定註冊之日起經過五年後，即不得再請求宣告該商標註冊無效。因此，本案所爭議者在於，即使已逾除斥期間，商標權侵害訴訟之被告是否仍得依商標法第39條準用專利法第104條之3所規定之「無效抗辯」（即學說上所稱將「Kilby抗辯」類推適用於商標法之法理），主張商標權本應無效，而否定商標權之行使。第二項問題，則係即使因除斥期間經過而不得主張無效抗辯，是否仍得依民法上權利濫用法理，限制商標權人之權利行使。換言之，當商標法已限制當事人主張商標無效時，此一限制是否亦當然排除民法上權利濫用抗辯之適用，抑或二者屬於不同之法律制度，仍得各自獨立適用，即成為本案之核心爭點。本判決明確區分無效抗辯與權利濫用抗辯係法律依據及制度功能均不相同之兩項制度，並分別提出其適用範圍及判斷標準。因此，本判決一方面維持商標法除斥期間制度之立法目的，另一方面亦承認於例外情形下，仍得依民法權利濫用法理限制商標權之行使，建立了兩項制度並存之判斷架構。此一法理其後被學說稱為「eMax抗辯（エマックス抗辯）」，並成為日本商標法上具有重要指導意義之代表性判例。

二、事實關係

當事人及糾紛背景

本訴原告（反訴被告，即被上告人）自平成6年（1994年）起，即作為美國企業eMax公司所製造電子瞬間熱水器（本件熱水器）之日本獨家銷售代理商，使用「エマックス」「EaMax」等標識，於日本國內銷售本件熱水器。另一方面，本訴被告（反訴原告，即上告人）係設立於平成15年（2003年）左右之企業，同樣使用「エマックス」「EaMax」等標識，於日本國內銷售本件熱水器，惟其所銷售之product，大部分係透過平行輸入等管道，自被上告人以外之來源取得。上告人原係預定成為被上告人之代理商而設立，惟因設立經過等因素，雙方發生爭執，並歷經數次訴訟及訴訟上和解（平成19年第一次和解、平成23年第二次和解），惟上告人其後仍持續使用「エマックス」商標名稱。

本訴及反訴之提起

被上告人以上告人之商標使用行為構成不正競爭防止法第2條第1項第1款所定之著名表示混淆惹起行為為由，提起本訴請求差止；上告人則以其註冊商標（平成17年、平成22年分別註冊）為基礎，提起反訴，主張被上告人之行為構成商標權侵害。被上告人就上告人之反訴，提出商標法第4條第1項第10號之無效抗辯（商標法第39條準用特許法第104條之3第1項），主張上告人之商標註冊，因與被上告人先使用之周知商標構成類似而應予無效，故上告人不得對被上告人行使該商標權。

三、爭點之整理

四、最高法院之判斷

（一）除斥期間經過後之無效抗辯——否定

【要旨】商標法第4條第1項第10號該當為理由之商標註冊無效審判，未經請求而使商標權設定登錄日起5年經過後，除該商標註冊係以不正競爭之目的取得者外，商標權侵害訴訟之相對人，不得以該註冊商標該當同款規定所生之商標註冊無效理由，主張本件規定所涉之抗辯。

最高法院首先援引バレンチノ事件最高裁判決（平成17年7月11日判決）所揭示之見解，闡明商標法第47條第1項所定5年除斥期間之規範意旨，在於商標註冊之無效審判未經請求而經過除斥期間時，為保護因商標註冊而生之既存繼續性狀態，使商標註冊之有效性不得再事爭執。基此，最高法院進一步指出：倘商標法第39條準用特許法第104條之3所定之無效抗辯，於除斥期間經過後仍得主張，則商標權人縱使提起商標權侵害訴訟，亦將因相對人主張此一抗辯，而無從行使自身之權利，如此一來，商標法第47條第1項為保護既存繼續性狀態所設之前開規範意旨，即遭實質掏空。基此，最高法院明確採取限制說之立場，認定除斥期間經過後，不得主張本件規定所涉之無效抗辯。

（二）權利濫用抗辯之獨立肯認——積極說之採用

惟最高法院並未就此為本案劃下句點，而係進一步指出：縱使除斥期間經過後不得主張前開無效抗辯，惟相對人仍得就商標權人之權利行使，另行主張構成權利濫用。具體而言，就本件而言，倘上告人之註冊商標，因與被上告人自身業務所使用而於需求者間廣泛認識之商標相類似，而該當商標法第4條第1項第10號規定之情形，則被上告人對上告人行使本件商標權，即可能構成權利濫用，此一抗辯之主張，不因除斥期間之經過而受影響，亦不問該商標註冊是否係以不正競爭之目的取得。基此，最高法院將本案發回原審，命就此一權利濫用抗辯所涉之相關事實關係，為進一步之審理。

值得注意者，最高法院於論證權利濫用抗辯之基礎時，援引之先例為POPEYE圍巾事件最高裁判決（平成2年7月20日判決），而未特別提及キルビー事件最高裁判決，此一先例援引之選擇，實質上意味著本判決並未將權利濫用抗辯成立之基礎事實，限定於商標註冊本身之無效理由，而係採取更為開放之立場——即縱使於商標法第4條第1項第10號所定權利濫用抗辯不成立之情形，仍得進一步考量上告人與被上告人間之關係、過往訴訟之經過等其他一切情事，綜合判斷是否構成權利濫用，此一開放性立場，於最高法院判決之補充意見中，獲得進一步之闡明及支持。

五、本判決之法理意義

1　「無效抗辯」與「權利濫用抗辯」二軌並存架構之確立

本判決最重要之理論貢獻，在於明確區辨商標法第39條準用特許法第104條之3所生之「無效抗辯」，與民法上一般性之「權利濫用抗辯」，二者雖均可能導致商標權人權利行使遭否准之相同實質結果，惟其法律構成、適用要件及除斥期間之限制效力，截然不同——無效抗辯因商標法第47條除斥期間規定之限制，於期間經過後即不得主張；權利濫用抗辯則屬獨立之民法上一般法理，不受前開除斥期間規定之拘束，此一二軌並存架構之確立，學說上稱之為「エマックス抗辯」，構成日本商標法上處理無效理由與權利濫用關係之基礎判準。

2　與キルビー事件法理之關係——類推適用之限制

本判決一方面延續キルビー事件判決以降，日本智慧財產法上就「無效理由」與「權利行使」關係所發展之權利濫用法理脈絡，惟另一方面，就商標法特有之除斥期間制度，明確劃定其類推適用之界限——即無效抗辯本身，不得透過權利濫用之構成，規避除斥期間規定之適用限制，此對維持商標法第47條除斥期間制度之規範實效性，具有重要意義。

本文係依公開判決書及相關學說整理而成，供學術研究參考之用。

最高裁判所第三小法廷　平成27年（受）第1876号　平成29年2月28日判決（民集71巻2号221頁）

【判例研究】エマックス（eMax）事件

商標無効の抗弁の除斥期間による制限と権利濫用の抗弁の独立した適用——「エマックス抗弁」の確立

一、緒論：本判決が扱う二重の法律問題

エマックス事件は、日本最高裁判所が、商標権侵害訴訟において商標権の効力を争うための抗弁方法について、体系的な判断を示した重要判例である。本件の特徴は、商標法上の無効制度と民法上の権利濫用法理との関係という、相互に関連しながらも法的性質を異にする二つの問題を同時に扱った点にある。第一の問題は、商標法第47条が定める除斥期間と「無効の抗弁」との関係である。商標法第47条は、第4条第1項第10号に規定する他人の周知商標との混同のおそれなど一定の無効理由について、商標登録の日から5年間の除斥期間を設けており、この期間を経過すると商標登録の無効審判を請求することができない。そこで問題となったのは、除斥期間経過後であっても、商標権侵害訴訟の被告が、商標法第39条が準用する特許法第104条の3に基づく「無効の抗弁」（いわゆるキルビー抗弁を商標法に適用した法理）を主張し、商標権の行使を否定することができるかという点である。第二の問題は、除斥期間の経過によって無効の抗弁が許されない場合であっても、なお民法上の権利濫用の法理に基づき、商標権者による権利行使を制限することができるかという問題である。すなわち、商標法が無効主張を制限している場合であっても、そのことが直ちに民法上の権利濫用の抗弁まで排除する趣旨であるのか、それとも両者は異なる制度として独立して適用され得るのかが争点となった。 本判決は、無効の抗弁と権利濫用の抗弁とは法的根拠及び機能を異にする制度であることを明確に区別した上で、それぞれの適用範囲について判断基準を示した。その結果、本判決は、商標法における除斥期間の制度趣旨を維持しつつ、例外的に民法上の権利濫用法理による権利行使の制限を認める判断枠組みを確立したものとして評価されており、後に「エマックス抗弁」と称される法理の出発点となった重要判例として位置付けられている。

二、事実関係

当事者及び紛争の背景

本訴原告（反訴被告、被上告人）は平成6年（1994年）頃から、アメリカ企業エマックス社が製造する電子瞬間湯沸器（本件湯沸器）の日本における独占的販売代理店として、「エマックス」「EaMax」等の標章を使用し、本件湯沸器を日本国内で販売してきた。他方、本訴被告（反訴原告、上告人）は平成15年（2003年）頃に設立された企業であり、同じく「エマックス」「EaMax」等の標章を使用して、本件湯沸器を日本国内で販売してきたが、その販売する製品の大部分は、並行輸入品等を通じて被上告人以外の者から仕入れたものであった。上告人は元々、被上告人の代理店となることを想定して設立された会社であったが、その設立の経緯等をめぐって被上告人との間に紛争が生じ、複数回の訴訟及び訴訟上の和解（平成19年の第一次和解、平成23年の第二次和解）を経たが、上告人はその後も「エマックス」の商標名称の使用を継続した。

本訴及び反訴の提起

被上告人は、上告人の商標使用行為が不正競争防止法第2条第1項第1号所定の周知表示混同惹起行為に該当するとして本訴の差止めを求め、上告人はその登録商標（平成17年、平成22年にそれぞれ登録）に基づき反訴を提起し、被上告人の行為が商標権侵害を構成すると主張した。被上告人は上告人の反訴に対し、商標法第4条第1項第10号による無効の抗弁（商標法第39条が準用する特許法第104条の3第1項）を提出し、上告人の商標登録は被上告人が先に使用していた周知商標と類似することにより無効とされるべきものであり、したがって上告人は被上告人に対し当該商標権を行使することができないと主張した。

三、争点の整理

四、最高裁判所の判断

（一）除斥期間経過後の無効の抗弁——否定

【要旨】商標法第4条第1項第10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって、本件規定に係る抗弁を主張することが許されない。

最高裁判所はまず、バレンチノ事件最高裁判決（平成17年7月11日判決）が示した見解を援用し、商標法第47条第1項所定の5年の除斥期間の規範趣旨は、商標登録の無効審判が請求されることなく除斥期間が経過したときに、商標登録がされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護するために、商標登録の有効性を争い得ないものとしたことにあると解した。これに基づき最高裁判所はさらに次のとおり指摘した。すなわち、商標法第39条が準用する特許法第104条の3所定の無効の抗弁が、除斥期間の経過後においてもなお主張しうるとするならば、商標権者は商標権侵害訴訟を提起しても、相手方からこの抗弁を主張されることによって自らの権利を行使することができなくなり、このようにして商標法第47条第1項が既存の継続的な状態の保護のために設けた前記の規範趣旨は実質的に没却されることとなる。これに基づき最高裁判所は明確に制限説の立場を採り、除斥期間の経過後は、本件規定に係る無効の抗弁を主張することは許されないと認定した。

（二）権利濫用の抗弁の独立した肯定——積極説の採用

もっとも最高裁判所は、これをもって本件に終止符を打つのではなく、さらに次のとおり指摘した。すなわち、除斥期間の経過後において前記の無効の抗弁を主張することができないとしても、相手方は商標権者の権利行使について、改めて権利濫用を構成するとの主張をすることができる。具体的には、本件について、上告人の登録商標が、被上告人自身の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識された商標と類似することにより、商標法第4条第1項第10号に該当する場合には、被上告人が上告人に対し本件商標権を行使することは権利の濫用に該当しうる。この抗弁の主張は、除斥期間の経過によって影響を受けるものではなく、また当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かをも問わない。これに基づき最高裁判所は本件を原審に差し戻し、この権利濫用の抗弁に関わる事実関係についてさらなる審理を命じた。

注目すべきは、最高裁判所が権利濫用の抗弁の基礎を論証するに当たり援用した先例が、POPEYEマフラー事件最高裁判決（平成2年7月20日判決）であり、キルビー事件最高裁判決には特に言及していない点である。この先例援用の選択は、実質的に本判決が権利濫用の抗弁が成立する基礎事実を、商標登録そのものの無効理由に限定するものではなく、より開放的な立場を採用したことを意味する——すなわち、たとえ商標法第4条第1項第10号所定の権利濫用の抗弁が成立しない場合であっても、なお上告人と被上告人との関係、過去の訴訟の経緯等その他一切の事情を考慮して、権利濫用を構成するか否かを総合的に判断しうるのであり、この開放的な立場は、最高裁判決の補足意見においてさらに明らかにされ、支持されている。

五、本判決の法理的意義

1　「無効の抗弁」と「権利濫用の抗弁」の二本立て構造の確立

本判決の最も重要な理論的貢献は、商標法第39条が準用する特許法第104条の3から生じる「無効の抗弁」と、民法上の一般的な「権利濫用の抗弁」とを明確に区別した点にある。両者はいずれも商標権者の権利行使が否定されるという同一の実質的結果をもたらしうるものではあるが、その法律構成、適用要件及び除斥期間による制限の効力は全く異なる——無効の抗弁は商標法第47条の除斥期間規定による制限を受け、期間経過後は主張することができないのに対し、権利濫用の抗弁は民法上の一般法理として独立したものであり、前記除斥期間規定の拘束を受けない。この二本立て構造の確立は、学説上「エマックス抗弁」と呼ばれ、日本商標法における無効理由と権利濫用との関係を処理するための基礎的な判断基準を構成している。

2　キルビー事件の法理との関係——類推適用の限界

本判決は一方で、キルビー事件判決以降、日本知的財産法において「無効理由」と「権利行使」との関係について発展してきた権利濫用の法理の系譜を継承するものであるが、他方で、商標法に特有の除斥期間制度について、その類推適用の限界を明確に画定した。すなわち、無効の抗弁それ自体は、権利濫用の構成を通じて除斥期間規定の適用制限を回避することはできないのであり、これは商標法第47条の除斥期間制度の規範的実効性を維持する上で、重要な意義を有する。

本文は公開された判決書及び関連学説を基に整理したものであり、学術研究の参考に供するものです。

東京地方裁判所　平成15年（ワ）第13385號　平成17年6月23日判決

【判例研究】約翰萬次郎事件

雕塑著作物著作人資格之認定——創作性表現行為與後續技術性複製行為之區辨

一、緒論：雕塑製作分工流程中著作人認定之特殊難題

傳統銅像雕塑之製作，通常涉及多階段、性質互異之工序：其一為雕塑家依其藝術構想，親手捏塑黏土或石膏原型（塑像）之階段，此一階段乃雕塑家創作性表現具體成形之核心過程；其二則為將此原型，透過翻模、灌模、鑄造等工業性技術程序，轉製為最終之銅質成品之階段，此一階段雖亦需相當之專業技術，惟其性質上較接近機械性、技術性之複製作業，而非藝術創作本身。此一製作流程之階段性區分，於雕塑家與委託其創作之業主、或協助處理鑄造等技術性工序之第三人間，就该銅像著作人資格歸屬發生爭議時，構成著作權法上重要之判斷基準。約翰萬次郎銅像事件即係圍繞此一問題，就長達三十餘年之著作人資格爭議，作成重要判斷之案件。

二、事實關係

本件原告X主張，其於昭和43年（1968年）左右，受本件被告Y之委託，親手創作「約翰萬次郎像」（設置於高知縣土佐清水市足摺岬公園內之著名觀光地標）及另一銅像（銀行行長像）之塑像原型，具體完成該等作品之創作性表現；惟該等銅像設置完成後，其台座上所鐫刻之製作者姓名，竟係被告Y之通稱名，而非原告本人。原告主張其始為該等銅像著作人格權（氏名表示權）之享有人，訴請確認其著作人格權存在，並請求被告向相關人士為更正通知及刊登謝罪廣告。

三、爭點

四、東京地方裁判所之判斷

（一）著作人資格認定基準——創作性表現行為之實質審查

【要旨】銅像之著作人，應認定為就該銅像之塑像階段，實際進行創作性表現之人，至於嗣後就該塑像進行石膏翻模、鑄造等技術性複製工序之人，縱使就該等工序投入相當之專業技術及勞力，仍不得僅憑此等技術性貢獻，主張其為該銅像之著作人。

法院就本件著作人資格之認定，採取實質審查之方法，著重考察雙方當事人於「塑像」此一創作性表現具體成形階段之實際參與程度及貢獻內容，而非僅止於形式性地審查何人於銅像台座上被標示為製作者，或何人負責處理翻模、鑄造等後續技術性工序。法院審酌本件具體事實後，認定原告X確係就本件約翰萬次郎像之塑像原型，實際進行藝術構想及親手捏塑等創作性表現行為之人，被告Y之角色則較接近委託人及協助處理鑄造等技術性事務者，故本件約翰萬次郎像之著作人，應認定為原告，而非被告。

（二）著作人姓名表示之推定及其推翻——虛偽表示不構成著作人之同意

法院進一步闡明一項重要法理：著作權法就通常方式表示為著作人姓名之人，設有推定其為著作人之規定（著作權法第14條），惟此一推定本得依反證予以推翻，本件原告即以前開創作過程之具體事實，成功推翻被告姓名表示所生之著作人推定。法院並進一步闡明，縱使原告於銅像設置當時，或曾默許或未及時異議被告姓名遭表示為製作者之情事，此一消極不作為，尚不足認定原告已就「以非真正著作人之被告姓名表示為製作者」乙節，給予著作權法上得認可之明確同意，蓋容許真正著作人以外之人被表示為著作人，本身即對著作人格權（氏名表示權）此一具高度屬人性之權利，構成重大之減損，其同意之認定，應採嚴格審查之標準。

（三）消滅時效及權利失效原則之否定適用

就被告所提出，原告之請求已罹於消滅時效或應適用權利失效原則之抗辯，法院審酌著作人格權之屬人性及其不可讓渡性後，認定原告之確認請求及更正通知請求，均應予准許，不生消滅時效完成或權利失效之問題。

（四）謝罪廣告請求之否准

惟法院就原告所請求之謝罪廣告部分，審酌本件各銅像自設置以來已歷經三十餘年，且相關證據顯示，社會大眾（包含在地行政機關）對於該等銅像之實際創作者姓名，本即普遍欠缺明確認識或關注（甚至有地方出版物明確指出「此一足摺岬矗立之萬次郎銅像雕刻家姓名，無人知曉，亦無人欲探究」），基此，法院認定命被告刊登謝罪廣告，尚非回復原告名譽聲望所必要，故就此部分請求，不予准許，惟仍准許原告依著作權法第115條規定，請求被告向相關人士（如銅像管理機關）為著作人姓名更正之通知。

本文係依公開判決書及相關學說整理而成，供學術研究參考之用。

東京地方裁判所　平成15年（ワ）第13385号　平成17年6月23日判決

【判例研究】ジョン万次郎像(約翰萬次郎銅像)事件

彫刻の著作物における著作者資格の認定——創作的表現行為と後続の技術的複製行為の区別

一、緒論：彫刻制作の分業過程における著作者認定の特殊な難題

伝統的な銅像彫刻の制作は、通常、性質を異にする複数の段階の工程を伴う。第一は、彫刻家がその芸術的構想に基づき、自らの手で粘土又は石膏の原型（塑像）を作り上げる段階であり、この段階こそ彫刻家の創作的表現が具体的に形をなす核心的な過程である。第二は、この原型を、型取り、鋳込み、鋳造等の工業的な技術的工程を経て、最終的な銅製品へと転換する段階であり、この段階も相当な専門技術を要するものではあるが、その性質は機械的・技術的な複製作業に近く、芸術的創作そのものではない。この制作過程における段階的な区分は、彫刻家とこれに制作を委託した依頼者、又は鋳造等の技術的な工程の処理を手伝った第三者との間で、当該銅像の著作者資格の帰属について争いが生じた場合、著作権法上重要な判断基準を構成する。ジョン万次郎像事件は、まさにこの問題をめぐって、30年余りにわたる著作者資格の争いについて、重要な判断を下した事案である。

二、事実関係

本件原告Xは、昭和43年（1968年）頃、本件被告Yからの依頼を受け、自らの手で「ジョン万次郎像」（高知県土佐清水市の足摺岬公園内に設置された著名な観光名所）及びもう一体の銅像（銀行頭取像）の塑像原型を創作し、当該作品の創作的表現を具体的に完成させたと主張した。しかし、これらの銅像が設置された後、その台座に刻まれた制作者名は、原告本人ではなく被告Yの通称名であった。原告は、自らこそこれらの銅像の著作者人格権（氏名表示権）を有する者であると主張し、自己の著作者人格権の存在の確認を求めるとともに、被告に対し関係者への訂正通知及び謝罪広告の掲載を求めて提訴した。

三、争点

四、東京地方裁判所の判断

（一）著作者資格の認定基準——創作的表現行為の実質的審査

【要旨】銅像の著作者は、当該銅像の塑像段階において実際に創作的表現を行った者と認定すべきであり、その後当該塑像について石膏取り、鋳造等の技術的な複製工程を行った者は、たとえこれらの工程に相当な専門技術及び労力を投じたとしても、単にこれらの技術的な貢献のみをもって、自己が当該銅像の著作者であると主張することはできない。

裁判所は、本件の著作者資格の認定について、実質的な審査の方法を採用し、双方当事者が「塑像」という創作的表現が具体的に形をなす段階において、実際にどの程度関与し、いかなる貢献を行ったかに重点を置いて検討し、単に誰が銅像の台座に制作者として表示されているか、又は誰が型取り、鋳造等の後続の技術的な工程を担当したかを形式的に審査するにとどまるものではなかった。裁判所は本件の具体的な事実を検討した結果、原告Xが本件ジョン万次郎像の塑像原型について、実際に芸術的構想及び自らの手による造形等の創作的表現行為を行った者であると認定し、被告Yの役割はむしろ依頼者及び鋳造等の技術的な事務の処理を手伝った者に近いものであるとして、本件ジョン万次郎像の著作者は原告であり、被告ではないと認定した。

（二）著作者名の表示の推定及びその覆滅——虚偽の表示は著作者の同意を構成しない

裁判所はさらに、重要な法理を明らかにした。著作権法は、通常の方法により著作者名として表示されている者について、これを著作者と推定する規定を設けているが（著作権法第14条）、この推定は反証によって覆すことができるものであり、本件原告はまさに前記の創作過程の具体的事実をもって、被告の氏名表示から生じる著作者の推定を覆すことに成功した。裁判所はさらに、たとえ原告が銅像の設置当時、被告の氏名が制作者として表示されることを黙認し、又は速やかに異議を述べなかったとしても、この消極的な不作為をもって、原告が「真の著作者ではない被告の氏名を制作者として表示すること」について、著作権法上認めうる明確な同意を与えたと認定するには足りないとした。なぜなら、真の著作者以外の者が著作者として表示されることを許容すること自体が、著作者人格権（氏名表示権）という高度に属人的な権利に対する重大な減損を構成するものであり、その同意の認定には厳格な審査の基準が適用されるべきだからである。

（三）消滅時効及び権利失効の原則の適用の否定

被告が提出した、原告の請求は既に消滅時効にかかっている、又は権利失効の原則が適用されるべきであるとの抗弁について、裁判所は著作者人格権の属人性及びその譲渡不可能性を検討した上で、原告の確認請求及び訂正通知請求は、いずれも認められるべきであり、消滅時効の完成又は権利失効の問題は生じないと認定した。

（四）謝罪広告請求の否定

もっとも裁判所は、原告が請求した謝罪広告の部分について、本件各銅像が設置以来既に30年余りを経過していること、及び関連する証拠によれば、社会一般（地元の行政機関を含む）は、これらの銅像の実際の創作者名について、そもそも広く明確な認識又は関心を欠いていたこと（地方の刊行物には「この足摺岬に立つ万次郎銅像の彫刻家の氏名については誰も知らないし、知ろうともしない」との明確な記載さえある）を検討した。これに基づき裁判所は、被告に謝罪広告の掲載を命じることは、原告の名誉声望を回復するために必要であるとまではいえないとして、この部分の請求については認めなかったが、なお原告が著作権法第115条の規定に基づき、被告に対し関係者（銅像の管理機関等）への著作者名の訂正通知を求めることについては、これを認めた。

本文は公開された判決書及び関連学説を基に整理したものであり、学術研究の参考に供するものです。

東京高等法院　平成11年（ネ）第5511號　平成12年5月23日判決（最高裁平成12年11月9日裁定駁回上告確定）

【判例研究】三島由紀夫書簡事件

私人書信之著作物性及死後人格利益之保護——著作權法第60條公表權存續保護之適用

一、緒論：私信著作物性及死後人格保護之交錯難題

三島由紀夫書簡事件，係日本代表性小說家三島由紀夫（本名・平岡公威）生前寄送予友人之私人書信，在作者死亡後，未經本人或繼承人同意而遭出版，因而引發著作權及著作者人格權保護範圍爭議之重要判例。本案之特色在於，其並非僅涉及私人書信未經授權出版所造成之著作權侵害問題，而是進一步提出著作權法上「著作物」概念，以及著作者死亡後人格利益保護等兩項基本法律問題。第一項問題，係私人書信是否得作為著作權法上之「著作物」受到保護之問題。私人書信原本係以特定相對人間之個人意思溝通為目的所製作，其性質不同於預定向一般社會公開之文學作品或論文。然而，即使屬於私人書信，只要其中包含書寫者思想或感情之創作性表達，即可能符合日本著作權法第2條第1項第1號所稱之「著作物」，並受到著作權之保護。因此，本案所涉及之核心問題在於，即使書簡係作為私人通信工具所製作，但若其內容或表達形式具有創作性，是否仍應屬於著作權保護之對象。第二項問題，則涉及著作者死亡後人格利益之保護。著作者人格權係與著作者人格密切相關之權利，依著作權法之規定，原則上於著作者死亡後即不再存續。然而，日本著作權法第60條為了在著作者死亡後仍於一定範圍內保護其人格利益，禁止對於著作者生存時可能構成著作者人格權侵害之行為。因此，對於著作者生前未曾公開之私人書信，若第三人未取得繼承人等相關權利人之同意而予以公開，該行為是否不僅構成著作財產權中重製權之侵害，同時亦構成著作權法第60條所保護之死後人格利益，尤其是與公表權相關利益之侵害，即成為本案之重要爭點。本判決確認，即使私人書信，只要具備一定程度之創作性，仍可作為著作物受到保護；同時亦闡明，即使著作者死亡後，對於未公開著作物之公開決定所涉及之人格利益，在一定範圍內仍受到法律保護。因此，本案對於探討私人領域之表達活動與著作權保護之關係，以及著作者人格權死後保護之制度設計，在日本著作權法上具有重要意義，並被定位為相關問題之重要判例。

二、事實關係

本件被告Y1為出版社，被告Y2為該出版社第一出版局局長，被告Y3則為書籍「三島由紀夫・剣と寒紅」（本件書籍）之執筆者。Y3將三島由紀夫生前致其本人之15封未公開私人書信（本件各書信），全文刊載於本件書籍之中。原告（被上訴人）等人為三島由紀夫之法定繼承人，主張：其一，Y等人之刊載行為，侵害其等自三島由紀夫繼承取得之著作權（複製權）；其二，倘三島由紀夫仍在世，該等書信之公開行為，將構成對其公表權之侵害，此等死後人格利益，依著作權法第60條規定，仍應予以保護。原告訴請停止本件書籍之出版、販賣，並請求損害賠償及採取回復名譽之適當措施（如刊登謝罪廣告）。Y等人則抗辯：其一，書信性質上不具著作物性；其二，縱認具著作物性，本件各書信之公開，並不違反三島由紀夫之意思。

三、爭點

四、法院之判斷（東京高等法院維持第一審見解）

（一）書信著作物性之肯認

【要旨】著作權法將著作物定義為「思想或感情之創作性表現，屬於文藝、學術、美術或音樂範圍者」，並未特別排除書信，故書信縱使其性質特殊，倘符合前開定義，仍屬著作物，殊無疑義。

法院首先明確闡釋，著作權法上著作物之定義，並未因書寫載體或形式（書信）而設有特殊排除規定，凡符合思想或感情創作性表現之要件者，即應認定為著作物，不因其係私人書信、未曾預期公開發表，而異其結論。

（二）故意過失之肯認——法律不因未受普遍認識而喪失效力

就被告所提出「書信著作物性於出版當時不為任何人所知，故欠缺故意過失」之抗辯，法院明確予以駁斥，闡明著作物性之法律判斷標準，並不因社會大眾（甚或專業人士）於特定時點對其欠缺明確認識或預測可能性，即認定相關法律規範「事實上不存在」，被告仍應就其出版行為負故意或過失之責任。

（三）著作權法第60條之適用——死後人格利益之保護

就著作權法第60條但書所定「公開不違反著作人意思」之抗辯，法院審酌本件各書信之具體內容，認定其中確有明確顯示三島由紀夫本人期待該等內容保持機密、不予公開之記載（例如信中明確表示「請將本人之警告內容列為極機密」等語），此等記載本身，已足以顯示該等書信係作為未曾預期公開發表之私信而書寫，法院基此認定，本件各書信之公開，應解為違反三島由紀夫之意思，故成立著作權法第60條所定死後人格利益之侵害。法院並認定，斟酌本件書信經公開後三島由紀夫名譽聲望受損之程度等一切情事，被告仍應負相當金額（新台幣約500萬日圓）之損害賠償責任，並應採取足以回復名譽之適當措施（如刊登特定內容之廣告啟事）。

五、本判決之法理意義

1　私人書信著作物性之肯認及其影響

本判決明確肯認私人書信於符合創作性要件之情形下，得作為著作權法上之著作物，此對日後涉及名人書信集、往復書簡集等出版企劃之法律風險評估，具有重要之實務指引意義——出版者於規劃此類content時，應充分認知書信本身可能獨立享有著作權保護，不得逕以「僅係私人通信、非正式文學創作」為由，忽略取得著作權人（或其繼承人）授權之必要性。

2　著作權法第60條死後人格利益保護機制之具體操作

本判決就著作權法第60條「公開是否違反著作人意思」此一抽象要件，提供具體之操作方法——即應審酌著作物本身之具體內容及書寫脈絡（如書信中明確要求保密之記載），據以推知著作人生前對於該content公開與否之真實意思，此一具體操作方法，其後為涉及已故著作人未公開著作物出版爭議之案件，提供重要之判斷參考基準。

本文係依公開判決書及相關學說整理而成，供學術研究參考之用。

東京高等裁判所　平成11年（ネ）第5511号　平成12年5月23日判決（最高裁平成12年11月9日決定により上告棄却、確定）

【判例研究】三島由紀夫書簡事件

私信の著作物性と死後の人格的利益の保護——著作権法60条の公表権存続保護の適用

一、緒論：私信の著作物性と死後の人格保護の交錯する難題

三島由紀夫書簡事件は、日本を代表する小説家である三島由紀夫（本名・平岡公威）が生前に友人へ宛てて作成した私信が、著作者の死後、本人又は相続人の意思に反して出版されたことをめぐり、著作権及び著作者人格権の保護範囲が争われた重要判例である。 本件は、単なる私信の無断出版による著作権侵害の問題にとどまらず、著作権法における「著作物」の概念、並びに著作者の死後における人格的利益の保護という二つの基本的問題を提起した点に特徴がある。 第一の問題は、私信が著作権法上の「著作物」として保護されるかという問題である。 私信は、本来、特定の相手方との個人的な意思疎通を目的として作成されるものであり、一般社会に公開されることを予定した文学作品や論文とは性質を異にする。しかし、私信であっても、そこに書き手の思想や感情が創作的に表現されている場合には、著作権法第2条第1項第1号にいう「著作物」に該当し、著作権による保護を受ける可能性がある。 したがって、本件では、私的な通信手段として作成された書簡であっても、その内容や表現形式に創作性が認められる場合、著作権保護の対象となるのかが問題となった。 第二の問題は、著作者の死後における人格的利益の保護に関する問題である。 著作者人格権は、著作者の人格と密接に結びついた権利であり、著作権法上、著作者の死亡によって消滅するものとされている。しかし、著作権法第60条は、著作者の死後においても、その人格的利益を一定範囲で保護するため、著作者が生存しているとした場合に著作者人格権の侵害となるべき行為を禁止している。 そこで、著作者の生前に公表されなかった私信について、第三者が相続人等の同意を得ることなく公開した場合、それが著作財産権上の複製権侵害だけでなく、著作権法第60条によって保護される死後の人格的利益、特に公表権に関する利益の侵害となるかが問題となった。 本判決は、私信であっても一定の創作性を有する場合には著作物として保護されることを確認するとともに、著作者の死後においても、未公表著作物の公表に関する人格的利益が一定範囲で保護されることを明らかにした。 そのため、本件は、私的領域に属する表現活動と著作権保護の関係、及び著作者人格権の死後保護のあり方を検討する上で、日本著作権法上重要な意義を有する判例として位置付けられている。

二、事実関係

本件被告Y1は出版社であり、被告Y2は当該出版社の第一出版局長であり、被告Y3は書籍「三島由紀夫・剣と寒紅」（本件書籍）の執筆者である。Y3は三島由紀夫が生前自己に宛てて書いた未公表の私信15通（本件各手紙）を、本件書籍に全文掲載した。原告（被控訴人）らは三島由紀夫の法定相続人であり、次のとおり主張した。第一に、Yらの掲載行為が、自己が三島由紀夫から相続した著作権（複製権）を侵害するものであること。第二に、三島由紀夫がなお存命であったとすれば、これらの手紙の公開行為は、その公表権の侵害を構成するはずであり、この死後の人格的利益は、著作権法第60条の規定に基づき、なお保護されるべきであること。原告は本件書籍の出版・販売の差止め、並びに損害賠償及び名誉回復のための適当な措置（謝罪広告の掲載等）を求めて提訴した。Yらはこれに対し、第一に手紙はその性質上著作物性を有しないこと、第二に、たとえ著作物性を有するとしても、本件各手紙の公開は三島由紀夫の意に反するものではないことを抗弁とした。

三、争点

四、裁判所の判断（東京高等裁判所は第一審の見解を維持）

（一）手紙の著作物性の肯定

【要旨】著作権法は著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義し、特に手紙を除外していないから、右の定義に該当する限り、手紙であっても著作物であることは明らかである。

裁判所はまず、著作権法上の著作物の定義が、書かれた媒体又は形式（手紙）によって特段の除外規定を設けていないことを明確に示した。思想又は感情の創作的表現という要件を満たす限り、著作物として認定されるべきであり、それが私信であって、公表を予期していなかったものであるからといって、結論が異なるものではない。

（二）故意・過失の肯定——法は普遍的な認識を欠くことによって効力を失わない

被告が提出した「手紙の著作物性は出版当時誰にも知られていなかったため、故意・過失を欠く」との抗弁について、裁判所は明確にこれを退け、著作物性の法律上の判断基準は、社会一般（あるいは専門家でさえも）が特定の時点においてこれについて明確な認識又は予測可能性を欠いていたからといって、関連する法規範が「事実上存在しない」ことにはならないことを明らかにした。被告はなお、その出版行為について故意又は過失の責任を負うべきであるとした。

（三）著作権法60条の適用——死後の人格的利益の保護

著作権法第60条ただし書所定の「公開が著作者の意に反しない」との抗弁について、裁判所は本件各手紙の具体的な内容を検討し、そのうちに三島由紀夫本人が当該内容の秘密保持及び非公開を明確に期待していたことを示す記載（例えば手紙の中で「本人からの警告の内容は極秘にしてほしい」旨明確に述べている等）が確かに存在すると認定した。このような記載自体が、これらの手紙が公表を予期しない私信として書かれたものであることを十分に示すものであるとして、裁判所はこれに基づき、本件各手紙の公開は三島由紀夫の意に反するものと解すべきであり、したがって著作権法第60条所定の死後の人格的利益の侵害が成立すると認定した。裁判所はさらに、本件手紙が公開されたことによる三島由紀夫の名誉声望の毀損の程度等、一切の事情を斟酌し、被告はなお相当額（約500万円）の損害賠償責任を負うべきであり、かつ名誉を回復するに足りる適当な措置（特定の内容の広告文の掲載等）を講じるべきであると認定した。

五、本判決の法理的意義

1　私信の著作物性の肯定とその影響

本判決は、私信が創作性の要件を満たす場合には、著作権法上の著作物となりうることを明確に肯定した。これは、著名人の書簡集、往復書簡集等の出版企画に関わる法的リスク評価にとって、重要な実務上の指針的意義を有する——出版者はこの種のコンテンツを企画するに当たり、手紙自体が独立して著作権による保護を受けうることを十分に認識すべきであり、単に「私的な通信にすぎず、正式な文学的創作ではない」との理由で、著作権者（又はその相続人）から許諾を得る必要性を看過してはならない。

2　著作権法60条の死後人格的利益保護メカニズムの具体的運用

本判決は、著作権法第60条の「公開が著作者の意に反するか否か」というこの抽象的な要件について、具体的な運用方法を提供している——すなわち、著作物自体の具体的な内容及び執筆の文脈（手紙の中で明確に秘密保持を求める記載等）を検討し、これに基づき著作者が生前当該コンテンツの公開の可否について有していた真の意思を推知すべきであるというものである。この具体的な運用方法は、その後故人となった著作者の未公表著作物の出版をめぐる争いに関わる事案にとって、重要な判断上の参考基準を提供している。

本文は公開された判決書及び関連学説を基に整理したものであり、学術研究の参考に供するものです。