智慧財產及商業法院　114年度民商訴字第9號民事判決（114年11月27日宣判）

【判例研究】共有商標權使用權能事件

商標法第46條共有商標權處分行為之範圍——「使用」與「授權、移轉、拋棄」等處分行為之區辨

一、緒論：共有商標權共有人使用權能之理論課題

共有商標權使用權能事件，是臺灣商標法第46條所規定之共有商標權管理與處分限制下，針對共有權人自身使用商標行為之法律定位所作出明確說明的重要判例。 臺灣商標法第46條第1項規定，對於共有之商標權，如欲進行使用授權、再授權、移轉、放棄、設定質權、移轉持分或其他一定之處分行為時，應取得全體共有權人之同意。該規定之立法目的，在於商標權由數人共有之情形下，防止部分共有權人單獨對商標權本身進行處分，或改變與第三人間之法律關係，而不當損害其他共有權人之權益。然而，本條所涉及之核心問題在於，該條所要求全體共有權人同意之「授權、移轉、放棄、設定質權等」處分行為，是否亦包含共有權人自身於市場上使用該商標之行為。換言之，共有商標權人之一人，是否得未經其他共有權人同意，即自行於其商品或服務上使用共有商標；或者，共有商標之使用本身亦須經全體共有權人同意，成為本件判決所欲解決之核心法律問題。此一問題，在共有商標權形成之實務情況下具有重要意義。現代商業活動中，透過企業間共同事業、品牌共同開發、契約關係變動，或法院判決所形成之權利分割等方式，產生複數主體共有商標權之情形並不少見。在此情況下，各共有權人是否得獨立開展市場活動，並單獨使用共有商標，將成為重要的實務法律問題。若認為共有權人自身使用商標之行為，亦必須一律取得其他全體共有權人之同意，則可能導致單一共有權人因其他共有權人之意思而事實上受到商標使用限制，進而減損共有制度之功能及商業活動之彈性。另一方面，若允許共有權人得自由使用共有商標，亦可能產生多數使用主體造成品牌管理不一致，以及影響商標信用維護等問題。因此，本件之核心爭點在於，臺灣商標法第46條所規範之「處分行為」，應如何與共有權人自身之「使用行為」加以區別。本判決針對共有商標權中共有權人之權限範圍，明確區分商標權本身之處分行為，以及共有權人就自己商品或服務所進行之使用行為，並進一步釐清臺灣商標法上共有商標制度中使用權能之範圍，具有重要之判例意義。

二、事實關係

商標權共有關係之形成

原告曾一峰為中華民國註冊第1452925號「VINGO及圖」商標（下稱系爭商標，指定使用於飲水機、開飲機等商品）之原商標權人。原告與訴外人瀚濤網物通股份有限公司（下稱瀚濤公司，其後於112年8月25日更名為被告華生飲水生技股份有限公司，下稱華生飲水）於105年8月1日簽署合作契約書（下稱系爭合作契約），約定就雙方產品於家樂福市場共同行銷事宜，並約定系爭商標同意授權雙方共同持有。其後瀚濤公司依系爭合作契約，對原告提起商標權移轉訴訟，經智慧財產及商業法院另案（110年度民商上更一字第2號民事判決）判決原告應將系爭商標移轉登記為兩造共有，原告不服提起上訴，經最高法院111年度台上字第1467號民事裁定駁回上訴確定。系爭商標現由原告與華生飲水（瀚濤公司更名後之公司）共有。

被控侵權行為

原告主張，被告華生飲水之母公司即被告華生水資源生技股份有限公司（下稱華生水資源），與華生飲水共用之網頁上，未經原告授權或同意，使用系爭商標於桶裝水飲水機商品之銷售網頁，已構成故意侵害原告商標權，遂依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款等規定，訴請被告等負連帶損害賠償責任（新臺幣160萬元）。

三、爭點

四、法院之判斷

（一）權利保護必要性之肯認

法院審酌另案臺灣高等法院調解筆錄之原因事實（返還租賃車輛、保證金及相關借款代墊費用等糾紛），核與本件商標權爭議之原因事實顯不相涉，故原告提起本件訴訟，未違反該調解筆錄第3項所定「不得再為訴訟上或訴訟外任何權利主張」之限制，具備權利保護之必要。

（二）舉證責任之操作——原告未能充分證明侵權事實

法院就原告所提出之網頁截圖證據，審酌後認定：原告所提出之原始截圖，均無從得知其實際擷取時間，且經原告當庭指認之侵害系爭商標部分，均微小難以辨識，被告等亦否認其形式真正性；原告嗣後雖補提相關電子檔案佐證，惟各該檔案之修改日期，與原告所主張之截圖日期並不一致，故原告是否已充分舉證證明被告確有於網頁上使用系爭商標之事實，尚非無疑。

（三）核心論理——共有商標權人之使用行為不受第46條同意要件限制

【要旨】共有商標權之授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權，應經全體共有人之同意，商標法第46條第1項前段定有明文。是以，共有商標於授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權之情形下，始應得全體共有人之同意。系爭商標經另案判決確定為原告及瀚濤公司（即華生飲水前身）所共有，被告華生飲水既為系爭商標之共有人之一，依前開商標法規定，除有上述應經全體共有人同意之情形外，被告華生飲水自有權使用系爭商標，並無侵害原告系爭商標權可言。

本案二審判決此部分之論理，具有重要之解釋論意義：法院採取嚴格之文義解釋方法，將商標法第46條第1項所定應經全體共有人同意之處分行為類型，限縮解釋為條文所明文列舉之「授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權、應有部分之移轉或設定質權」等特定處分行為，而不及於共有人單純「使用」該商標之行為。此一解釋方法之規範理由，實質上與民法上共有物利用之一般法理相呼應——共有人本於其應有部分，對於共有物之全部，本有使用收益之權能（民法第818條參照），此一基於共有關係本身所生之固有使用權能，與處分共有物之權能（處分共有物須得全體共有人同意，民法第819條第2項參照）性質有別，商標法第46條第1項既未將「使用」列為須經全體共有人同意之處分行為類型，即應解為立法者有意將共有人固有之使用權能，排除於該條所定同意限制之外，此一解釋結果，亦與商標權共有人間通常之合理期待相符——蓋共有人既已透過共有關係取得商標權之部分權利，若猶須於每次使用該商標前，取得其他共有人之個別同意，將使共有商標權之實際利用陷於窒礙，悖離共有制度賦予共有人得就共有物為使用收益之基本規範意旨。

五、本案之法理意義

共有商標權處分行為範圍之限縮解釋先例

本案明確揭示商標法第46條第1項所定「應經全體共有人同意」之處分行為範圍，應採限縮解釋，僅及於條文明文列舉之特定處分態樣，而不及於共有人單純使用商標之行為，此一解釋方法，對嗣後因契約糾紛、企業合作破裂或法院判決等原因，形成商標權共有關係之各類案件，提供重要之解釋論先例——共有人縱使彼此間存在商業競爭或合作破裂之緊張關係，仍得各自本於共有人之地位，自由使用該共有商標，無須另行取得他共有人之同意，此對於因訴訟或契約履行而被迫進入商標權共有關係之企業，具有重要之風險評估及實務因應參考價值。

本文係依公開判決書及相關學說整理而成，供學術研究參考之用。

知的財産及商事法院（台湾）　114年度民商訴字第9号民事判決（114年11月27日言渡し）

【判例研究】共有商標権の使用権能事件

商標法第46条における共有商標権の処分行為の範囲——「使用」と「許諾、移転、放棄」等の処分行為との区別

一、緒論：共有商標権の共有者の使用権能をめぐる理論的課題

共有商標権の使用権能事件は、台湾商標法第46条に規定される共有商標権の管理・処分に関する制限について、共有者自身による商標使用行為がどのように位置付けられるかを明らかにした重要判例である。台湾商標法第46条第1項は、共有に係る商標権について、使用許諾、再許諾、移転、放棄、質権設定、持分移転その他の一定の処分行為を行う場合には、共有者全員の同意を得なければならないと規定している。この規定の趣旨は、商標権が複数人によって共有されている場合、一部の共有者が単独で商標権そのものの処分又は第三者との法律関係の変更を行うことにより、他の共有者の権利利益が不当に害されることを防止する点にある。しかし、ここで問題となるのは、同条が共有者全員の同意を要求する「許諾、移転、放棄、質権設定等」の処分行為に、共有者自身が当該商標を市場で使用する行為まで含まれるのかという点である。すなわち、共有商標権者の一人が、他の共有者の同意を得ることなく、自己の商品又は役務について共有商標を使用することができるのか、それとも共有商標の使用自体についても共有者全員の合意を必要とするのかが本件の中心的問題となった。この問題は、共有商標権が形成される実務上の場面において重要な意味を有する。現代の商業活動では、企業間の共同事業、ブランド共同開発、契約関係の変化、又は裁判所の判決による権利分割などを通じて、複数者による商標権共有状態が発生することが少なくない。その場合、各共有者が独自に市場活動を展開するためには、共有商標を単独で使用できるか否かが重要な実務問題となる。もし共有者による自己使用についても常に他の共有者全員の同意を必要とすると解すると、一人の共有者が他の共有者の意思によって事実上商標利用を制限されることになり、共有制度の趣旨及び商業活動の柔軟性を損なう可能性がある。一方で、共有者が自由に商標を使用できるとすれば、複数の使用主体によるブランド管理の不統一や、商標の信用維持に関する問題が生じる可能性もある。したがって、本件では、台湾商標法第46条が規制する「処分行為」と、共有者自身による「使用行為」とをどのように区別すべきかが争点となった。本判決は、共有商標権における共有者の権限について、商標権そのものの処分行為と、共有者が自己の商品・役務について行う使用行為とを区別し、台湾商標法上の共有商標制度における使用権能の範囲を明確化した点に重要な意義を有する判例である。

二、事実関係

商標権共有関係の形成

原告曾一峰氏は、中華民国登録第1452925号「VINGO及び図形」商標（以下「係争商標」といい、指定商品はウォーターサーバー、給湯器等）の元商標権者であった。原告と訴外瀚濤網物通股份有限公司（以下「瀚濤社」といい、その後112年8月25日に被告華生飲水生技股份有限公司（以下「華生飲水」という）へと社名変更した）は、105年8月1日に協力契約書（以下「係争協力契約」という）を締結し、双方の製品をカルフール市場において共同でマーケティングする事項について合意し、係争商標を双方が共同で保有することについても合意した。その後瀚濤社は、係争協力契約に基づき、原告に対し商標権移転訴訟を提起し、知的財産及商事法院の別事件（110年度民商上更一字第2号民事判決）において、原告は係争商標を双方の共有名義に移転登記すべき旨の判決が下された。原告はこれを不服として上訴したが、最高法院111年度台上字第1467号民事裁定により上訴が棄却され確定した。係争商標は現在、原告と華生飲水（瀚濤社の社名変更後の会社）とが共有している。

被疑侵害行為

原告は、被告華生飲水の親会社である被告華生水資源生技股份有限公司（以下「華生水資源」という）が、華生飲水と共用するウェブページ上において、原告の許諾又は同意を得ることなく、係争商標をボトル入り飲料水用ウォーターサーバー商品の販売ページに使用しており、これは故意による原告の商標権侵害を構成すると主張し、商標法第69条第3項、第71条第1項第3号等の規定に基づき、被告らに対し連帯損害賠償責任（新台湾ドル160万元）を求めて提訴した。

三、争点

四、裁判所の判断

（一）権利保護の必要性の肯定

裁判所は、別件の台湾高等法院における調停調書の原因事実（賃借車両の返還、保証金及び関連する立替金債務等の紛争）について検討し、これが本件の商標権をめぐる争いの原因事実とは明らかに関連性を有しないと認定した。したがって、原告が本件訴訟を提起することは、当該調停調書第3項所定の「訴訟上又は訴訟外において改めていかなる権利の主張もしてはならない」という制限に違反するものではなく、権利保護の必要性を備えているとした。

（二）立証責任の運用——原告は侵害の事実を十分に証明していない

裁判所は、原告が提出したウェブページのスクリーンショット証拠について検討した結果、次のとおり認定した。原告が提出した元のスクリーンショットは、いずれもその実際の取得時期を知ることができず、かつ原告が法廷で指摘した係争商標の侵害部分は、いずれも微小で識別困難であり、被告らもその形式的真正性を否認している。原告はその後関連する電子ファイルを補充して裏付けようとしたが、各ファイルの更新日時は、原告が主張するスクリーンショットの日付とは一致していない。したがって、原告が被告による係争商標の使用の事実を十分に立証したか否かには、なお疑問の余地があるとした。

（三）核心的論理——共有商標権者の使用行為は第46条の同意要件の制限を受けない

【要旨】共有商標権の許諾、再許諾、移転、放棄、質権の設定又は持分の移転若しくは質権の設定は、共有者全員の同意を得なければならないと、商標法第46条第1項前段に明文で規定されている。したがって、共有商標について許諾、再許諾、移転、放棄、質権の設定又は持分の移転若しくは質権の設定を行う場合に限り、共有者全員の同意を得るべきである。係争商標は別件判決により原告及び瀚濤社（すなわち華生飲水の前身）の共有であることが確定しているところ、被告華生飲水は係争商標の共有者の一人である以上、前記商標法の規定によれば、前記の共有者全員の同意を要する場合を除き、被告華生飲水は当然に係争商標を使用する権利を有し、原告の係争商標権を侵害するものとはいえない。

本件判決のこの部分の論理は、重要な解釈論上の意義を有する。裁判所は厳格な文言解釈の方法を採用し、商標法第46条第1項が定める共有者全員の同意を要する処分行為の類型を、条文に明文で列挙された「許諾、再許諾、移転、放棄、質権の設定、持分の移転又は質権の設定」という特定の処分行為に限定的に解釈し、共有者が単に当該商標を「使用する」行為には及ばないとした。この解釈方法の規範的な理由は、実質的に民法上の共有物の利用に関する一般法理と呼応するものである——共有者はその持分に基づき、共有物の全部について、本来使用収益の権能を有する（民法第818条参照）のであり、この共有関係自体から生じる固有の使用権能は、共有物を処分する権能（共有物の処分には共有者全員の同意を要する。民法第819条第2項参照）とは性質を異にする。商標法第46条第1項が「使用」を共有者全員の同意を要する処分行為の類型として列挙していない以上、立法者は共有者固有の使用権能を、同条が定める同意の制限の対象から意図的に除外したものと解すべきである。この解釈の結果は、商標権の共有者間における通常の合理的な期待とも合致する——なぜなら、共有者は既に共有関係を通じて商標権の一部の権利を取得している以上、もし当該商標を使用するたびに他の共有者の個別の同意を得る必要があるとするならば、共有商標権の実際の利用が著しく阻害されることとなり、共有物についての使用収益を共有者に付与するという共有制度の基本的な規範趣旨に反することになるからである。

五、本件の法理的意義

共有商標権の処分行為の範囲に関する限定解釈の先例

本件は、商標法第46条第1項所定の「共有者全員の同意を要する」処分行為の範囲について、限定的に解釈すべきであり、条文に明文で列挙された特定の処分態様にのみ及び、共有者が単に商標を使用する行為には及ばないことを明確に示した。この解釈方法は、その後契約紛争、企業間の協力関係の破綻又は裁判所の判決等を原因として商標権の共有関係が形成された各種の事案にとって、重要な解釈論上の先例を提供するものである——共有者は、たとえ相互に商業上の競争関係又は協力関係の破綻という緊張関係にあったとしても、それぞれ共有者としての地位に基づき、当該共有商標を自由に使用することができ、改めて他の共有者の同意を得る必要はない。これは、訴訟又は契約の履行によって商標権の共有関係に否応なく入ることとなった企業にとって、重要なリスク評価及び実務上の対応の参考価値を有する。

本文は公開された判決書及び関連学説を基に整理したものであり、学術研究の参考に供するものです。

智慧財產及商業法院　110年度民商上字第7號民事判決（第一審：臺灣臺北地方法院109年度智字第21號民事判決）

【判例研究】樂團團名商標權歸屬事件

「品牌」「團名／藝名」與「註冊商標」之概念區辨——商標註冊主義下團體姓名權主張之侷限

一、緒論：藝人與經紀公司間團名商標歸屬爭議之典型案例

近年來，臺灣藝人與經紀公司間，因藝名、團名之商標權歸屬所生之爭議層出不窮，此類爭議之共通結構為：藝人於尚未成名之前，往往因欠缺議價籌碼或法律知識，未就其藝名、團名之商標權歸屬與經紀公司為明確約定；其後藝人或樂團一舉成名，該藝名、團名累積龐大商業價值，惟商標權卻已因經紀公司搶先申請註冊而歸屬經紀公司所有，雙方經紀關係終止後，遂生藝人得否請求返還該商標權之爭議。本案即係圍繞知名獨立樂團「蘇打綠」與其前經紀人林暐哲間，就「蘇打綠Sodagreen」商標權歸屬所生之重要訴訟，智慧財產及商業法院110年度民商上字第7號民事判決，就此一爭議類型，提供具高度參考價值之法律論理架構。

二、事實關係

當事人背景及經紀合約之簽訂

蘇打綠樂團成員於92年（2003年）確定為何景揚、史俊威、吳青峰、謝馨儀、龔鈺祺、劉家凱等六人。被上訴人林暐哲於89年3月10日設立獨資之林暐哲音樂社（該音樂社已於99年10月13日辦理歇業登記），其後另於99年6月21日設立林暐哲音樂社有限公司（與前開音樂社為不同之法律主體）。蘇打綠樂團於93年4月27日與林暐哲音樂社簽署經紀合約，其後團員史俊威、吳青峰、謝馨儀、龔鈺祺等四人，復於96年12月6日與林暐哲音樂社簽訂經紀續約。林暐哲音樂社於97年間（後經延展至108年，並取得延展保護至117年即2028年）就「蘇打綠Sodagreen」申請商標註冊獲准，指定使用於多項商品及服務類別，合計六件註冊商標。

經紀關係之終止及爭議之爆發

蘇打綠樂團原計畫自106年1月2日起休團，林暐哲亦於105年6月間配合對外宣布蘇打綠休團之消息，樂團認為雙方已合意經紀關係於106年1月1日終止。惟自108年4月起，蘇打綠樂團及主唱吳青峰陸續遭林暐哲音樂社有限公司指控違約、侵權，雙方師徒情誼隨之破裂，掀起一連串法律爭議。

樂團之因應及本件訴訟標的

蘇打綠樂團遂於108年8月23日成立蘇打綠有限公司（代表人為團員史俊威），於109年5月7日申請註冊「蘇打綠」商標，並同時就林暐哲音樂社有限公司名下六件「蘇打綠Sodagreen」商標申請廢止；其中四件商標其後經智慧局以商標法第63條第1項第2款所定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」為由，作成廢止處分並告確定，因該等商標已失其效力，無從再為移轉登記之標的。蘇打綠樂團復對林暐哲音樂社有限公司提起本件訴訟，就其餘二件仍有效之註冊商標（第01310955號及第01613820號，下稱系爭商標），請求判命移轉登記予蘇打綠六位團員共有。

三、爭點

四、法院之判斷

（一）第一審之部分認定——經紀關係已消滅，惟商標權歸屬不受影響

第一審（臺灣臺北地方法院109年度智字第21號民事判決）認定，因林暐哲音樂社已於99年10月13日辦理歇業登記，其商業主體已然消滅，雙方間之經紀合約、經紀續約，即已因其中一方商業主體資格消滅而失其合約效力，復因林暐哲音樂社與林暐哲音樂社有限公司為不同之法律主體，後者亦未承繼前者於經紀合約下之權利義務，故蘇打綠樂團關於「其與林暐哲音樂社有限公司間已無經紀關係存在」此一主張，尚屬合理有據。惟即便此一主張獲一、二審法院共同肯認（且已判決確定），兩審級法院仍均認定：林暐哲音樂社及其有限公司，係為自己利益而獨立取得系爭商標權利，蘇打綠樂團並無權要求將系爭商標權移轉登記予其團員共有。

（二）商標權取得與經紀合約無涉——契約文義解釋之操作

【要旨一】經紀合約、經紀續約並非林暐哲音樂社、被上訴人申請註冊系爭商標之原因關係，且該等合約文字中並未出現「註冊商標」四字，顯示兩造並未就註冊商標一事為約定，「註冊商標」不在合約範圍之內，契約文字已臻明確。

【要旨二】「品牌」不等於「註冊商標」；「品牌」係指營業、商品或服務之象徵，乃由商譽、產品或服務、企業文化以及整體營運管理形象等因素形塑而成，「商標」則係指具有識別性之標識，足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。品牌經營權與商標之轉讓與否，應個別依契約約定為斷。「團名、藝名」亦不等同於「註冊商標」，經紀合約與經紀續約中所提及之「團名、藝名」，與系爭之「註冊商標」毫無關聯。

法院此部分之論理，展現嚴謹之契約文義解釋方法——法院並不因經紀合約中泛稱之「品牌」「團名」「藝名」等用語，即擴張解釋為雙方已就「商標權」此一具備特定法律內涵之權利標的為約定，蓋此三者於法律概念上分屬不同層次：「品牌」係一綜合性、事實層次之商業識別概念；「藝名、團名」係指涉特定人物或團體之稱謂；「註冊商標」則係經法定程序取得，具備排他效力之法律上權利。法院並具體指出，樂團團員與經紀公司所簽署之契約，其上簽名者均為團員之個人本名（如「吳青峰」），而非以「蘇打綠」之團體名義簽署，此一事實復佐證契約雙方之權利義務關係，本質上係建立於經紀公司與個別自然人團員間，而非以「蘇打綠」此一團名本身作為契約之權利主體。

（三）團員就團名不具備共有姓名權——消費者認知調查之運用

就蘇打綠樂團團員主張，「蘇打綠」團名係由團員共同發想、定名而成，並持續投入時間心力使該團名等同於團員本身、形成密不可分之人格關係，故應肯認團員就此享有共有姓名權乙節，法院審酌樂團歷經多次成員變動（現有團員陣容遲至92年方始確定）之事實，並援引若干網路輿論文章（如「蘇打綠的其他團員現在在想什麼」「有人可以不Google講出蘇打綠全部成員嗎」等內容）為佐證，認定一般消費者實際上難以將「蘇打綠」此一團名，與六位團員之個人身分產生緊密、明確之連結，故團員主張「蘇打綠」等同於其個人身分辨識之說法，尚難採認，其等就此團名並不當然享有得對抗商標權人之共有姓名權。

（四）商標註冊主義及法定評定期間經過之效力

法院並指出，臺灣商標法係採「註冊主義」，系爭商標權業經智慧局核准由林暐哲音樂社、其有限公司相繼取得、移轉並公告十餘年，且已超過商標法所定五年法定評定期間，依法已生絕對效力，蘇打綠樂團團員已無從再依評定程序，爭執系爭商標註冊之效力，此與エマックス事件（日本商標法除斥期間問題）於方法論上有相通之處——即註冊商標經過法定期間後，縱其取得過程存有若干爭議，基於維護既存法律狀態安定性之政策考量，仍賦予其對世之絕對效力保障。

五、本案之法理意義

「品牌」「藝名團名」與「註冊商標」三層概念之精確區辨

本案最重要之理論貢獻，在於明確劃定「品牌」（事實層次之商業識別綜合概念）、「藝名、團名」（人物或團體之稱謂）與「註冊商標」（法定程序取得之排他性法律權利）三者間之概念界限，並具體闡明：縱使經紀合約中泛稱之「品牌」或「團名」概念，於商業實務上與該註冊商標所指涉之標識高度重疊，亦不得逕以此推論雙方已就「商標權」此一特定法律權利之歸屬及移轉，達成默示或明示之合意，此一區辨方法論，對其後類似藝人與經紀公司間之商標權歸屬爭議，提供重要之契約解釋基準。

本文係依公開判決書及相關學說整理而成，供學術研究參考之用。

知的財産及商事法院（台湾）　110年度民商上字第7号民事判決（第一審：台湾台北地方法院109年度智字第21号民事判決）

【判例研究】バンド名の商標権帰属事件

「ブランド」「団体名・芸名」と「登録商標」の概念上の区別——商標登録主義の下における団体の氏名権主張の限界

一、緒論：芸能人とマネジメント会社の間でのバンド名商標帰属をめぐる典型的事例

近年、台湾の芸能人とマネジメント会社との間で、芸名・団体名の商標権帰属をめぐる争いが後を絶たない。この種の争いに共通する構造は次のとおりである。芸能人はまだ有名になっていない段階で、しばしば交渉力又は法律知識の不足から、自己の芸名・団体名の商標権の帰属についてマネジメント会社と明確な合意をしないまま契約を結ぶ。その後、芸能人又はバンドが一躍有名になり、当該芸名・団体名が莫大な商業的価値を蓄積するに至るが、商標権は既にマネジメント会社が先に出願登録していたことによりマネジメント会社に帰属しており、双方のマネジメント関係が終了した後、芸能人が当該商標権の返還を請求できるか否かという争いが生じる。本件は、まさに著名なインディーズバンド「蘇打綠（ソーダグリーン）」と、その元マネージャーである林暐哲氏との間で生じた、「蘇打綠Sodagreen」商標権の帰属をめぐる重要な訴訟であり、知的財産及商事法院110年度民商上字第7号民事判決は、この種の争いの類型について、高度な参考価値を有する法的論理の枠組みを提供するものである。

二、事実関係

当事者の背景及びマネジメント契約の締結

蘇打綠バンドのメンバーは、92年（2003年）に何景揚、史俊威、呉青峰、謝馨儀、龔鈺祺、劉家凱の6名に確定した。被上訴人林暐哲氏は89年3月10日、個人事業として林暐哲音楽社を設立した（同音楽社は既に99年10月13日に廃業登記を行っている）。その後、林暐哲氏は別途99年6月21日に林暐哲音楽社有限公司を設立した（前記音楽社とは別個の法人格を有する）。蘇打綠バンドは93年4月27日、林暐哲音楽社とマネジメント契約を締結し、その後メンバーの史俊威、呉青峰、謝馨儀、龔鈺祺の4名は、96年12月6日に林暐哲音楽社とマネジメント継続契約を締結した。林暐哲音楽社は97年、「蘇打綠Sodagreen」の商標登録を出願し承認を得た（その後108年に延長され、117年（2028年）までの延長保護を取得した）。指定商品・役務は複数の類にわたり、合計6件の登録商標であった。

マネジメント関係の終了及び争いの勃発

蘇打綠バンドは当初106年1月2日からの活動休止を計画しており、林暐哲氏も105年6月にこれに合わせて蘇打綠の活動休止を対外的に発表した。バンド側は、双方が合意によりマネジメント関係を106年1月1日をもって終了させたものと認識していた。しかし108年4月から、蘇打綠バンド及びボーカルの呉青峰氏は、林暐哲音楽社有限公司から相次いで契約違反・権利侵害の指摘を受け、双方の師弟としての信頼関係は崩壊し、一連の法的紛争が巻き起こることとなった。

バンド側の対応及び本件訴訟の対象

蘇打綠バンドは108年8月23日、蘇打綠有限公司を設立し（代表者はメンバーの史俊威）、109年5月7日に「蘇打綠」商標を出願するとともに、林暐哲音楽社有限公司名義の6件の「蘇打綠Sodagreen」商標について廃止を申請した。そのうち4件の商標は、その後智慧局によって商標法第63条第1項第2号所定の「正当な事由なく引き続き使用せず、又は使用を継続的に停止した状態が満3年に至った」ことを理由に廃止処分がなされ確定したため、これらの商標は既に効力を失い、もはや移転登記の対象とはなり得なかった。蘇打綠バンドはさらに林暐哲音楽社有限公司に対し本件訴訟を提起し、なお有効な残り2件の登録商標（第01310955号及び第01613820号、以下「係争商標」という）について、蘇打綠の6名のメンバーの共有名義への移転登記を命じるよう求めた。

三、争点

四、裁判所の判断

（一）第一審の部分的な認定——マネジメント関係は既に消滅したが、商標権の帰属には影響しない

第一審（台湾台北地方法院109年度智字第21号民事判決）は、林暐哲音楽社が既に99年10月13日に廃業登記を行い、その商業主体が既に消滅していることから、双方間のマネジメント契約及びマネジメント継続契約は、一方当事者の商業主体資格の消滅により既にその契約上の効力を失っていると認定した。さらに、林暐哲音楽社と林暐哲音楽社有限公司とは別個の法人格を有し、後者が前者のマネジメント契約上の権利義務を承継したものでもないことから、蘇打綠バンドの「自社と林暐哲音楽社有限公司との間には既にマネジメント関係が存在しない」との主張は、合理的な根拠を有するものであるとした。もっとも、この主張が第一審・第二審の両裁判所によって共に肯定され（かつ既に確定判決となっている）としても、両審級の裁判所はいずれも、林暐哲音楽社及びその有限公司は自己の利益のために独立して係争商標権を取得したものであり、蘇打綠バンドには係争商標権をそのメンバーの共有名義に移転登記するよう求める権利はないと認定した。

（二）商標権の取得はマネジメント契約とは無関係——契約文言解釈の運用

【要旨一】マネジメント契約、マネジメント継続契約は、林暐哲音楽社、被上訴人が係争商標を出願登録した原因関係ではなく、かつ当該契約の文言中には「登録商標」という4文字は現れておらず、両当事者が商標登録について合意していなかったことが示されている。「登録商標」は契約の範囲内にはなく、契約の文言は既に明確である。

【要旨二】「ブランド」は「登録商標」と同一ではない。「ブランド」とは営業、商品又は役務の象徴を指し、商業上の信用、製品又は役務、企業文化並びに全体的な経営管理イメージ等の要素によって形成されるものである。これに対し「商標」とは、識別性を備えた標識であって、商品又は役務の関連消費者にこれを商品又は役務の出所を示すものとして認識させ、他人の商品又は役務と区別することができるものをいう。ブランド経営権と商標の譲渡の可否は、それぞれ個別に契約の定めによって判断されるべきである。「団体名、芸名」もまた「登録商標」と同一ではなく、マネジメント契約及びマネジメント継続契約において言及されている「団体名、芸名」は、係争の「登録商標」とは何ら関連性を有しない。

裁判所のこの部分の論理は、厳密な契約文言解釈の方法を示している。裁判所は、マネジメント契約中で漠然と用いられている「ブランド」「団体名」「芸名」等の用語のみをもって、双方が既に「商標権」というこの特定の法的内実を備えた権利の対象について合意していたと拡張解釈することはしなかった。なぜなら、この三者は法概念上、それぞれ異なる次元に属するものだからである。「ブランド」は総合的・事実的次元における商業上の識別概念であり、「芸名、団体名」は特定の人物又は団体を指す呼称であり、「登録商標」は法定手続を経て取得される、排他的効力を備えた法律上の権利である。裁判所はさらに具体的に、バンドメンバーとマネジメント会社との間で締結された契約について、その署名者はいずれもメンバー個人の本名（「呉青峰」等）であり、「蘇打綠」という団体名義で署名されたものではないことを指摘した。この事実は、契約当事者間の権利義務関係が、本質的にマネジメント会社と個々の自然人であるメンバーとの間に構築されたものであり、「蘇打綠」というこの団体名自体を契約上の権利主体とするものではないことをさらに裏付けるものである。

（三）メンバーは団体名について共有の氏名権を有しない——消費者認識調査の運用

蘇打綠バンドのメンバーが主張した、「蘇打綠」という団体名はメンバーが共同で発想し命名したものであり、継続的に時間と労力を投じて当該団体名をメンバー自身と同一視されるものとし、不可分の人格的関係を形成してきたのであるから、メンバーはこれについて共有の氏名権を有することを認めるべきであるとの点について、裁判所は、バンドが複数回のメンバー変更を経てきた事実（現在のメンバー構成が確定したのは92年に至ってからである）を検討し、いくつかのネット上の言論記事（「蘇打綠の他のメンバーは今何を考えているか」「Googleせずに蘇打綠のメンバー全員を言える人はいるか」等の内容）を裏付けとして援用した上で、一般消費者は実際には「蘇打綠」というこの団体名を、6名のメンバー個人の身分と緊密かつ明確に結び付けることは困難であると認定した。したがって、メンバーが「蘇打綠」が自己の個人としてのアイデンティティの識別と同一であると主張する見解は、採用し難く、メンバーはこの団体名について、商標権者に対抗しうる共有の氏名権を当然に有するものではないとした。

（四）商標登録主義及び法定評定期間経過の効力

裁判所はさらに、台湾商標法は「登録主義」を採用しており、係争商標権は既に智慧局によって林暐哲音楽社及びその有限公司が相次いで取得、移転し、10年余りにわたり公告されてきたものであり、かつ既に商標法所定の法定評定期間である5年を超えていることから、法律上絶対的な効力を生じており、蘇打綠バンドのメンバーはもはや評定手続によって係争商標登録の効力を争うことはできないと指摘した。これは、エマックス事件（日本商標法の除斥期間の問題）と方法論上通じるところがある——すなわち、登録商標が法定期間を経過した後は、たとえその取得の過程に一定の争いが存在したとしても、既存の法律状態の安定性を維持するという政策的考慮に基づき、なおこれに対世的な絶対的効力の保障を与えるというものである。

五、本件の法理的意義

「ブランド」「芸名・団体名」と「登録商標」という三層の概念の精確な区別

本件の最も重要な理論的貢献は、「ブランド」（事実的次元における商業上の識別の総合的概念）、「芸名、団体名」（人物又は団体の呼称）、及び「登録商標」（法定手続を経て取得される排他的な法律上の権利）という三者の間の概念上の境界を明確に画定した点にある。そして、たとえマネジメント契約中で漠然と用いられる「ブランド」又は「団体名」の概念が、商業実務上、当該登録商標が指す標識と高度に重複するものであったとしても、これのみをもって双方が既に「商標権」という特定の法的権利の帰属及び移転について、黙示又は明示の合意に達していたと推論することはできないことを具体的に明らかにした。この区別の方法論は、その後の類似の芸能人とマネジメント会社との間の商標権帰属をめぐる争いにとって、重要な契約解釈上の基準を提供するものである。

本文は公開された判決書及び関連学説を基に整理したものであり、学術研究の参考に供するものです。

智慧財產法院　109年度行商訴字第101號行政判決

【判例研究】焦糖哥哥商標廢止事件

商標法第5條「使用」要件之判斷基準——藝名、角色名稱使用與商標維權使用之區辨

一、緒論：商標廢止制度與「維權使用」之根本課題

「焦糖哥哥」商標廢止事件，是臺灣智慧財產及商業法院就《商標法》第63條所規定之商標連續三年未使用廢止制度中，「商標使用」之意義及判斷標準所作出的重要判例。本案之特色在於，爭點並非一般商標侵權案件中商標近似使用是否構成侵權，而是在於作為藝人藝名或角色名稱而廣為人知之名稱，究竟是否屬於《商標法》上之「商標使用」，抑或僅係作為識別特定人物之稱呼而已。依據臺灣《商標法》第63條第1項第2款規定，註冊商標於註冊後，無正當事由連續三年以上未使用者，任何人均得申請廢止其商標註冊。此一制度旨在要求商標權人於取得註冊後，仍須持續於市場上實際使用商標，使商標得以維持其識別商品或服務來源之功能，避免商標僅因註冊而遭長期占有，妨礙他人申請相同或近似商標，並確保商標制度之正常運作。然而，《商標法》所稱之「使用」，並非僅指商標名稱或圖樣曾經出現即可成立。依《商標法》第5條規定，所謂商標使用，係指基於行銷商品或服務之目的而使用商標，且其使用方式足以使相關消費者認識其係作為商品或服務來源標識之商標。因此，即使某一名稱長期作為藝名或角色名稱而廣泛使用，倘若未發揮識別商品或服務來源之功能，仍不得認定屬於《商標法》所稱之商標使用。本案即係將《商標法》第5條所稱之「商標使用」概念具體適用於藝名使用情形之代表性案例。本案中，兒童電視頻道「momo親子台」主持人陳嘉行於主持節目期間使用「焦糖哥哥」作為藝名。該藝名係由節目製作公司優視傳播股份有限公司所命名，並由該公司申請註冊「焦糖哥哥」商標。其後，陳嘉行雖已離開節目，不再擔任主持人，但由於一般觀眾對其本名之認識遠不如「焦糖哥哥」一名，因此其於參與各類商業演出及公開活動時，仍持續以「焦糖 陳嘉行」之名義從事演藝活動。另一方面，優視傳播股份有限公司於節目停播後，仍持續販售先前製作完成之節目錄影帶、DVD及音樂專輯等商品，而該等商品上仍標示有「焦糖哥哥」名稱。2019年5月，優視傳播股份有限公司向陳嘉行寄發存證信函，主張其繼續使用「焦糖哥哥」名稱已侵害商標權，並要求立即停止使用，否則將提起刑事告訴。對此，陳嘉行於諮詢法律專業人士後，認為「焦糖哥哥」商標已逾三年未作為商標實際使用，遂依《商標法》第63條第1項第2款規定，向主管機關申請廢止該商標。對於廢止申請，優視傳播股份有限公司則主張，雖然陳嘉行已非節目主持人，但公司仍持續販售節目錄影帶、DVD及音樂專輯等商品，而商品上均標示有「焦糖哥哥」名稱，因此該商標仍屬持續使用，並未構成三年未使用之廢止事由。因此，本案之核心爭點在於，藝名之使用，以及於既有影音作品、錄影帶及音樂專輯等商品上持續標示「焦糖哥哥」名稱之行為，是否屬於《商標法》第5條所規定之「商標使用」。本判決明確指出，名稱本身具有高度知名度，並不當然表示已構成商標使用；是否屬於商標使用，仍應以相關消費者是否將該表示認識為商品或服務來源之識別標誌為判斷基準。法院並進一步區分，藝名或角色名稱之使用，與維持商標權所要求之商標使用，在法律性質上並不相同。是故，本判決具體建構了臺灣《商標法》第5條所稱「商標使用」之判斷標準，並成為臺灣商標法實務上關於商標使用及不使用廢止制度之重要代表性判例。

二、事實關係

優視傳播股份有限公司（下稱「優視公司」）於2008年間，以「焦糖哥哥」申請商標註冊，經核准取得商標權，指定使用於演藝經紀等相關服務。其後，長期以「焦糖哥哥」為藝名，擔任優視公司系列電視節目（含MOMO親子台等頻道節目）主持人及演員之藝人陳嘉行，以該商標「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」為由，向經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）申請廢止該商標註冊。智慧局審查後，准予廢止。優視公司不服，提起本件行政訴訟，主張其確有持續使用該商標之事實，訴請撤銷智慧局之廢止處分。

三、爭點

本件之核心爭點為：優視公司所提出，證明其節目清單、專輯MV、DVD等content中，確實出現「焦糖哥哥」文字之相關證據，是否足以證明優視公司已就系爭商標，為商標法第5條所定「行銷目的」及「消費者商標認知」要件下之正當使用，從而阻卻廢止事由之成立？

四、智慧財產法院之判斷

（一）節目中使用「焦糖哥哥」文字非等同於商標使用

【要旨】優視公司雖提出節目清單、專輯MV、DVD等有使用「焦糖哥哥」文字之證據，惟此等證據僅能證明陳嘉行有以「焦糖哥哥」名稱擔任優視公司系列節目或專輯之主持人或演員，且上開證據同時或僅標示「MOMO」、「MOMO親子台」等字樣。因此，消費者對於「焦糖哥哥」之認知，僅止於是特定個人、角色，並非作為表彰所指定之演藝經紀人等服務或來源之識別，並非商標之使用。

法院此部分之論理，核心在於區辨「文字之曝光及使用頻率」與「商標法上之商標使用」二者間之本質差異。法院具體指出，縱使「焦糖哥哥」一詞於相關節目content中，確實反覆、大量出現，惟其呈現之脈絡及方式，係作為識別「特定主持人或演員身分」之個人化稱謂或藝名而使用，而非作為向消費者傳達「此一服務係由優視公司所提供」此一出所識別訊息之商標而使用；復參酌相關content同時或另行標示「MOMO」、「MOMO親子台」等其他明確之品牌或頻道識別標識，益徵消費者於接觸該等content時，實際上係以此等其他標識作為辨識服務出處之依據，「焦糖哥哥」於消費者之認知結構中，僅止於指涉特定自然人或其節目角色之稱謂功能，未能發揮商標法所要求之出所識別功能。

（二）角色設定或扮演行為非屬商標使用之判斷

就優視公司所提出，節目中多個角色名稱均曾由不同人演繹、該等角色名稱之商標權屬公司所有此一論點，法院進一步闡明：此等角色人選之更迭安排，本質上屬於當事人間契約自由原則下所協議之合作模式問題，與該角色名稱是否曾經作為商標法上之「商標」而為實際使用之問題，性質上截然有別，不得混為一談。法院並具體指出，就節目中「焦糖哥哥」文字之實際呈現方式而言，其本身並無特別顯著之標示方式，而係以介紹主持人或演出人員名稱之通常方式，加註於參與人員臉部影像旁側，此一呈現方式，依相關消費者之通常認知，僅能理解為節目或活動中特定人物、角色之名稱標示，客觀上尚無從使消費者由此節目或活動之呈現內容，認知或意識「焦糖哥哥」與系爭商標指定之演藝經紀等服務項目間，存有作為商標所應具備之出所連結關係。

五、本案之法理意義

1　商標「使用」要件雙重審查基準之具體展現

本案完整展現臺灣商標法實務就商標法第5條「使用」要件所採之雙重審查基準：其一為主觀要件，即商標權人之使用行為，是否確實出於行銷其註冊商品或服務之目的；其二為客觀要件，即該使用行為，客觀上是否確實將商標使用於所註冊之商品或服務類別，且其呈現方式足以使消費者將其認識為表彰特定出所之商標。本案之特殊意義，在於具體展現此二要件於「藝名／角色名稱」此一特殊使用型態下之操作方法——縱使該名稱之曝光頻率甚高、亦確實與商標權人之節目content密切相關，惟倘其呈現脈絡及方式，客觀上僅足以使消費者將其理解為特定人物或角色之稱謂，而非藉以識別服務提供者之出所標識，即不構成商標法上之正當使用。

2　演藝經紀產業商標管理實務之重要警示

本案對於演藝經紀、媒體製作等產業之商標管理實務，具有重要之實務警示意義：企業縱使長期投注資源培植特定藝人或節目角色，並以該藝名或角色名稱申請商標註冊，倘其後續之實際使用型態，僅止於將該名稱作為節目主持人或演員身分之識別標籤，而未搭配其他積極作為（例如將該名稱與企業自身之品牌識別為緊密之出所連結宣傳、或以該名稱本身作為商品或周邊產品之品牌標示等），仍有相當風險，因欠缺商標法所要求之「商標使用」要件該當性，而面臨遭利害關係人（如該名稱之實際使用藝人本人）申請廢止之法律風險，此於藝人與經紀公司間就藝名商標權歸屬發生爭議之情形下，尤具參考價值。

3　契約自由原則與商標法要件判斷之界限劃分

本案明確劃定「契約法上之角色扮演安排」與「商標法上之使用要件判斷」二者間之界限，闡明縱使企業於契約上，得依其自由意志安排何人得以特定角色名稱參與演出，此一契約自由範疇內之安排，並不當然等同於該角色名稱已於商標法意義下，被實際使用為表彰特定服務出所之商標，此一界限之劃定，避免商標權人以契約安排之外觀，混淆規避商標法所定之維權使用要件，具有防止商標權人怠於實際使用而僅形式性占有權利之政策意義。

本文係依公開判決書及相關學說整理而成，供學術研究參考之用。

知的財産法院（台湾）　109年度行商訴字第101号行政判決

【判例研究】「焦糖哥哥（キャラメル兄さん）」商標廃止事件

商標法第5条「使用」要件の判断基準——芸名・キャラクター名の使用と商標の権利維持使用との区別

一、緒論：商標廃止制度と「権利維持使用」の根本的課題

「焦糖哥哥（キャラメル兄さん）」商標廃止事件は、台湾智慧財產及商業法院が、商標法第63条に規定される不使用取消（廃止）制度における「商標の使用」の意義について具体的な判断基準を示した重要判例である。本件の特徴は、芸能人の芸名・キャラクター名として広く知られている名称が、商標法上の「商標の使用」に該当するか、それとも単なる人物の呼称として使用されているにすぎないのかが争点となった点にある。台湾商標法第63条第1項第2号は、登録商標について正当な理由なく継続して3年以上使用していない場合には、何人もその登録の廃止を請求することができると規定している。この制度は、商標権者が登録後も継続的に商標を市場で使用し、商品又は役務の出所表示機能を維持することを求めるものであり、実際に使用されない商標による権利の独占を防止することを目的としている。もっとも、商標法上いう「使用」とは、単に商標が表示されていることを意味するものではない。商標法第5条は、「マーケティングの目的」で使用され、かつ関連消費者が当該表示を商品又は役務の出所を示す商標として認識できる態様で使用されていることを要件としている。そのため、芸名やキャラクター名として広く使用されている名称であっても、それが商標としての出所表示機能を果たしていなければ、商標法上の「使用」とは認められない。本件は、この商標法第5条にいう「使用」の概念を具体的に適用した代表的事例である。本件では、児童向けテレビ番組「momo親子台」の司会者であった陳嘉行は、番組出演当時、「焦糖哥哥」という芸名を使用していた。この芸名は番組制作会社である優視傳播股份有限公司によって命名され、同社は「焦糖哥哥」を商標登録していた。その後、陳嘉行は番組を降板したものの、本名よりも「焦糖哥哥」の名称が一般に広く認知されていたことから、各種イベントや商業活動において「焦糖 陳嘉行」の名称を引き続き使用していた。一方、優視傳播公司は番組終了後も、過去に制作した映像作品や音楽アルバムを継続して販売しており、それらの商品には「焦糖哥哥」の表示が付されていた。2019年5月、優視傳播公司は陳嘉行に対し、「焦糖哥哥」の名称の使用は商標権侵害に当たるとして使用中止を求める内容証明郵便を送付し、使用を継続する場合には刑事告訴を行う旨を通知した。これに対し陳嘉行は「焦糖哥哥」商標は既に3年以上商標として使用されていないとして、台湾商標法第63条第1項第2号に基づき、商標登録の廃止を請求した。これに対し、優視傳播公司は、番組終了後もDVD、録画映像及び音楽アルバムなどの販売を継続しており、それらの商品に「焦糖哥哥」の表示を付して販売している以上、登録商標は継続して使用されていると主張した。そこで本件では、芸名としての使用、過去の映像作品や音楽商品の販売に伴う名称の表示が、商標法第5条にいう「商標としての使用」に該当するか否かが中心的争点となった。本判決は、名称が社会的に広く認知されていること自体は商標使用を意味するものではなく、関連消費者が当該表示を商品の出所表示として認識するか否かを基準として判断すべきであることを明確にした。そして、芸名・キャラクター名としての使用と、商標権を維持するために必要な商標としての使用とは法的性質が異なることを示し、台湾商標法における「使用」概念の判断基準を具体化した代表的判例として、現在の商標実務において重要な先例と位置付けられている。

二、事実関係

優視傳播股份有限公司（以下「優視社」という）は2008年、「焦糖哥哥」の商標登録を出願し、承認を受けて商標権を取得した。指定役務は芸能マネジメント等の関連役務であった。その後、長期にわたり「焦糖哥哥」を芸名として、優視社のシリーズテレビ番組（MOMO親子台等のチャンネル番組を含む）の司会者及び出演者を務めていた芸能人陳嘉行氏は、当該商標に「正当な事由なく引き続き使用せず、又は使用を継続的に停止した状態が満3年に至った」事由があるとして、経済部智慧財産局（以下「智慧局」という）に対し当該商標登録の廃止を申請した。智慧局は審査の結果、廃止を認めた。優視社はこれを不服として本件行政訴訟を提起し、自社が確かに当該商標を継続的に使用していた事実があると主張して、智慧局の廃止処分の取消しを求めた。

三、争点

本件の核心的な争点は、優視社が提出した、自社の番組リスト、アルバムのミュージックビデオ、DVD等のコンテンツの中に、確かに「焦糖哥哥」の文字が現れていることを証明する関連証拠が、優視社が係争商標について、商標法第5条所定の「マーケティングの目的」及び「消費者の商標認識」という要件の下での正当な使用を行ったことを証明するに足り、これにより廃止事由の成立を阻却するに足りるか、という点にある。

四、知的財産法院の判断

（一）番組における「焦糖哥哥」の文字の使用は商標使用に当たらない

【要旨】優視社は番組リスト、アルバムのミュージックビデオ、DVD等、「焦糖哥哥」の文字を使用した証拠を提出したが、これらの証拠は、陳嘉行氏が「焦糖哥哥」という名称をもって優視社のシリーズ番組又はアルバムの司会者又は出演者を務めていたことを証明するにすぎず、かつ前記証拠には同時に又は単独で「MOMO」、「MOMO親子台」等の文字も表示されている。したがって、消費者の「焦糖哥哥」に対する認識は、特定の個人、キャラクターを指すにとどまり、指定された芸能マネジメント等の役務又はその出所を表彰するものとしての識別ではなく、商標の使用には当たらない。

裁判所のこの部分の論理は、「文字の露出及び使用頻度」と「商標法上の商標使用」という両者の間の本質的な相違を区別することに核心がある。裁判所は具体的に、たとえ「焦糖哥哥」という語が関連する番組コンテンツの中に、確かに繰り返し大量に現れていたとしても、その表示される文脈及び方式は、「特定の司会者又は出演者の身分」を識別するための個人的な呼称又は芸名として使用されているものであり、消費者に対し「この役務は優視社によって提供されているものである」という出所識別のメッセージを伝達するための商標として使用されているものではないと指摘した。さらに、関連するコンテンツに同時に又は別途「MOMO」、「MOMO親子台」等の他の明確なブランド又はチャンネルの識別標識が表示されていることを参酌すれば、消費者が当該コンテンツに接する際、実際にはこれらの他の標識を役務の出所を識別する根拠としていることがいっそう裏付けられる。「焦糖哥哥」は消費者の認識構造の中では、特定の自然人又はその番組上のキャラクターを指す呼称としての機能にとどまり、商標法が要求する出所識別機能を発揮するには至っていない。

（二）キャラクター設定又は役柄の演技は商標使用に当たらないとの判断

優視社が主張した、番組中の複数のキャラクター名称がいずれも異なる人物によって演じられたことがあり、当該キャラクター名称の商標権は会社に帰属するとの論点について、裁判所はさらに次のとおり明らかにした。このようなキャラクターの配役の入れ替えの取り決めは、本質的に当事者間の契約自由の原則の下で合意された協力モデルの問題であり、当該キャラクター名称が商標法上の「商標」として実際に使用されたことがあるか否かという問題とは、性質上全く別のものであり、混同すべきではない。裁判所はさらに具体的に、番組中における「焦糖哥哥」の文字の実際の表示方式について、それ自体特に顕著な表示方式を有するものではなく、司会者又は出演者の名称を紹介する通常の方式で、参加者の顔の画像の脇に付記されているにすぎないと指摘した。この表示方式は、関連消費者の通常の認識に照らせば、番組又はイベントにおける特定の人物・キャラクターの名称表示としてしか理解できず、客観的に見て、消費者がこの番組又はイベントの表示内容から、「焦糖哥哥」と係争商標が指定する芸能マネジメント等の役務項目との間に、商標として備えるべき出所の結び付きが存在すると認識し又は意識するには至らない。

五、本件の法理的意義

1　商標「使用」要件の二重審査基準の具体的な展開

本件は、台湾商標法実務が商標法第5条の「使用」要件について採用する二重の審査基準を完全に示している。第一は主観的要件であり、すなわち商標権者の使用行為が、実際に自己の登録商品又は役務をマーケティングする目的に基づくものであるか否かである。第二は客観的要件であり、すなわち当該使用行為が客観的に、商標を登録された商品又は役務の類別に使用しているか、かつその表示方式が消費者にこれを特定の出所を表彰する商標として認識させるに足りるものであるか否かである。本件の特殊な意義は、「芸名／キャラクター名」というこの特殊な使用態様の下での、この二つの要件の運用方法を具体的に示した点にある——たとえ当該名称の露出頻度が非常に高く、また確かに商標権者の番組コンテンツと密接に関連していたとしても、その表示される文脈及び方式が、客観的に消費者に単に特定の人物又はキャラクターの呼称として理解させるに足りるにすぎず、役務提供者の出所を識別するための標識としての機能を果たしていないのであれば、商標法上の正当な使用を構成しない。

2　芸能マネジメント産業の商標管理実務における重要な警鐘

本件は、芸能マネジメント、メディア制作等の産業における商標管理実務にとって、重要な実務上の警鐘的意義を有する。企業がたとえ長期にわたり資源を投じて特定の芸能人又は番組上のキャラクターを育成し、当該芸名又はキャラクター名称をもって商標登録を出願したとしても、その後の実際の使用態様が、単に当該名称を番組の司会者又は出演者の身分を識別するラベルとして用いるにとどまり、他の積極的な措置（当該名称を企業自身のブランド識別と緊密な出所の結び付きとして宣伝すること、又は当該名称自体を商品若しくは関連商品のブランド表示として用いること等）を伴わないのであれば、なお相当なリスクが存在する。すなわち、商標法が要求する「商標使用」の要件該当性を欠くとして、利害関係人（当該名称を実際に使用している芸能人本人等）による廃止申請という法的リスクに直面することになる。これは、芸能人とマネジメント会社との間で芸名の商標権の帰属について争いが生じる場合において、とりわけ参考価値を有する。

3　契約自由の原則と商標法上の要件判断との境界の画定

本件は、「契約法上の役柄の配役の取り決め」と「商標法上の使用要件の判断」という両者の間の境界を明確に画定し、たとえ企業が契約上、自己の自由意思によって誰が特定のキャラクター名称をもって出演するかを取り決めることができるとしても、この契約自由の範疇内の取り決めが、当然に当該キャラクター名称が商標法上の意味において、特定の役務の出所を表彰する商標として実際に使用されたことと同視されるものではないことを明らかにした。この境界の画定は、商標権者が契約上の取り決めという外観をもって、商標法が定める権利維持使用の要件を混同させ回避することを防止するものであり、商標権者が実際の使用を怠りながら単に形式的に権利を占有することを防止するという政策的意義を有する。

本文は公開された判決書及び関連学説を基に整理したものであり、学術研究の参考に供するものです。