【判例研究】ボールスプライン(滾珠花鍵軸承)事件
【判例研究】滾珠花鍵軸承事件（ボールスプライン事件）
均等論五要件之創設——特許權技術範圍解釋論之根本轉換
一、緒論：均等論問題之理論背景
專利權之保護範圍，原則上依申請專利範圍（請求項）之文言為準。惟嚴格拘泥於文言解釋，往往使侵權行為人得以微小之技術置換，輕易規避專利權之保護，此與專利法獎勵發明、促進產業發展之立法目的（日本特許法第1條）有所扞格，亦有違衡平之理念。有鑑於此，比較法上多數法域均發展出「均等論（doctrine of equivalents）」，容許於一定要件下，將與申請專利範圍文言有異，惟實質上屬相同技術思想之置換態樣，仍納入專利權效力所及之範圍。ボールスプライン事件即係日本最高法院首次就均等論之適用要件為體系性闡釋之判決，其所建立之「均等五要件」，其後長期支配日本專利侵權訴訟中技術範圍認定之基本框架，堪稱日本專利法史上被引用最頻繁之判例之一。
二、事實關係
系爭發明及被控侵權物
原告（被上告人）擁有名稱為「無限滑動用滾珠花鍵軸承」之發明專利權，該發明之保持器（用以保持滾珠之構件）係一體成形之構造。被告（上告人）所製造販賣之被控侵權物件（椿精密ボールスプラインＳＰＧ型），其保持器則分割為三部分，並以外筒之突堤構造取代原發明中保持器薄壁部分所發揮之功能，二者於構成上並非完全一致。此一技術上之差異，使被控侵權物件於文言上未落入系爭專利請求項之範圍，遂引發應否依均等論肯認侵權成立之爭議。
下級審之對立見解
第一審否定侵權之成立，認定被控侵權物件與系爭發明之構成要件存有實質差異，不落入專利權效力所及之範圍；第二審則改採均等論之判斷方法，肯認侵權之成立。兩審見解之對立，反映日本專利實務於本判決作成前，就均等論之承認與否及其適用要件，尚欠缺最高法院層級之統一見解，此亦係本案上告最高法院之背景。
三、最高法院之判斷——均等論五要件之確立
最高法院於本判決中，首次明確承認均等論於日本專利法上之適用依據，並具體提出以下五項要件，凡對象製品或方法與申請專利範圍之文言記載有異之部分，同時滿足此五項要件者，即應認定為均等，落入專利權之技術範圍：
| 要件 | 內容 |
|---|---|
| 第一要件（非本質部分） | 該相異部分並非專利發明之本質性部分。 |
| 第二要件（目的達成・作用效果同一） | 縱將該部分置換，仍能達成專利發明之目的，並產生相同之作用效果。 |
| 第三要件（置換容易性） | 於對象製品等製造之時點，該領域中具有通常知識者（當業者）就此置換係屬容易想到者。 |
| 第四要件（非公知技術之再現・非容易推想） | 對象製品等於專利申請時，並非與公知技術相同，亦非當業者依公知技術於申請時所能容易推想而得。 |
| 第五要件（無意識排除等特段事由不存在） | 對象製品等並非於專利申請程序中，遭申請人自申請專利範圍中有意識地排除者，且無其他特段事由存在。 |
（一）第一要件：本質部分之判斷
此要件著眼於相異部分是否屬於該發明得以與先前技術相區隔、賦予其技術貢獻之核心特徵。若相異部分正屬此等核心特徵，縱使其餘構成要件相同，亦不應承認均等，蓋此將使專利權之保護範圍溢出其對技術貢獻所應享有之正當界限。反之，若相異部分僅屬非核心之周邊性設計選擇，則承認均等，方符合專利權保護發明實質貢獻之規範目的。
（二）第二要件：目的達成及作用效果之同一性
此要件要求置換後之對象製品，仍須能達成專利發明原欲解決之技術課題，並產生與專利發明實質相同之作用效果，此係均等論得以正當化之技術基礎——若置換後之效果已生實質差異，則此已非「均等」置換，而係實質不同之技術方案，自不應納入專利權效力所及之範圍。
（三）第三要件：置換容易性之時點
值得注意者，最高法院明確將置換容易性之判斷時點，設定為「對象製品等製造等之時點」，而非「專利申請時」。此一時點之選擇，具有重要之政策意涵：縱使置換手段係專利申請後始為公眾所知悉之新技術，只要於被控侵權物件製造時，當業者已能容易思及此一置換，即可能該當本要件。此一設計，反映最高法院於「第三人對申請專利範圍文言之信賴保護」與「專利權人受保護之必要性」二者間，傾向優先保護專利權人之立場——蓋若容許侵權行為人以申請後始出現之新置換手段規避責任，將使專利權之實質保護大打折扣。
（四）第四要件：與公知技術之關係
此要件之規範目的，在於防止均等論之適用範圍，不當擴張至依專利法第29條規定本不應賦予專利權之公知技術領域。倘對象製品等於申請時業已為公知技術，或當業者依公知技術於申請時即能容易推想而得，則此等技術方案本屬公共領域，任何人均得自由實施，不應因均等論之適用，而使專利權人享有超越其原專利貢獻範圍之獨占利益。
（五）第五要件：意識性排除等禁反言原則之引入
此要件實質上係美國專利法上「申請歷史禁反言（prosecution history estoppel）」法理之繼受。倘專利權人於申請程序中，曾因應審查意見而限縮申請專利範圍，或於申請過程中明確表示放棄特定技術方案，其後復主張此等遭排除之技術方案應納入均等範圍，即與其先前之意思表示相矛盾，基於禁反言原則，不應准許。此要件之舉證責任，依日本實務見解（如負荷裝置系統事件，東京地判平成10年10月7日），應由主張均等不成立之被告一方負擔，與前三要件由主張均等成立之原告負擔舉證責任者，恰成對比。
四、本案之具體適用及發回更審
最高法院將本案發回原審法院更為審理，其中關於第四要件之判斷尤具參考價值：最高法院指出，被控侵權物件實質上僅係將習知之「無負荷滾珠圓周方向循環及複列型式之角接觸構造滾珠花鍵軸承」，與習知之「分割式保持器」相組合而成，倘此一組合係當業者於申請時無庸參考系爭發明之揭露內容即能容易推想而得者，則被控侵權物件應認定為申請時之公知技術可容易推想之技術方案，不該當第四要件，從而不構成均等侵害。此一具體適用，展現第四要件於實務操作上防止均等論保護範圍不當擴張至公知技術領域之實質功能。據悉，發回更審程序中，原告其後撤回上訴，實質上形成被告勝訴之結果。
五、本判決之法理意義
1 專利權保護範圍解釋論之典範確立
本判決確立日本專利法上均等論之基本教義，使專利權之保護範圍不再僅拘泥於申請專利範圍之文言，而得依實質之技術思想同一性予以合理擴張，此對於防杜「僅變更構成要件之一部分即輕易規避專利侵權」之脫法行為，具有重大貢獻，亦使專利權之實質保護與衡平理念得以兼顧。
2 五要件作為分析框架之持續影響
本判決確立之五要件，其後歷經眾多下級審裁判之操作及闡釋，尤以第一要件（本質部分）及第五要件（意識性排除等特段事由）之判斷最為關鍵，實務上多數均等侵害遭否定之案例，均係基於此二要件不充足所致。此後最高法院復於マキサカルシトール事件（平成29年3月24日判決）就第五要件所稱「特段事由」之具體內涵，為進一步之闡釋，顯示本判決所建立之框架，迄今仍持續發展、精緻化中。
3 舉證責任分配之明確化
實務上就五要件之舉證責任分配已形成共識：第一至第三要件之舉證責任由主張均等成立之專利權人負擔，第四、第五要件（消極要件）之舉證責任則由主張均等不成立之被控侵權人負擔，此一分配方式兼顧當事人舉證之難易程度及公平性。
【判例研究】ボールスプライン事件
均等論5要件の創設——特許発明の技術的範囲解釈論における根本的転換
一、緒論：均等論問題の理論的背景
特許権の保護範囲は、原則として特許請求の範囲（クレーム）の文言を基準とする。しかし、文言解釈に厳格に拘泥するならば、侵害者はわずかな技術的置換によって容易に特許権の保護を回避することが可能となり、これは発明を奨励し産業の発達を図るという特許法の立法目的（特許法第1条）に反し、衡平の理念にももとる結果となりかねない。このような問題意識に基づき、比較法上多くの法域において「均等論（doctrine of equivalents）」が発展してきた。これは、特許請求の範囲の文言とは異なるものの、実質的に同一の技術思想に属する置換態様について、一定の要件の下、なお特許権の効力が及ぶ範囲に含めることを認めるものである。ボールスプライン事件は、日本最高裁判所が均等論の適用要件について初めて体系的な説明を示した判決であり、そこで確立された「均等の5要件」は、その後長期にわたり日本の特許侵害訴訟における技術的範囲の認定の基本的な枠組みを支配することとなった。日本特許法史上、最も頻繁に引用される判例の一つと言ってよい。
二、事実関係
本件発明及び被疑侵害物件
原告（被上告人）は「無限摺動用ボールスプライン軸受」と称する発明の特許権を有していた。当該発明の保持器（ボールを保持するための部材）は一体の構造であった。これに対し、被告（上告人）が製造・販売する被疑侵害物件（ツバキ精密ボールスプラインＳＰＧ型）は、保持器が3分割された構造であり、本件発明において保持器の薄肉部分が果たしていた機能を、外筒の突堤構造によって代替するものであって、両者の構成は完全には一致していなかった。この技術上の相違により、被疑侵害物件は文言上、本件特許請求の範囲に属しないこととなり、均等論に基づいて侵害の成立を認めるべきか否かという争いを生じさせることとなった。
下級審の対立する見解
第一審は侵害の成立を否定し、被疑侵害物件と本件発明の構成要件との間に実質的な相違が存在し、特許権の効力の及ぶ範囲に属しないと認定した。これに対し第二審は均等論の判断方法を採用し、侵害の成立を認めた。両審の見解の対立は、本判決の言渡し以前、日本の特許実務において、均等論の承認の可否及びその適用要件について、なお最高裁判所レベルでの統一的な見解を欠いていたことを反映するものであり、これが本件が最高裁判所への上告に至った背景でもある。
三、最高裁判所の判断——均等論5要件の確立
最高裁判所は本判決において、初めて日本特許法上における均等論の適用の根拠を明確に承認し、具体的に以下の五つの要件を提示した。対象製品又は方法と特許請求の範囲の文言記載とが異なる部分について、この五つの要件を同時に満たす場合には、均等と認めるべきであり、特許発明の技術的範囲に属するものとされる。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 第1要件（非本質的部分） | 当該相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。 |
| 第2要件（目的達成・作用効果の同一性） | 当該部分を置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること。 |
| 第3要件（置換容易性） | 対象製品等の製造等の時点において、当該技術分野における通常の知識を有する者（当業者）がそのような置換を容易に想到することができたこと。 |
| 第4要件（公知技術との同一性・容易推考性の不存在） | 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一ではなく、かつ当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではないこと。 |
| 第5要件（意識的除外等特段の事情の不存在） | 対象製品等が、特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないこと。 |
（一）第1要件：本質的部分の判断
この要件は、相違部分が当該発明を先行技術と区別し、その技術的貢献を基礎づける中核的特徴に属するか否かに着目するものである。相違部分がまさにこの中核的特徴に該当する場合には、その余の構成要件が同一であったとしても均等を認めるべきではない。なぜなら、これを認めれば特許権の保護範囲がその技術的貢献に対して本来認められるべき正当な限界を逸脱することになるからである。逆に、相違部分が非中核的な周辺的設計上の選択にすぎない場合には、均等を認めることが、発明の実質的な貢献を保護するという特許権の規範目的に合致する。
（二）第2要件：目的達成及び作用効果の同一性
この要件は、置換後の対象製品が、なお特許発明が本来解決しようとした技術課題を達成することができ、特許発明と実質的に同一の作用効果を奏することを要求するものであり、均等論が正当化される技術的基礎である。もし置換後の効果に既に実質的な相違が生じているならば、これはもはや「均等」の置換ではなく、実質的に異なる技術的手段であって、特許権の効力の及ぶ範囲に含めるべきではない。
（三）第3要件：置換容易性の判断時点
注目すべきは、最高裁判所が置換容易性の判断時点を「対象製品等の製造等の時点」と明確に定め、「特許出願時」としなかった点である。この時点の選択は、重要な政策的含意を有する。すなわち、置換手段が特許出願後に初めて公衆に知られるところとなった新技術であったとしても、被疑侵害物件の製造時において当業者がこの置換を容易に想到しえたのであれば、本要件に該当しうることになる。この設計は、最高裁判所が「特許請求の範囲の文言に対する第三者の信頼の保護」と「特許権者の保護の必要性」との間で、特許権者の保護を優先する立場を採ったことを反映している。なぜなら、侵害者が出願後に初めて現れた新たな置換手段によって責任を回避することを許容すれば、特許権の実質的な保護が著しく損なわれることになるからである。
（四）第4要件：公知技術との関係
この要件の規範目的は、均等論の適用範囲が、特許法第29条の規定により本来特許権が付与されるべきではない公知技術の領域にまで不当に拡張されることを防止する点にある。対象製品等が出願時において既に公知技術であった場合、又は当業者が公知技術からこれを出願時に容易に推考しえた場合には、これらの技術的手段は本来公共の領域に属するものであり、何人もこれを自由に実施しうるものであるから、均等論の適用によって、特許権者にその本来の特許的貢献の範囲を超える独占的利益を享受させるべきではない。
（五）第5要件：意識的除外等禁反言原則の導入
この要件は、実質的にアメリカ特許法上の「出願経過禁反言（prosecution history estoppel）」の法理を継受したものである。特許権者が出願手続の過程において、審査意見に応じて特許請求の範囲を減縮したり、出願過程において特定の技術的手段を放棄する旨を明確に表示したりしていた場合、その後に至って、この除外された技術的手段が均等の範囲に含まれるべきであると主張することは、自らの先の意思表示と矛盾することとなり、禁反言の原則に基づき許容されるべきではない。この要件の立証責任について、日本の実務上の見解（負荷装置システム事件、東京地判平成10年10月7日等）によれば、均等の不成立を主張する被告側が負担すべきものとされ、前三要件について均等の成立を主張する原告側が立証責任を負担するのとは対照をなす。
四、本件の具体的適用及び差戻し
最高裁判所は本件を原審裁判所に差し戻し、さらなる審理を命じたが、そのうち第4要件の判断に関する部分は特に参考価値を有する。最高裁判所は、被疑侵害物件が実質的には既知の「無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタクト構造を備えたボールスプライン軸受」に、既知の「分割式保持器」を組み合わせたものにすぎないと指摘し、この組合せが当業者において出願時に本件発明の開示を待たずに容易に推考しえたものであれば、被疑侵害物件は出願時の公知技術から容易に推考しえた技術的手段と認定されるべきであり、第4要件に該当せず、したがって均等侵害は成立しないとした。この具体的な適用は、第4要件が実務上の運用において、均等論の保護範囲が公知技術の領域にまで不当に拡張されることを防止する実質的機能を果たしていることを示している。伝えられるところによれば、差戻し後の審理において原告はその後上訴を取り下げ、実質的に被告勝訴の結果となったとされる。
五、本判決の法理的意義
1 特許権保護範囲解釈論のパラダイムの確立
本判決は日本特許法における均等論の基本的な教義を確立し、特許権の保護範囲がもはや特許請求の範囲の文言のみに拘泥するものではなく、実質的な技術思想の同一性に基づき合理的に拡張されうるものとした。これは、「構成要件の一部を変更するだけで容易に特許侵害を回避する」という脱法行為を防止する上で重大な貢献をなすものであり、特許権の実質的な保護と衡平の理念とを両立させるものでもある。
2 分析枠組みとしての5要件の持続的な影響
本判決が確立した五要件は、その後数多くの下級審裁判例における運用及び解釈を経てきたが、とりわけ第1要件（本質的部分）及び第5要件（意識的除外等特段の事情）の判断が最も重要であり、実務上、均等侵害が否定される事例の多くは、この二つの要件の不充足に起因するものである。その後最高裁判所は、マキサカルシトール事件（平成29年3月24日判決）において、第5要件にいう「特段の事情」の具体的な内容についてさらなる解釈を示しており、本判決が確立した枠組みは今日に至るまで発展・精緻化し続けていることが窺われる。
3 立証責任分配の明確化
実務上、五要件の立証責任の分配については既に共通認識が形成されている。第1要件から第3要件までの立証責任は均等の成立を主張する特許権者が負担し、第4、第5要件（消極要件）の立証責任は均等の不成立を主張する被疑侵害者が負担するものとされ、この分配方式は当事者の立証の難易及び公平性の双方に配慮したものである。
