【判例研究】パラメータ特許(參數特許事件)事件
【判例研究】パラメータ特許(參數特許事件)事件
參數發明支持要件之判斷基準——知財高裁第二件大合議判決
一、緒論：參數發明之特殊性及本判決之地位
所謂「參數發明」，係指以特定之技術性變數（參數）間之數式關係，或以物性數值範圍，作為構成要件而特定其技術內容之發明類型，常見於化學、材料科學等領域。此類發明於專利申請實務上，經常面臨「支持要件」（日本特許法第36條第6項第1款，即申請專利範圍所載之發明，應為發明說明書中已記載之發明）之嚴格挑戰——蓋參數所表示之數值範圍與其欲達成之技術效果間之對應關係，若僅憑有限之具體實施例，實質上難以擔保該數值範圍內任意一點均能達成申請專利範圍所宣稱之效果，故其說明書記載是否充分，遂成為此類專利有效性審查之核心爭議。本判決係知財高裁繼一太郎事件後之第二件大合議判決，就參數發明支持要件之判斷基準，為體系性之闡釋，對日本專利實務具有深遠之指導意義。
二、事實關係
系爭專利之技術內容
系爭發明為「偏光膜之製造法」，其請求項1記載，將聚乙烯醇系原料膜進行單軸延伸以製造偏光膜之方法中，以厚度30至100微米之聚乙烯醇系薄膜為原料膜，且該原料膜於熱水中之完全溶解溫度（X）與平衡膨潤度（Y）之關係，須符合下列數式所示之範圍：Y＞－0.0667X＋6.73（式I），X≧65（式II），並於染色處理步驟中延伸1.2至2倍，於硼化合物處理步驟中延伸2至6倍，以此製造偏光膜之方法。
說明書記載之具體實例
然查系爭專利之說明書中，僅記載2個落於前開數式範圍內之實施例，及2個未落於該範圍內之比較例，合計僅有4個具體資料點。此一事實引發之核心疑問為：僅憑4個具體實例，是否足以支持申請專利範圍所主張、涵蓋一次函數式所示連續數值範圍之技術方案？特許廳原以本件不符支持要件為由，作成撤銷特許之決定，原告不服提起本件訴訟，請求撤銷該決定。
三、爭點之整理
| 爭點 | 內容 |
|---|---|
| ① 支持要件之一般判斷基準 | 特許法第36條第6項第1款所定支持要件，其一般性判斷基準為何？ |
| ② 參數發明之特殊判斷基準 | 就以數式表示物性關係之參數發明而言，支持要件之判斷應著重何種特殊考量？ |
| ③ 舉證責任之歸屬 | 支持要件充足性之舉證責任，應由何方當事人負擔？ |
| ④ 事後補充實驗資料之可考量性 | 申請人於訴訟程序中事後提出之補充實驗資料，得否作為判斷支持要件充足性之依據？ |
四、智財高裁之判斷
（一）支持要件之一般判斷基準
【要旨】應審查申請專利範圍所記載之發明，是否為發明說明書中所記載之發明，亦即依發明說明書之記載，當業者是否能認識該發明得以解決其所欲解決之課題；縱使發明說明書未有明文記載或暗示，亦應審查當業者依申請時之技術常識，是否能認識該發明得以解決其課題。
此一般性基準之核心，在於將支持要件之審查，實質定位為「申請專利範圍」與「發明說明書所揭示之技術貢獻」二者間是否具備充分對應關係之審查。其規範目的，在於防止申請人以有限之技術貢獻，換取範圍過廣、超出其實際揭示內容之獨占權利，此與專利制度「以公開換取保護」之基本原理相契合。
（二）參數發明支持要件之特殊基準
【要旨】就參數發明而言，發明說明書須將該數式所示範圍與所獲致效果（性能）間關係之技術意義，於特許申請時，記載至縱無具體實例之揭示，當業者亦能理解之程度；或參酌申請時之技術常識，記載至當業者能認識僅需落於該數式所示範圍內，即能獲致所欲效果（性能）之程度，方符合支持要件。
此一特殊基準揭示，參數發明支持要件之審查，存在二種可能之充足途徑：其一為「技術意義之直接記載」，即說明書本身已就數式範圍與效果間之因果關係，提供充分之理論性說明，使當業者無庸仰賴具體實例，即能理解整個數值範圍內效果之可預測性；其二為「技術常識之參酌」，即縱說明書本身未為前述理論性說明，惟若申請時之技術常識已能補充此一因果關係之理解，使當業者依此常識即能認識該數值範圍與效果間之對應關係，亦得認定支持要件充足。就本件而言，智財高裁認定，系爭專利說明書中，就完全溶解溫度與平衡膨潤度之數式關係，與所獲致偏光膜性能間之技術意義，未達使當業者僅憑2個實施例即能認識整個數式範圍內均能獲致所欲效果之程度，復查無足資佐證之申請時技術常識，故不符支持要件。
（三）舉證責任之歸屬
智財高裁進一步明確揭示，支持要件存在（充足）之舉證責任，應由申請人（即專利權人／原告）負擔。此一舉證責任分配之明確化，對嗣後參數發明相關訴訟中攻防策略之擬定，具有重要之實務指引意義——申請人於專利申請及訴訟階段，均須積極提出充分之實驗資料及理論說明，以承擔此一舉證責任，不得僅消極期待對造舉證推翻支持要件之充足性。
（四）事後補充實驗資料之可考量性——原則否定
智財高裁就申請人於訴訟程序中，就未達支持要件之瑕疵，事後提出補充實驗資料以資佐證乙節，採取原則否定之立場，認定此等事後提出之資料，原則上不得作為判斷發明說明書記載是否充分之依據。此一立場之規範意旨，在於維持專利申請時點與嗣後訴訟階段間之時間界線，防止申請人以訴訟階段事後取得之資訊，回溯性地補強申請時原本不足之說明書記載，若容許此等事後補充，將實質上架空支持要件於申請時即應充分揭示技術貢獻之規範目的，亦有違專利制度「先申請、後保護」之基本邏輯。
五、本判決之法理意義
1 參數發明審查基準之體系化
本判決就參數發明支持要件之判斷，提供具體且可操作之基準，其後之特許廳審查基準及下級審裁判實務，均廣泛援用本判決所建立之框架，對於化學、材料科學等高度仰賴數值範圍界定技術特徵之產業領域，具有極重要之實務指導價值。
2 舉證責任與事後補充資料規則之確立
本判決明確舉證責任之歸屬及否定事後補充實驗資料之可考量性，此二項規則相互配合，形成對參數發明申請人課以較為嚴格說明義務之整體制度設計，促使企業於專利申請階段，即應充分且完整地記載支持其數值範圍主張之實驗資料及理論依據，而非寄望於嗣後之訴訟程序中臨時補強。
【判例研究】パラメータ特許(參數特許事件)事件
パラメータ発明のサポート要件の判断基準——知財高裁2例目の大合議判決
一、緒論：パラメータ発明の特殊性と本判決の位置づけ
いわゆる「パラメータ発明」とは、特定の技術的変数（パラメータ）間の数式関係、又は物性の数値範囲を構成要件として、その技術内容を特定する発明類型を指し、化学、材料科学等の分野に多く見られる。この種の発明は特許出願実務において、しばしば「サポート要件」（特許法第36条第6項第1号、すなわち特許請求の範囲に記載された発明は発明の詳細な説明に記載された発明でなければならないとする要件）の厳格な審査に直面する。なぜなら、パラメータが示す数値範囲とそれによって達成される技術的効果との間の対応関係は、限られた具体例のみでは、当該数値範囲内のいかなる点においても特許請求の範囲が主張する効果を達成しうることを実質的に担保することが困難であり、明細書の記載が十分であるか否かが、この種の特許の有効性審査における中核的な争点となるからである。本判決は、知財高裁が一太郎事件に続いて下した2例目の大合議判決であり、パラメータ発明のサポート要件の判断基準について体系的な解釈を示すものであり、日本の特許実務に対して深遠な指針的意義を有する。
二、事実関係
本件特許の技術内容
本件発明は「偏光フィルムの製造法」であり、その請求項1は、ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、原反フィルムとして厚みが30～100μmであり、かつ、熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）との関係が下式で示される範囲、すなわちY＞－0.0667X＋6.73（式I）、X≧65（式II）であるポリビニルアルコール系フィルムを用い、かつ染色処理工程で1.2～2倍に、さらにホウ素化合物処理工程で2～6倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とする偏光フィルムの製造法である旨を記載していた。
明細書に記載された具体例
しかし本件特許の明細書には、前記数式の範囲内にある実施例が2点、当該範囲内にない比較例が2点、合計わずか4つの具体的なデータ点しか記載されていなかった。この事実から生じる核心的な疑問は、わずか4つの具体例のみで、特許請求の範囲が主張する、一次式が示す連続的な数値範囲を包含する技術的手段を裏付けるに足りるか、という点である。特許庁は当初、本件がサポート要件に適合しないとして特許取消決定を行い、原告はこれを不服として本件訴訟を提起し、当該決定の取消しを求めた。
三、争点の整理
| 争点 | 内容 |
|---|---|
| ① サポート要件の一般的判断基準 | 特許法第36条第6項第1号所定のサポート要件について、その一般的な判断基準は何か。 |
| ② パラメータ発明の特殊な判断基準 | 数式によって物性関係を表すパラメータ発明について、サポート要件の判断はいかなる特殊な考慮に重点を置くべきか。 |
| ③ 立証責任の所在 | サポート要件の充足性についての立証責任は、いずれの当事者が負担すべきか。 |
| ④ 事後的な補充実験データの考慮可能性 | 出願人が訴訟手続の中で事後的に提出する補充実験データは、サポート要件の充足性の判断根拠となりうるか。 |
四、知財高裁の判断
（一）サポート要件の一般的判断基準
【要旨】特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明であるか、すなわち発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討すべきであり、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。
この一般的基準の核心は、サポート要件の審査を、実質的に「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明が開示する技術的貢献」との間に十分な対応関係が備わっているか否かの審査として位置づける点にある。その規範目的は、出願人が限られた技術的貢献をもって、その実際の開示内容を超える過度に広い独占的権利を得ることを防止する点にあり、これは特許制度の「開示と引き換えに保護を与える」という基本原理と合致するものである。
（二）パラメータ発明のサポート要件の特殊基準
【要旨】パラメータ発明については、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者が認識できる程度に記載する必要がある。
この特殊基準は、パラメータ発明のサポート要件の審査には二つの充足経路がありうることを示している。第一は「技術的意味の直接的な記載」であり、すなわち明細書自体が数式の範囲と効果との間の因果関係について十分な理論的説明を提供しており、当業者が具体例に頼ることなく数値範囲全体における効果の予測可能性を理解できる場合である。第二は「技術常識の参酌」であり、明細書自体が前記の理論的説明を欠いていたとしても、出願時の技術常識がこの因果関係の理解を補うに足り、当業者がこの常識に基づき当該数値範囲と効果との対応関係を認識できる場合には、なおサポート要件の充足を認めうる。本件について知財高裁は、本件特許明細書における完溶温度と平衡膨潤度の数式関係と、得られる偏光フィルムの性能との間の技術的意味について、当業者がわずか2つの実施例のみをもって数式の範囲全体において所望の効果が得られると認識できる程度には達しておらず、かつこれを補うに足りる出願時の技術常識も見当たらないとして、サポート要件に適合しないと認定した。
（三）立証責任の所在
知財高裁はさらに、サポート要件の存在（充足）についての立証責任は、出願人（すなわち特許権者・原告）が負担すべきであることを明確に示した。この立証責任分配の明確化は、その後のパラメータ発明に関する訴訟における攻防戦略の策定にとって重要な実務上の指針的意義を有する。出願人は特許出願及び訴訟の各段階において、十分な実験データ及び理論的説明を積極的に提出することにより、この立証責任を担うべきであり、単に相手方がサポート要件の充足性を覆す立証をすることを消極的に期待すべきではない。
（四）事後的な補充実験データの考慮可能性——原則としての否定
知財高裁は、出願人が訴訟手続の中で、サポート要件を満たしていないという瑕疵について、事後的に補充実験データを提出してこれを裏付けようとすることについて、原則として否定的な立場を採り、このような事後的に提出されたデータは、原則として発明の詳細な説明の記載が十分であったか否かの判断根拠とはなし得ないと認定した。この立場の規範的な趣旨は、特許出願時点とその後の訴訟段階との間の時間的境界を維持し、出願人が訴訟段階で事後的に取得した情報によって、出願時に本来不十分であった明細書の記載を遡及的に補強することを防止する点にある。このような事後的な補充を認めれば、サポート要件が出願時に技術的貢献を十分に開示すべきであるという規範目的を実質的に空洞化させることとなり、特許制度の「先願・後保護」という基本的な論理にも反することとなる。
五、本判決の法理的意義
1 パラメータ発明審査基準の体系化
本判決はパラメータ発明のサポート要件の判断について、具体的かつ運用可能な基準を提供しており、その後の特許庁審査基準及び下級審の裁判実務は、いずれも本判決が確立した枠組みを広く援用している。これは化学、材料科学等、数値範囲による技術的特徴の特定に高度に依拠する産業分野にとって、極めて重要な実務上の指針的価値を有する。
2 立証責任及び事後補充データに関する規則の確立
本判決は立証責任の所在を明確にし、事後的な補充実験データの考慮可能性を否定したが、この二つの規則が相まって、パラメータ発明の出願人により厳格な記載義務を課す全体的な制度設計を形成している。これにより企業は、特許出願の段階において、その数値範囲の主張を裏付ける実験データ及び理論的根拠を十分かつ完全に記載すべきであり、その後の訴訟手続における臨時の補強に期待すべきではない。
