【判例研究】共有商標權使用權能事件
【判例研究】共有商標權使用權能事件
商標法第46條共有商標權處分行為之範圍——「使用」與「授權、移轉、拋棄」等處分行為之區辨
一、緒論：共有商標權共有人使用權能之理論課題
共有商標權使用權能事件，是臺灣商標法第46條所規定之共有商標權管理與處分限制下，針對共有權人自身使用商標行為之法律定位所作出明確說明的重要判例。 臺灣商標法第46條第1項規定，對於共有之商標權，如欲進行使用授權、再授權、移轉、放棄、設定質權、移轉持分或其他一定之處分行為時，應取得全體共有權人之同意。該規定之立法目的，在於商標權由數人共有之情形下，防止部分共有權人單獨對商標權本身進行處分，或改變與第三人間之法律關係，而不當損害其他共有權人之權益。然而，本條所涉及之核心問題在於，該條所要求全體共有權人同意之「授權、移轉、放棄、設定質權等」處分行為，是否亦包含共有權人自身於市場上使用該商標之行為。換言之，共有商標權人之一人，是否得未經其他共有權人同意，即自行於其商品或服務上使用共有商標；或者，共有商標之使用本身亦須經全體共有權人同意，成為本件判決所欲解決之核心法律問題。此一問題，在共有商標權形成之實務情況下具有重要意義。現代商業活動中，透過企業間共同事業、品牌共同開發、契約關係變動，或法院判決所形成之權利分割等方式，產生複數主體共有商標權之情形並不少見。在此情況下，各共有權人是否得獨立開展市場活動，並單獨使用共有商標，將成為重要的實務法律問題。若認為共有權人自身使用商標之行為，亦必須一律取得其他全體共有權人之同意，則可能導致單一共有權人因其他共有權人之意思而事實上受到商標使用限制，進而減損共有制度之功能及商業活動之彈性。另一方面，若允許共有權人得自由使用共有商標，亦可能產生多數使用主體造成品牌管理不一致，以及影響商標信用維護等問題。因此，本件之核心爭點在於，臺灣商標法第46條所規範之「處分行為」，應如何與共有權人自身之「使用行為」加以區別。本判決針對共有商標權中共有權人之權限範圍，明確區分商標權本身之處分行為，以及共有權人就自己商品或服務所進行之使用行為，並進一步釐清臺灣商標法上共有商標制度中使用權能之範圍，具有重要之判例意義。
二、事實關係
商標權共有關係之形成
原告曾一峰為中華民國註冊第1452925號「VINGO及圖」商標（下稱系爭商標，指定使用於飲水機、開飲機等商品）之原商標權人。原告與訴外人瀚濤網物通股份有限公司（下稱瀚濤公司，其後於112年8月25日更名為被告華生飲水生技股份有限公司，下稱華生飲水）於105年8月1日簽署合作契約書（下稱系爭合作契約），約定就雙方產品於家樂福市場共同行銷事宜，並約定系爭商標同意授權雙方共同持有。其後瀚濤公司依系爭合作契約，對原告提起商標權移轉訴訟，經智慧財產及商業法院另案（110年度民商上更一字第2號民事判決）判決原告應將系爭商標移轉登記為兩造共有，原告不服提起上訴，經最高法院111年度台上字第1467號民事裁定駁回上訴確定。系爭商標現由原告與華生飲水（瀚濤公司更名後之公司）共有。
被控侵權行為
原告主張，被告華生飲水之母公司即被告華生水資源生技股份有限公司（下稱華生水資源），與華生飲水共用之網頁上，未經原告授權或同意，使用系爭商標於桶裝水飲水機商品之銷售網頁，已構成故意侵害原告商標權，遂依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款等規定，訴請被告等負連帶損害賠償責任（新臺幣160萬元）。
三、爭點
| 爭點 | 內容 |
|---|---|
| ① 權利保護必要性 | 原告提起本件訴訟，是否已為另案臺灣高等法院調解筆錄效力所及，而欠缺權利保護必要？ |
| ② 侵權事實之舉證 | 原告所提出之證據，是否足以證明被告確有於網頁上使用系爭商標之事實？ |
| ③ 共有商標權人使用權能之範圍 | 被告華生飲水身為系爭商標之共有人，其使用系爭商標之行為，是否仍須另行取得原告（他共有人）之同意，始得為之？ |
四、法院之判斷
（一）權利保護必要性之肯認
法院審酌另案臺灣高等法院調解筆錄之原因事實（返還租賃車輛、保證金及相關借款代墊費用等糾紛），核與本件商標權爭議之原因事實顯不相涉，故原告提起本件訴訟，未違反該調解筆錄第3項所定「不得再為訴訟上或訴訟外任何權利主張」之限制，具備權利保護之必要。
（二）舉證責任之操作——原告未能充分證明侵權事實
法院就原告所提出之網頁截圖證據，審酌後認定：原告所提出之原始截圖，均無從得知其實際擷取時間，且經原告當庭指認之侵害系爭商標部分，均微小難以辨識，被告等亦否認其形式真正性；原告嗣後雖補提相關電子檔案佐證，惟各該檔案之修改日期，與原告所主張之截圖日期並不一致，故原告是否已充分舉證證明被告確有於網頁上使用系爭商標之事實，尚非無疑。
（三）核心論理——共有商標權人之使用行為不受第46條同意要件限制
【要旨】共有商標權之授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權，應經全體共有人之同意，商標法第46條第1項前段定有明文。是以，共有商標於授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權之情形下，始應得全體共有人之同意。系爭商標經另案判決確定為原告及瀚濤公司（即華生飲水前身）所共有，被告華生飲水既為系爭商標之共有人之一，依前開商標法規定，除有上述應經全體共有人同意之情形外，被告華生飲水自有權使用系爭商標，並無侵害原告系爭商標權可言。
本案二審判決此部分之論理，具有重要之解釋論意義：法院採取嚴格之文義解釋方法，將商標法第46條第1項所定應經全體共有人同意之處分行為類型，限縮解釋為條文所明文列舉之「授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權、應有部分之移轉或設定質權」等特定處分行為，而不及於共有人單純「使用」該商標之行為。此一解釋方法之規範理由，實質上與民法上共有物利用之一般法理相呼應——共有人本於其應有部分，對於共有物之全部，本有使用收益之權能（民法第818條參照），此一基於共有關係本身所生之固有使用權能，與處分共有物之權能（處分共有物須得全體共有人同意，民法第819條第2項參照）性質有別，商標法第46條第1項既未將「使用」列為須經全體共有人同意之處分行為類型，即應解為立法者有意將共有人固有之使用權能，排除於該條所定同意限制之外，此一解釋結果，亦與商標權共有人間通常之合理期待相符——蓋共有人既已透過共有關係取得商標權之部分權利，若猶須於每次使用該商標前，取得其他共有人之個別同意，將使共有商標權之實際利用陷於窒礙，悖離共有制度賦予共有人得就共有物為使用收益之基本規範意旨。
五、本案之法理意義
共有商標權處分行為範圍之限縮解釋先例
本案明確揭示商標法第46條第1項所定「應經全體共有人同意」之處分行為範圍，應採限縮解釋，僅及於條文明文列舉之特定處分態樣，而不及於共有人單純使用商標之行為，此一解釋方法，對嗣後因契約糾紛、企業合作破裂或法院判決等原因，形成商標權共有關係之各類案件，提供重要之解釋論先例——共有人縱使彼此間存在商業競爭或合作破裂之緊張關係，仍得各自本於共有人之地位，自由使用該共有商標，無須另行取得他共有人之同意，此對於因訴訟或契約履行而被迫進入商標權共有關係之企業，具有重要之風險評估及實務因應參考價值。
【判例研究】共有商標権の使用権能事件
商標法第46条における共有商標権の処分行為の範囲——「使用」と「許諾、移転、放棄」等の処分行為との区別
一、緒論：共有商標権の共有者の使用権能をめぐる理論的課題
共有商標権の使用権能事件は、台湾商標法第46条に規定される共有商標権の管理・処分に関する制限について、共有者自身による商標使用行為がどのように位置付けられるかを明らかにした重要判例である。台湾商標法第46条第1項は、共有に係る商標権について、使用許諾、再許諾、移転、放棄、質権設定、持分移転その他の一定の処分行為を行う場合には、共有者全員の同意を得なければならないと規定している。この規定の趣旨は、商標権が複数人によって共有されている場合、一部の共有者が単独で商標権そのものの処分又は第三者との法律関係の変更を行うことにより、他の共有者の権利利益が不当に害されることを防止する点にある。しかし、ここで問題となるのは、同条が共有者全員の同意を要求する「許諾、移転、放棄、質権設定等」の処分行為に、共有者自身が当該商標を市場で使用する行為まで含まれるのかという点である。すなわち、共有商標権者の一人が、他の共有者の同意を得ることなく、自己の商品又は役務について共有商標を使用することができるのか、それとも共有商標の使用自体についても共有者全員の合意を必要とするのかが本件の中心的問題となった。この問題は、共有商標権が形成される実務上の場面において重要な意味を有する。現代の商業活動では、企業間の共同事業、ブランド共同開発、契約関係の変化、又は裁判所の判決による権利分割などを通じて、複数者による商標権共有状態が発生することが少なくない。その場合、各共有者が独自に市場活動を展開するためには、共有商標を単独で使用できるか否かが重要な実務問題となる。もし共有者による自己使用についても常に他の共有者全員の同意を必要とすると解すると、一人の共有者が他の共有者の意思によって事実上商標利用を制限されることになり、共有制度の趣旨及び商業活動の柔軟性を損なう可能性がある。一方で、共有者が自由に商標を使用できるとすれば、複数の使用主体によるブランド管理の不統一や、商標の信用維持に関する問題が生じる可能性もある。したがって、本件では、台湾商標法第46条が規制する「処分行為」と、共有者自身による「使用行為」とをどのように区別すべきかが争点となった。本判決は、共有商標権における共有者の権限について、商標権そのものの処分行為と、共有者が自己の商品・役務について行う使用行為とを区別し、台湾商標法上の共有商標制度における使用権能の範囲を明確化した点に重要な意義を有する判例である。
二、事実関係
商標権共有関係の形成
原告曾一峰氏は、中華民国登録第1452925号「VINGO及び図形」商標（以下「係争商標」といい、指定商品はウォーターサーバー、給湯器等）の元商標権者であった。原告と訴外瀚濤網物通股份有限公司（以下「瀚濤社」といい、その後112年8月25日に被告華生飲水生技股份有限公司（以下「華生飲水」という）へと社名変更した）は、105年8月1日に協力契約書（以下「係争協力契約」という）を締結し、双方の製品をカルフール市場において共同でマーケティングする事項について合意し、係争商標を双方が共同で保有することについても合意した。その後瀚濤社は、係争協力契約に基づき、原告に対し商標権移転訴訟を提起し、知的財産及商事法院の別事件（110年度民商上更一字第2号民事判決）において、原告は係争商標を双方の共有名義に移転登記すべき旨の判決が下された。原告はこれを不服として上訴したが、最高法院111年度台上字第1467号民事裁定により上訴が棄却され確定した。係争商標は現在、原告と華生飲水（瀚濤社の社名変更後の会社）とが共有している。
被疑侵害行為
原告は、被告華生飲水の親会社である被告華生水資源生技股份有限公司（以下「華生水資源」という）が、華生飲水と共用するウェブページ上において、原告の許諾又は同意を得ることなく、係争商標をボトル入り飲料水用ウォーターサーバー商品の販売ページに使用しており、これは故意による原告の商標権侵害を構成すると主張し、商標法第69条第3項、第71条第1項第3号等の規定に基づき、被告らに対し連帯損害賠償責任（新台湾ドル160万元）を求めて提訴した。
三、争点
| 争点 | 内容 |
|---|---|
| ① 権利保護の必要性 | 原告が本件訴訟を提起することは、別件の台湾高等法院における調停調書の効力の及ぶ範囲にあり、権利保護の必要性を欠くこととなるか。 |
| ② 侵害の事実の立証 | 原告が提出した証拠は、被告が確かにウェブページ上で係争商標を使用した事実を証明するに足りるか。 |
| ③ 共有商標権者の使用権能の範囲 | 被告華生飲水は係争商標の共有者であるところ、その係争商標を使用する行為は、なお別途原告（他の共有者）の同意を得て初めて行いうるものか。 |
四、裁判所の判断
（一）権利保護の必要性の肯定
裁判所は、別件の台湾高等法院における調停調書の原因事実（賃借車両の返還、保証金及び関連する立替金債務等の紛争）について検討し、これが本件の商標権をめぐる争いの原因事実とは明らかに関連性を有しないと認定した。したがって、原告が本件訴訟を提起することは、当該調停調書第3項所定の「訴訟上又は訴訟外において改めていかなる権利の主張もしてはならない」という制限に違反するものではなく、権利保護の必要性を備えているとした。
（二）立証責任の運用——原告は侵害の事実を十分に証明していない
裁判所は、原告が提出したウェブページのスクリーンショット証拠について検討した結果、次のとおり認定した。原告が提出した元のスクリーンショットは、いずれもその実際の取得時期を知ることができず、かつ原告が法廷で指摘した係争商標の侵害部分は、いずれも微小で識別困難であり、被告らもその形式的真正性を否認している。原告はその後関連する電子ファイルを補充して裏付けようとしたが、各ファイルの更新日時は、原告が主張するスクリーンショットの日付とは一致していない。したがって、原告が被告による係争商標の使用の事実を十分に立証したか否かには、なお疑問の余地があるとした。
（三）核心的論理——共有商標権者の使用行為は第46条の同意要件の制限を受けない
【要旨】共有商標権の許諾、再許諾、移転、放棄、質権の設定又は持分の移転若しくは質権の設定は、共有者全員の同意を得なければならないと、商標法第46条第1項前段に明文で規定されている。したがって、共有商標について許諾、再許諾、移転、放棄、質権の設定又は持分の移転若しくは質権の設定を行う場合に限り、共有者全員の同意を得るべきである。係争商標は別件判決により原告及び瀚濤社（すなわち華生飲水の前身）の共有であることが確定しているところ、被告華生飲水は係争商標の共有者の一人である以上、前記商標法の規定によれば、前記の共有者全員の同意を要する場合を除き、被告華生飲水は当然に係争商標を使用する権利を有し、原告の係争商標権を侵害するものとはいえない。
本件判決のこの部分の論理は、重要な解釈論上の意義を有する。裁判所は厳格な文言解釈の方法を採用し、商標法第46条第1項が定める共有者全員の同意を要する処分行為の類型を、条文に明文で列挙された「許諾、再許諾、移転、放棄、質権の設定、持分の移転又は質権の設定」という特定の処分行為に限定的に解釈し、共有者が単に当該商標を「使用する」行為には及ばないとした。この解釈方法の規範的な理由は、実質的に民法上の共有物の利用に関する一般法理と呼応するものである——共有者はその持分に基づき、共有物の全部について、本来使用収益の権能を有する（民法第818条参照）のであり、この共有関係自体から生じる固有の使用権能は、共有物を処分する権能（共有物の処分には共有者全員の同意を要する。民法第819条第2項参照）とは性質を異にする。商標法第46条第1項が「使用」を共有者全員の同意を要する処分行為の類型として列挙していない以上、立法者は共有者固有の使用権能を、同条が定める同意の制限の対象から意図的に除外したものと解すべきである。この解釈の結果は、商標権の共有者間における通常の合理的な期待とも合致する——なぜなら、共有者は既に共有関係を通じて商標権の一部の権利を取得している以上、もし当該商標を使用するたびに他の共有者の個別の同意を得る必要があるとするならば、共有商標権の実際の利用が著しく阻害されることとなり、共有物についての使用収益を共有者に付与するという共有制度の基本的な規範趣旨に反することになるからである。
五、本件の法理的意義
共有商標権の処分行為の範囲に関する限定解釈の先例
本件は、商標法第46条第1項所定の「共有者全員の同意を要する」処分行為の範囲について、限定的に解釈すべきであり、条文に明文で列挙された特定の処分態様にのみ及び、共有者が単に商標を使用する行為には及ばないことを明確に示した。この解釈方法は、その後契約紛争、企業間の協力関係の破綻又は裁判所の判決等を原因として商標権の共有関係が形成された各種の事案にとって、重要な解釈論上の先例を提供するものである——共有者は、たとえ相互に商業上の競争関係又は協力関係の破綻という緊張関係にあったとしても、それぞれ共有者としての地位に基づき、当該共有商標を自由に使用することができ、改めて他の共有者の同意を得る必要はない。これは、訴訟又は契約の履行によって商標権の共有関係に否応なく入ることとなった企業にとって、重要なリスク評価及び実務上の対応の参考価値を有する。
