【判例研究】キルビー（Kilby）事件
【判例研究】基爾比事件（キルビー事件）
專利侵權訴訟中無效抗辯之承認——權利濫用理論與其後特許法第104條之3之立法
一、緒論：本判決之歷史地位
キルビー事件（基爾比事件）係日本專利訴訟制度史上最具革命性之判決之一。在本判決作成之前，依日本傳統之行政處分理論，專利權之有效性審查專屬特許廳之權限，法院於專利侵權民事訴訟中，原則上不得自行判斷專利之有效或無效，被告如認為原告專利存在無效事由，僅得另行向特許廳提起無效審判，待無效審決確定後，始能對抗原告之侵權主張。此一制度設計，雖有其維護行政處分公定力及專業判斷一致性之考量，然於實務上往往導致訴訟遲延、程序繁瑣，且使明知專利權存在明顯無效事由之權利人，仍得於無效審決確定前，持續行使排他權對第三人提起侵權訴訟。最高法院於本判決中，首次承認法院得於侵權訴訟程序中，逕行判斷專利有效性顯著欠缺之情形，並以「權利濫用」法理限制此類專利權之行使，此一判斷不僅解決本案之具體爭議，更直接促成其後平成16年（2004年）日本特許法修正時新設第104條之3規定，將本判決之法理予以明文法制化。
二、事實關係
系爭專利之背景
系爭專利即著名之「基爾比專利（キルビー特許）」，其發明人為積體電路發明人傑克・基爾比（Jack St. Clair Kilby，2000年諾貝爾物理學獎得主），專利權人則為美國德州儀器公司（Texas Instruments）。本件系爭之日本專利（特許第320275號）就其發明名稱為「半導體裝置」，其申請經過涉及複雜之分割申請關係——本件專利申請係自另一先申請案（原申請）分割而來，而該原申請本身又係自更早之原原申請分割而來。此種多層分割申請之歷史沿革，正係本案專利無效抗辯所著眼之技術性瑕疵之核心所在。
訴訟之經過
德州儀器公司主張，日本富士通股份有限公司所製造販賣之半導體裝置（DRAM產品）侵害其上開專利權，並要求富士通支付授權金。富士通則主張其產品並未落入德州儀器專利之技術範圍，遂向東京地方裁判所提起債務不存在確認之訴，請求確認其對德州儀器公司不負損害賠償責任。本件之技術爭點，具體而言在於DRAM產品之電容器是否與基板構成一體：德州儀器主張形成於絕緣膜上之電容器仍屬基板之一部分，應落入專利範圍；富士通則主張電容器係搭載於基板之上，非屬基板之構成部分，故不落入專利範圍。
下級審之判斷
第一審（東京地方裁判所平成6年8月31日判決）及第二審（東京高等裁判所平成9年9月10日判決）均認容富士通之請求，惟其理由並非僅止於技術範圍不該當之認定，而係進一步指出：本件專利權存在無效之高度蓋然性，基於此等瑕疵而行使之專利權，其行使本身即構成權利濫用，不應予以容許。此一論理途徑，逾越傳統上僅得依技術範圍不該當駁回侵權主張之審理範疇，而直接觸及專利有效性之實體判斷，遂引發本案上告最高法院之根本爭議。
三、爭點之精細分析
本件之根本法律問題，可歸納為以下三個層次：
| 層次 | 具體問題 |
|---|---|
| ① 審判權限之分配 | 專利之有效性判斷，是否專屬特許廳無效審判程序之權限？侵權訴訟受訴法院得否於本案審理程序中，逕行就專利有效性為附隨判斷？ |
| ② 權利濫用法理之適用可能性 | 縱認法院得為附隨判斷，於何種情形下，専利權人基於具有顯著無效事由之專利權而提起之侵權主張，得被評價為權利濫用？ |
| ③ 本件專利之具體無效事由 | 本件專利是否確實存在無效事由（如違反分割申請要件、欠缺進步性等）？ |
四、最高法院之判斷
（一）附隨判斷權限之承認
【要旨】特許之無效審決確定以前，審理專利侵權訴訟之法院，仍得就該專利是否存在明顯之無效事由為判斷；審理結果，倘認定該專利存在明顯之無效事由者，除有特段事由外，基於該專利權所為之停止請求、損害賠償請求等，應解為構成權利濫用而不應准許。
此部分為本判決最核心之理論突破。最高法院首先確認傳統理論之基本前提，即專利權係行政處分之產物，其有效性判斷原則上專屬特許廳之權限，於無效審決確定前，專利權應解為適法有效存續。惟最高法院進一步指出，若專利權顯然存在無效事由，仍容許權利人不受限制地行使排他權，將產生顯失公平之結果，此與民法上權利濫用禁止之基本法理有所扞格。基此，最高法院創設一項精巧之理論構成：法院並非直接宣告專利無效（此仍專屬特許廳無效審判及其後行政訴訟之權限，法院於侵權訴訟中所為之判斷，不生對世效力），而係於個案中，以「權利濫用」之法理，否准權利人基於該有瑕疵之專利權所為之請求。此一理論構成之精妙之處，在於既維持專利無效之對世性宣告專屬特許廳之制度架構（避免違反行政處分公定力原則及專利法第178條第6項有關無效審判專屬管轄之規定），又同時達成阻止權利人濫行使用有瑕疵專利權之實質正義目的。
（二）「明顯無效」要件之設定
最高法院並未容許法院於任何懷疑專利有效性之情形下，均得逕行否准專利權人之請求，而係設定較為嚴格之「明顯性」要件——僅於專利無效事由已達「顯而易見」之程度，且無「特段事由」（例如專利權人已提起訂正審判請求等足以影響無效判斷之情事）時，始得認定權利之行使構成濫用。此一要件之設計，反映最高法院於「訴訟經濟及個案正義」與「行政處分安定性及專業審查一致性」二項價值間所為之審慎衡平——法院之附隨判斷功能，僅止於篩除顯著瑕疵之個案，而非全面取代特許廳之專業審查職能。
（三）本件專利無效事由之具體認定
就本件而言，最高法院具體指出：本件專利係自原申請分割而來，而該原申請之發明與遭拒絕確定之原原申請發明，於實質上為同一發明，故本件專利違反日本特許法第39條第1項（先願主義）及第29條第2項（進步性欠缺）之規定，存在同法第123條第1項第2款所定之無效事由，且此等瑕疵已達明顯之程度，復查無訂正審判請求等足以影響此一判斷之特段事由，故德州儀器公司基於本件專利權所為之請求，應認定為權利濫用，不應准許。
【判例研究】キルビー事件
特許侵害訴訟における無効の抗弁の承認——権利濫用の法理とその後の特許法104条の3の立法化
一、緒論：本判決の歴史的地位
キルビー事件は、日本の特許訴訟制度史上、最も革命的な判決の一つである。本判決の言渡し以前、日本の伝統的な行政処分理論の下では、特許権の有効性審査は特許庁の専権に属し、特許侵害の民事訴訟において裁判所は原則として自ら特許の有効・無効を判断することができないとされていた。被告が原告の特許に無効理由が存在すると考える場合であっても、別途特許庁に対して無効審判を請求し、無効審決が確定するのを待って初めて、原告の侵害主張に対抗することができるにすぎなかった。この制度設計は、行政処分の公定力及び専門的判断の一貫性を維持するという配慮に基づくものではあったが、実務上はしばしば訴訟の遅延及び手続の煩雑化を招き、また、明らかな無効理由を有する特許であることを知りながら、権利者が無効審決確定前において引き続き排他権を行使して第三者に侵害訴訟を提起することを許容する結果となっていた。最高裁判所は本判決において、初めて、裁判所が侵害訴訟の手続の中で特許の有効性に著しい欠陥がある場合を自ら判断することができることを認め、「権利濫用」の法理によってこの種の特許権の行使を制限した。この判断は本件の具体的な争いを解決したのみならず、その後平成16年（2004年）の特許法改正における第104条の3の新設を直接に促し、本判決の法理を明文法制化することとなった。
二、事実関係
本件特許の背景
本件特許は著名な「キルビー特許」であり、その発明者は集積回路の発明者であるジャック・セントクレア・キルビー（Jack St. Clair Kilby、2000年ノーベル物理学賞受賞者）であり、特許権者はアメリカのテキサス・インスツルメンツ社であった。本件で問題となった日本特許（特許第320275号）は、その発明の名称を「半導体装置」とするものであり、その出願経過は複雑な分割出願の関係を伴っていた——本件特許出願は、別の先の出願（原出願）から分割されたものであり、当該原出願自体もさらに以前の原々出願から分割されたものであった。この複数階層にわたる分割出願の経緯こそが、本件における特許無効の抗弁が着目する技術的瑕疵の核心である。
訴訟の経過
テキサス・インスツルメンツ社は、富士通株式会社が製造・販売する半導体装置（DRAM製品）が自己の当該特許権を侵害すると主張し、富士通に対しライセンス料の支払を求めた。富士通はこれに対し、自社製品はテキサス・インスツルメンツの特許の技術的範囲に属しないと主張し、東京地方裁判所に対して債務不存在確認の訴えを提起し、テキサス・インスツルメンツ社に対して損害賠償責任を負わないことの確認を求めた。本件の技術的争点は、具体的にはDRAM製品のキャパシタが基板と一体を構成するか否かという点にあった。テキサス・インスツルメンツは、絶縁膜上に形成されたキャパシタもなお基板の一部であり、特許の範囲に含まれると主張し、富士通はキャパシタが基板の上に搭載されているものであって基板の構成部分ではなく、したがって特許の範囲に含まれないと主張した。
下級審の判断
第一審（東京地方裁判所平成6年8月31日判決）及び第二審（東京高等裁判所平成9年9月10日判決）はいずれも富士通の請求を認容したが、その理由は単に技術的範囲の不該当の認定に止まるものではなく、さらに、本件特許には無効となる高度の蓋然性が存在し、このような瑕疵に基づいて行使される特許権は、その行使自体が権利濫用を構成し許容されるべきではないと指摘するものであった。この論理の筋道は、従来技術的範囲の不該当のみを理由として侵害主張を退けるという審理の範囲を超え、特許の有効性そのものの実体判断に直接触れるものであったため、本件が最高裁判所への上告に至る根本的な争いを引き起こすこととなった。
三、争点の精緻な分析
本件の根本的な法律問題は、次の三つの層に帰納することができる。
| 層 | 具体的問題 |
|---|---|
| ① 審判権限の配分 | 特許の有効性判断は特許庁の無効審判手続の専権に属するのか。侵害訴訟の受訴裁判所は、本案の審理手続の中で特許の有効性について付随的判断を行うことができるか。 |
| ② 権利濫用法理の適用可能性 | 裁判所が付随的判断を行いうるとしても、いかなる場合に、著しい無効理由を有する特許権に基づく特許権者の侵害主張が権利濫用と評価されうるのか。 |
| ③ 本件特許の具体的な無効理由 | 本件特許には、実際に無効理由（分割出願の要件違反、進歩性の欠如等）が存在するか。 |
四、最高裁判所の判断
（一）付随的判断権限の承認
【要旨】特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。
この部分は本判決の最も核心的な理論的突破である。最高裁判所はまず、従来の理論の基本的な前提、すなわち特許権が行政処分の産物であり、その有効性判断は原則として特許庁の専権に属し、無効審決の確定までは特許権は適法かつ有効に存続するものと解すべきであるとの点を確認した。しかし最高裁判所はさらに、特許権に明らかに無効理由が存在する場合であっても、権利者が制限なく排他権を行使することを許容するならば、著しく公平を欠く結果を生じることとなり、これは民法上の権利濫用禁止の基本法理と抵触すると指摘した。これに基づき最高裁判所は、精巧な理論構成を創出した。すなわち、裁判所は特許を直接無効と宣言するのではなく（これはなお特許庁の無効審判及びその後の行政訴訟の専権に属するものであり、裁判所が侵害訴訟において行う判断は対世的効力を生じない）、個別事案において「権利濫用」の法理によって、権利者による当該瑕疵ある特許権に基づく請求を排斥するというものである。この理論構成の巧妙さは、特許無効の対世的宣言を特許庁に専属させる制度的枠組みを維持しつつ（行政処分の公定力の原則及び特許法第178条第6項の無効審判の専属管轄に関する規定への抵触を回避しつつ）、同時に権利者による瑕疵ある特許権の濫用的行使を阻止するという実質的正義の目的を達成する点にある。
（二）「明らか」の要件の設定
最高裁判所は、裁判所が特許の有効性についていかなる程度の疑いを抱いた場合であっても直ちに特許権者の請求を排斥しうるとしたわけではなく、より厳格な「明らかさ」の要件を設定した——無効理由が「明白」の程度にまで達しており、かつ「特段の事情」（例えば特許権者が訂正審判の請求を行っている等、無効判断に影響を及ぼしうる事情）が認められない場合に限って、権利の行使が濫用に当たると認定しうるとしたのである。この要件の設計は、最高裁判所が「訴訟経済及び個別の正義」と「行政処分の安定性及び専門的審査の一貫性」という二つの価値の間で行った慎重な衡量を反映するものである——裁判所の付随的判断機能は、著しい瑕疵のある個別事案を選別することに止まり、特許庁の専門的審査機能を全面的に代替するものではない。
（三）本件特許の具体的な無効理由の認定
本件について、最高裁判所は具体的に次のとおり指摘した。本件特許は原出願から分割されたものであるところ、当該原出願の発明と、拒絶査定が確定した原々出願に係る発明とは実質的に同一の発明であり、したがって本件特許は特許法第39条第1項（先願主義）及び第29条第2項（進歩性の欠如）の規定に違反するものであって、同法第123条第1項第2号所定の無効理由が存在し、かつこの瑕疵は既に明白な程度に達しており、さらに訂正審判の請求等この判断に影響を及ぼしうる特段の事情も認められないことから、テキサス・インスツルメンツ社の本件特許権に基づく請求は権利濫用と認定すべきであり、許容されないとした。
