【判例研究】ETNIES事件
【判例研究】ETNIES事件
共有商標權無效審決取消訴訟之原告適格——保存行為理論之導入
一、緒論：共有智慧財產權訴訟程序上之根本難題
專利權、商標權等智慧財產權，因繼承、部分讓與或共同申請等原因，實務上經常呈現複數人共有之狀態。此一共有狀態，於實體法上固無特殊疑義，惟一旦進入訴訟程序，尤其係涉及該權利有效性存否之審決取消訴訟時，即產生一項根本性之程序法難題：共有人之一人，得否單獨提起訴訟，抑或必須由全體共有人共同起訴，始為合法？此一問題之定性，直接關係訴訟要件之具備與否，倘採取後者之嚴格立場（即定性為「固有必要共同訴訟」），將使共有人於實務上面臨其他共有人失聯、意見不合或消極不作為等情形時，喪失單獨尋求司法救濟之可能性，進而承受權利遭確定無效之重大不利益。ETNIES事件即係日本最高法院首次就商標權共有情形下，無效審決取消訴訟之原告適格問題，為明確闡釋之重要判例。
二、事實關係
商標權共有關係之形成
訴外I股份有限公司，就橫書歐文字「ETNIES」之商標，於平成4年（1992年）12月17日申請商標註冊，指定商品為洋服等（商標法施行令別表第25類），該商標嗣於平成8年（1996年）1月31日設定登錄（登錄第3116038號，本件註冊商標）。其後，本件註冊商標所生之商標權，由訴外公司將其中一部分持分讓與上告人，並於平成11年（1999年）1月21日完成該讓與之登錄，自此上告人與訴外公司即共有本件商標權。
無效審判之提起及取消訴訟之提起
被上告人以上告人及訴外公司為被請求人，就本件註冊商標提起無效審判，主張其應予無效。特許廳於平成12年（2000年）10月26日，以本件註冊商標該當商標法第4條第1項第19號（不正目的使用他人著名商標）之規定為由，作成應予無效之審決。上告人不服，僅由其單獨提起本件審決取消之訴，並未會同訴外公司共同起訴。
原審之判斷
原審（東京高等法院）認定，就共有商標權所為無效審決之取消訴訟，係關於共有人所共有之單一權利存否之訴訟，性質上應解為固有必要共同訴訟，故上告人單獨提起之本件訴訟，欠缺當事人適格，係不合法之訴，遂以裁定駁回本件訴訟。上告人不服，提起本件上告。
三、爭點之整理
本件之核心爭點，在於就共有商標權所為無效審決之取消訴訟，其訴訟法上之性質，應定性為「固有必要共同訴訟」（須全體共有人共同起訴，否則訴訟即屬不合法），抑或得由共有人之一人單獨提起？
四、最高法院之判斷
【要旨】關於共有商標權之無效審決，其取消訴訟之提起，係為防止商標權消滅之保存行為，故商標權之共有人得由其中一人單獨提起。
（一）「保存行為」理論之導入
最高法院之核心論理，在於援引日本民法第252條但書關於共有物「保存行為」得由各共有人單獨為之之一般法理，並將此一法理適用於商標權共有之情形。最高法院具體指出：無效審判得於商標權消滅後仍得提起（商標法第46條第2項），是以，於商標權設定登錄後經過長期間，其他共有人可能陷於所在不明等情事，抑或共有商標權之各共有人間，就其利益及關心之狀況本即互異，因而於個案中可能發生無法獲得其他共有人就提起訴訟為協力之情形。若於此等情形下，仍將共有商標權無效審決之取消訴訟定性為固有必要共同訴訟，並認定共有人一人單獨提起之訴為不合法，則將導致出訴期間屆滿之同時，無效審決即告確定，商標權溯及自始不存在，此一結果顯屬不當。
（二）合一確定要請之滿足——訴訟結果之雙向對稱性
最高法院進一步說明，容許共有人一人單獨提起取消訴訟，並不違反「合一確定」之訴訟法要請，其理由在於：其一，倘該單獨提起之訴訟經駁回判決確定，因其他共有人之出訴期間業已一併屆滿，無效審決即告確定，商標權視為自始不存在（商標法第46條之2），此一結果對全體共有人均生同一效力；其二，倘各共有人分別或共同提起取消訴訟，此等訴訟應解為類似必要共同訴訟，依法應予併合審理裁判，同樣滿足合一確定之要求。基此二重論理，最高法院認定，容許共有人一人單獨提起無效審決取消訴訟，於任何情形下，均不致產生與其他共有人間權利狀態不一致之結果，故無違反合一確定要請之虞。
（三）結論
最高法院基此廢棄原審裁判，將本案發回東京高等法院更為審理，明確肯認商標權共有人之一人，得單獨提起無效審決之取消訴訟。
五、本判決之法理意義
實務上之指導意義
本判決對於實務上採取共同開發、共同申請、或因繼承等原因形成共有智慧財產權之權利人而言，具有重要之實務指引意義——即於面對第三人挑戰其權利有效性之無效審判程序時，縱使其他共有人消極不作為或無法聯繫，權利人仍得單獨提起訴訟，以維護共有權利之存續，此對共有關係中利益及關心程度不一致之共有人間，提供重要之程序保障機制。
【判例研究】ETNIES事件
共有商標権の無効審決取消訴訟における原告適格——保存行為理論の導入
一、緒論：共有知的財産権訴訟における手続上の根本的難題
特許権、商標権等の知的財産権は、相続、一部譲渡又は共同出願等の原因により、実務上しばしば複数人による共有の状態を呈する。この共有状態は、実体法上は特段の疑義を生じないが、いったん訴訟手続に入り、とりわけ当該権利の有効性の存否が問題となる審決取消訴訟の局面に至ると、一つの根本的な手続法上の難題が生じる。すなわち、共有者の一人が単独で訴訟を提起することができるのか、それとも全ての共有者が共同して訴えを提起しなければならないのか、という問題である。この問題の性質決定は、訴訟要件の充足の有無に直接関わるものであり、仮に後者の厳格な立場（すなわち「固有必要的共同訴訟」としての性質決定）を採るならば、共有者は実務上、他の共有者が所在不明、意見の不一致、又は消極的な不作為といった事態に直面した場合に、単独で司法救済を求める可能性を失うこととなり、ひいては権利が確定的に無効とされるという重大な不利益を被ることとなる。ETNIES事件は、日本の最高裁判所が商標権の共有の場合における無効審決取消訴訟の原告適格の問題について、初めて明確な解釈を示した重要な判例である。
二、事実関係
商標権共有関係の形成
訴外株式会社Iは、欧文字を横書きした「ＥＴＮＩＥＳ」の商標について、平成4年（1992年）12月17日、指定商品を洋服等（商標法施行令別表第25類）として商標登録出願を行い、同商標は平成8年（1996年）1月31日に設定登録された（登録第3116038号、本件登録商標）。その後、本件登録商標に係る商標権は、訴外会社からその一部の持分が上告人に譲渡され、平成11年（1999年）1月21日、その旨の登録がなされ、以後、上告人と訴外会社は本件商標権を共有していた。
無効審判の請求及び取消訴訟の提起
被上告人は、上告人及び訴外会社を被請求人として、本件登録商標に係る商標登録を無効にすることについて審判請求を行った。特許庁は平成12年（2000年）10月26日、上記審判事件について、商標法第4条第1項第19号（不正の目的をもって使用する他人の著名商標）該当を理由として、本件登録商標に係る商標登録を無効にすべき旨の審決をした。上告人はこれを不服とし、上告人単独で本件審決の取消しを求める訴えを提起し、訴外会社と共同して提起することはしなかった。
原審の判断
原審（東京高等裁判所）は、共有に係る商標権につき、商標登録を無効にすべき旨の審決の取消しを求める訴えは、共有者の有する一個の権利の存否を決する訴訟であるから、その性質上固有必要的共同訴訟と解すべきであり、したがって上告人が単独で提起した本件訴えは当事者適格を欠く不適法なものであるとして、本件訴えを却下した。上告人はこれを不服として本件上告に及んだ。
三、争点の整理
本件の核心的な争点は、共有に係る商標権についてなされた無効審決の取消訴訟が、訴訟法上いかなる性質を有するものと解されるべきか、すなわち「固有必要的共同訴訟」（全ての共有者が共同して訴えを提起しなければ訴えは不適法となる）と解すべきか、それとも共有者の一人が単独で提起することができると解すべきか、という点にある。
四、最高裁判所の判断
【要旨】共有に係る商標権についての無効審決の取消訴訟の提起は、商標権の消滅を防ぐための保存行為に当たるから、商標権の共有者の一人が単独でこれを提起することができる。
（一）「保存行為」理論の導入
最高裁判所の核心的な論理は、日本民法第252条ただし書が定める共有物の「保存行為」を各共有者が単独で行うことができるという一般法理を援用し、これを商標権の共有の場合に適用した点にある。最高裁判所は具体的に次のとおり指摘した。無効審判は商標権の消滅後においても請求することができるとされており（商標法第46条第2項）、したがって、商標権の設定登録から長期間が経過した後には、他の共有者が所在不明等の事態に陥ることも、また、共有に係る商標権について各共有者それぞれの利益や関心の状況が異なることからすれば、個別事案において訴訟提起について他の共有者の協力を得られない場合も生じうる。このような場合において、なお共有に係る商標登録の無効審決に対する取消訴訟を固有必要的共同訴訟と解し、共有者の一人が単独で提起した訴えを不適法であるとするならば、出訴期間の満了と同時に無効審決が確定し、商標権が初めから存在しなかったこととなり、不当な結果となりかねない。
（二）合一確定の要請の充足——訴訟結果の双方向的対称性
最高裁判所はさらに、共有者の一人が単独で取消訴訟を提起することを認めても、「合一確定」という訴訟法上の要請に反するものではないと説明した。その理由は次のとおりである。第一に、当該単独で提起された訴訟について請求棄却の判決が確定した場合には、他の共有者の出訴期間も同時に満了しているため、無効審決が確定し、商標権は初めから存在しなかったものとみなされることとなり（商標法第46条の2）、この結果は全ての共有者に対して同一の効力を生ずる。第二に、各共有者が別々に又は共同して取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は類似必要的共同訴訟と解すべきであり、法律上併合して審理判断されることとなるため、同様に合一確定の要請が満たされる。この二重の論理に基づき、最高裁判所は、共有者の一人が単独で無効審決の取消訴訟を提起することを認めても、いかなる場合においても他の共有者との間で権利状態に不一致が生じる結果とはならず、したがって合一確定の要請に反するおそれはないと認定した。
（三）結論
最高裁判所はこれに基づき原審の裁判を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻し、商標権の共有者の一人が単独で無効審決の取消訴訟を提起することができることを明確に肯定した。
五、本判決の法理的意義
実務上の指針的意義
本判決は、実務上共同開発、共同出願、又は相続等の原因により共有の知的財産権を形成している権利者にとって、重要な実務上の指針的意義を有する——すなわち、第三者からその権利の有効性への挑戦を受ける無効審判手続に直面した場合、たとえ他の共有者が消極的に不作為であったり、連絡が取れなかったりする場合であっても、権利者は単独で訴訟を提起し、共有権利の存続を守ることができる。これは、共有関係における利益及び関心の程度が一致しない共有者間において、重要な手続上の保障メカニズムを提供するものである。
