日本特許廳提出「透過網路跨越國境之專利權侵害」考量整理（草案）― 以DWANGO對FC2事件最高法院判決為基礎，具體化「實質上屬於國內實施行為」之判斷要素 ―
日本特許廳提出「透過網路跨越國境之專利權侵害」考量整理（草案）
― 以DWANGO對FC2事件最高法院判決為基礎，具體化「實質上屬於國內實施行為」之判斷要素 ―
日本產業構造審議會智慧財產分科會專利制度小委員會（事務局：日本特許廳）於2026年11月9日召開第60回會議，並公開資料2「透過網路跨越國境之專利權侵害之考量整理～於何種情形得行使專利權～（草案）」（日文原題：ネットワークを介して国境をまたぐ特許権侵害に関する考え方の整理）。本文件以日本最高法院2025年（令和7年）3月3日就DWANGO對FC2事件所為之判決為出發點，整理伺服器位於國外時，被控侵權行為得否評價為「實質上屬於日本國內之實施行為」之考量要素與典型類型。
本文件之意義在於，日本並未採取修法明文化要件之途徑，而係改以不具法律拘束力之「考量整理」（ソフトロー，軟法）提高權利行使之可預測性。惟本文件目前仍為草案，文件日期亦尚未確定，最終公布版本可能有所調整。本文先整理背景與前提判決，再說明三項考量要素及典型類型，最後確認其與最高法院判決及立法論之關係。
- 01 由「修法明文化」轉向「考量整理」 為避免倉促訂立規則，改以可彈性因應之指引形式提高可預測性。
- 02 「技術效果」與「經濟影響」為核心要素 兩者均為最高法院判決明示提及之要素；經濟影響原則上從寬認定。
- 03 「構成要件之一部位於國內」是否必要，意見分歧 委員間未形成共識，列為今後持續討論之事項。
所謂「網路相關發明」，係指由多台電腦透過網路組合而實施之發明，廣泛運用於搜尋、機器人控制、自動駕駛、SaaS等領域。近年來，業者將伺服器設置於國外、向日本國內使用者提供服務之型態日益普遍。
另一方面，依屬地主義原則，日本專利權之效力僅及於日本國內（日本最高法院BBS事件〔1997年（平成9年）〕、讀卡機事件〔2002年（平成14年）〕判決參照）。因此，若構成發明之部分要素位於國外，是否仍得行使日本專利權即成為問題。本文件指出，僅將伺服器移至國外即可迴避專利之疑慮，以及權利行使欠缺可預測性，均為待解決之課題。
- 2024年（令和6年）6月｜日本特許廳政策推進懇談會 中間整理 提出應朝「明文化實質上屬於國內實施行為之要件」之方向集中檢討。
- 2024年11月至2025年6月｜第50回至第54回專利制度小委員會 以想定案例檢討「技術效果」「經濟效果」及「構成要件之一部」等要件；第53回起參考最高法院判決，確認仍存有可預測性之課題。
- 2025年（令和7年）11月28日｜第55回專利制度小委員會 確認應及時因應可預測性課題，並達成作成、公布「考量整理」之共識。
- 2026年（令和8年）6月16日以降｜第56回起 具體化本文件內容，整理被控侵權行為之典型類型及各類型之檢討重點。
- 2026年（令和8年）11月9日｜第60回專利制度小委員會 公開本文件草案（資料2）。
本事件涉及利用設置於美國之伺服器，向日本國內使用者終端提供影片留言顯示服務之案件，分為第1事件（程式之「提供」）及第2事件（系統之「生產」）。
- 2018年（平成30年）9月19日｜東京地方法院（第1事件，平成28年（ワ）第38565號） 認定被控程式不落入專利權範圍（文義及均等均不成立），否定侵權；未就屬地主義表示見解。
- 2022年（令和4年）3月24日｜東京地方法院（第2事件） 雖肯認落入專利權範圍，但以構成要件之伺服器位於美國為由，否定侵權。
- 2022年（令和4年）7月20日｜日本智慧財產高等法院（第1事件） 認為若得評價為「實質上且整體觀之」於日本國內所為者，即不違反屬地主義，肯認侵權。
- 2023年（令和5年）5月26日｜日本智慧財產高等法院大合議庭（第2事件） 認為僅以伺服器位於國外即一律否定「實施」並不妥當，綜合考量後肯認「生產」，成立侵權。
- 2025年（令和7年）3月3日｜日本最高法院（第1・第2事件） 維持智慧財產高等法院之判斷。以於日本國內終端發揮發明之效果，且未見不對專利權人產生經濟影響之情事為由，評價為實質上屬於國內之實施行為。惟未明示一般性之要件。
本文件將判斷被控侵權行為是否「實質上屬於國內之實施行為」時可能考量之要素，區分為最高法院判決明示提及之要素（①②）與其他要素（③）。
專利發明之技術效果是否於日本國內「直接」發揮，一般而言屬重要要素。所稱技術效果，得解為發明說明等所記載之效果，以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者得自發明說明等推論之效果（限於由請求項之發明特定事項所發揮者）。委員亦指出，可推論效果之範圍不宜過度擴張，且效果僅於中間階段發揮之情形仍有檢討空間。
技術效果於國內發揮時，通常即對專利權人產生經濟影響，故本要素應從寬解釋。僅於例外認定「未產生經濟影響」時（例如國內實施規模極小，且依其事業型態未來擴大之可能性極低），始不符合本要素。贊成意見認為，若要求現實之營業影響，將損及個人發明人或以授權為收益者之保護；慎重意見則擔憂，業者可能以事業初期規模尚小為由不當免責。
最高法院未明示本要素，是否應列為必要要素，委員間意見分歧如下。至於「一部」所指為何（任一構成要件即可，或須為技術特徵、重要部分），亦未形成共識。
主張列為必要要素
- 所有構成要件均位於國外時仍及於日本專利權，恐流於過度保護。
- 應以國內存有構成要件之一部，作為適用日本專利權之連結點。
主張不列為必要要素
- SaaS等新型態服務之構成要件可能全部位於國外，將致保護不足。
- 宜以技術效果與經濟影響為中心，彈性判斷。
判斷核心在於「技術效果是否於國內直接發揮」。只要此點獲得肯定，經濟影響原則上隨之肯認，僅於例外情形予以否定。換言之，伺服器所在地本身並非決定性因素，而係以發明之效果實際於何處發揮為判斷重心。
為協助實務理解，本文件整理下列典型類型。惟該等類型並非窮盡列舉，符合某類型亦不當然導出特定結論。
- 01 國內終端處理型 由國外伺服器傳送資訊，於國內終端進行資訊處理（DWANGO對FC2事件屬之）。技術效果與經濟影響均得朝肯定國內實施之方向考量。
- 02 國外伺服器處理型（②-1 功能利用型／②-2 國內資訊蒐集・機器控制型） ②-1係自國內終端利用國外伺服器之處理功能（SaaS等）；②-2係於國外處理國內感測器所蒐集之資訊，或自國外控制國內機器（IoT、機器人控制等）。技術效果與經濟影響得朝肯定方向考量，但若構成要件之重要部分在於國外伺服器之處理，則可能較難評價為國內實施；反之，若重要部分在於國內之感測處理等，則較易評價為國內實施。
- 03 網路周邊技術利用型 網路周邊技術之效果可能被認定於國內發揮；但構成要件之重要部分在於國外之網路周邊技術時，可能較難評價為國內實施。
- 04 伺服器等周邊技術利用型 如伺服器之冷卻裝置、耐震裝置、電源等。其效果未必直接於國內發揮，可能於技術效果要素即受否定評價。
類型僅為判斷之輔助，最終仍須依個別專利發明之內容而為判斷
本文件亦提醒，類型之組合多樣，對專利權人經濟影響之判斷亦可能因個別專利發明之內容而異。因此，實務上仍須綜合考量技術效果、經濟影響及構成要件之配置，個別評估權利行使之可能性與侵權風險。
- 中國｜最高人民法院（2021年5月25日，最高法知民終746號） 國際包裹追蹤資訊之方法發明，伺服器位於中國大陸境外（含香港）仍肯認侵權。
- 英國｜英格蘭及威爾斯上訴法院（2002年11月28日，Menashe v William Hill [2002] EWCA Civ 1702） 線上賭場系統，主機位於國外不當然否定實施（屬先決法律問題之判斷，非侵權成否之終局判斷）。
- 德國｜杜塞道夫地方法院（2020年7月28日，4a O 53/19） 線上眼鏡度數計算服務，將國外步驟歸屬於國內而肯認侵權。
- 德國｜慕尼黑第一地方法院（2022年8月18日，7 O 10368/21） 鄰近終端配對服務，方法發明肯認侵權，系統發明否定侵權。
- 美國｜聯邦巡迴上訴法院（2005年8月2日，NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282） 無線郵件服務，方法發明否定「於美國境內使用」，系統發明則予肯認。
如前所述，日本原曾規劃以修法明文化「實質上屬於國內實施行為」之要件。其後最高法院於2025年3月作成判決，惟依最高法院調查官之解說，判決未明示一般性要件，係因案例累積尚少，且本案並非顯示專利權效力界限之案件。專利制度小委員會遂決定，不倉促立法，而以本「考量整理」因應可預測性之課題。
因此，本文件並未變更最高法院之判斷架構，而係以該判決明示之兩項要素為核心，補充實務判斷之參考觀點。本文件亦表明，今後將持續關注國內外判決、網路技術與事業型態之變化，對於意見分歧之事項（尤其是要素③），仍有進一步討論之可能。
對台灣讀者而言，台灣專利法第58條就「實施」之定義同樣以屬地主義為前提，於伺服器設置於境外、向台灣使用者提供服務之情形，如何評價其實施地，亦屬值得關注之課題。本文件所提出之「技術效果之發揮地」觀點，可作為台灣企業評估跨境服務之專利風險及權利行使可能性時之參考。
本稿僅供一般資訊提供之用，不構成法律意見。針對個別案件，請諮詢專業人士。
