【判例研究】ごみ貯蔵機器（垃圾儲存機器）事件
【判例研究】垃圾儲存機器事件（ごみ貯蔵機器事件）
特許法第102條第2項損害推定規定之適用要件——專利權人自身實施必要性之否定
一、緒論：本判決處理之根本問題
日本特許法第102條第2項規定：「專利權人……因故意或過失，對侵害自己專利權……之人，請求賠償其因侵害所受損害時，該侵害人因侵害行為受有利益者，該利益之額，推定為專利權人……所受損害之額。」此一規定之規範目的，在於減輕專利權人就其實際所受損害額之舉證負擔，透過將侵害人所受利益額推定為權利人之損害額，簡化損害賠償請求之舉證程序。惟長期以來，實務及學說對於本項規定之適用，是否以專利權人自身於日本境內實施該專利發明為必要前提，存在相當之爭議。本判決係智財高裁大合議首次就此一根本性適用要件問題，為明確闡釋之重要先例。
二、事實關係
當事人及系爭權利
本訴原告（第一審原告・反訴被告，即上訴審之上訴人兼被上訴人）Sangenic International Limited為英國法人，擁有發明名稱為「垃圾儲存機器」之發明專利權（特許第4402165號）。原告本身並未於日本境內直接製造、販賣該專利product，惟其與日本境內企業間，就其product之日本國內進口銷售，締結有專屬性之銷售代理契約，依此關係，倘日本境內之侵害行為造成其代理商之銷售減少，原告本身之利益（透過該代理關係所生之經濟利益）亦將隨之減少。
訴訟之經過
本訴被告（第一審被告・反訴原告，即上訴審之被上訴人兼上訴人）為日本企業，其進口、販賣之紙尿布用垃圾儲存卡匣product，經原審（東京地方裁判所平成21年（ワ）第44391號、平成23年（ワ）第19340號判決）認定落入原告專利發明之技術範圍，構成專利權侵害。案經上訴，智財高裁以大合議方式審理。
三、爭點之整理
本件上訴審理過程中所生之核心爭點為：特許法第102條第2項所定損害額推定規定之適用，是否以專利權人自身於日本境內現實實施該專利發明為必要之前提要件？倘專利權人自身並未直接實施，而係透過與第三人（銷售代理商）間之契約關係，間接因侵害行為而受有經濟上之不利益，此種情形下，得否仍援用本項推定規定？
四、智財高裁大合議之判斷
【要旨】特許法第102條第2項之適用，並不以專利權人自身實施該專利發明為必要前提；於存在「倘無侵害人之專利權侵害行為，即得獲得利益」此一事情之情形，即應肯認特許法第102條第2項之適用。
智財高裁大合議就本項規定之適用要件，採取實質性、因果關係取向之解釋方法，而非拘泥於「專利權人自身是否為實施行為之主體」此一形式性標準。裁判所具體闡明：本項規定之核心規範功能，在於就「倘無侵害行為，權利人本應獲得之利益」此一利益，予以推定並轉嫁舉證責任，故其適用之關鍵要件，應著重於是否存在此一因果關係上之「利益喪失可能性」，而非著重於權利人是否為專利發明之直接實施者。就本件而言，智財高裁認定，原告雖未直接於日本境內實施本件專利發明，惟其與國內代理商間存在之銷售代理契約關係，使原告與代理商之銷售業績間，形成緊密之經濟利益連動關係，倘無被告之侵害行為，原告透過此一代理關係所得獲取之經濟利益，即不致因被告product之競爭而減少，故應肯認本件情形該當「倘無侵害行為即得獲得利益」之要件，特許法第102條第2項之推定規定，於本件應予適用。
五、本判決之法理意義
損害推定規定適用範圍之實質性擴張
本判決最重要之貢獻，在於明確排除「專利權人自身實施」作為特許法第102條第2項適用之形式性前提要件，改以「因果關係上之利益喪失可能性」作為實質判斷基準，此一立場大幅擴張本項推定規定之適用範圍，使諸如外國專利權人透過境內代理商間接經營市場之商業模式，亦得援用本項規定，減輕其損害賠償請求之舉證負擔，對於跨國企業於日本市場之專利權保護策略，具有重要之實務意義。
【判例研究】ごみ貯蔵機器事件
特許法102条2項の損害額推定規定の適用要件——特許権者自身の実施の必要性の否定
一、緒論：本判決が扱う根本的な問題
日本特許法第102条第2項は次のように規定する。「特許権者……が故意又は過失により自己の特許権……を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者……が受けた損害の額と推定する。」この規定の規範目的は、特許権者がその実際に受けた損害額について負う立証負担を軽減する点にあり、侵害者が受けた利益額を権利者の損害額と推定することによって、損害賠償請求の立証手続を簡素化するものである。もっとも長らく、実務及び学説においては、本項の適用が特許権者自身が日本国内で当該特許発明を実施していることを必要な前提とするか否かについて、相当な争いが存在してきた。本判決は、知財高裁大合議が初めてこの根本的な適用要件の問題について明確な解釈を示した重要な先例である。
二、事実関係
当事者及び本件権利
本訴原告（第一審原告・反訴被告、控訴審における控訴人兼被控訴人）サンジェニック・インターナショナル・リミテッドは英国法人であり、発明の名称を「ごみ貯蔵機器」とする発明特許権（特許第4402165号）を有していた。原告自身は日本国内で直接当該特許製品を製造・販売してはいなかったが、日本国内の企業との間で、その製品の日本国内への輸入販売に関する専属的な販売代理契約を締結しており、この関係により、日本国内における侵害行為によって当該代理店の売上が減少すれば、原告自身の利益（この代理関係を通じて生じる経済的利益）もこれに伴い減少するという関係にあった。
訴訟の経過
本訴被告（第一審被告・反訴原告、控訴審における被控訴人兼控訴人）は日本企業であり、その輸入・販売する紙おむつ用のごみ貯蔵カセット製品は、原審（東京地方裁判所平成21年（ワ）第44391号、平成23年（ワ）第19340号判決）において、原告の特許発明の技術的範囲に属し、特許権侵害を構成すると認定された。事件は控訴され、知財高裁が大合議によりこれを審理した。
三、争点の整理
本件の控訴審理の過程で生じた核心的な争点は、特許法第102条第2項所定の損害額推定規定の適用が、特許権者自身が日本国内で当該特許発明を現実に実施していることを必要な前提要件とするか否かという点である。特許権者自身が直接実施しておらず、第三者（販売代理店）との契約関係を通じて間接的に侵害行為によって経済上の不利益を受けているにすぎない場合、このような場合であってもなお本項の推定規定を援用しうるか。
四、知財高裁大合議の判断
【要旨】特許法第102条第2項の適用は、特許権者自身が当該特許発明を実施していることを必要な前提とするものではなく、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合」には、特許法第102条第2項の適用が認められるものと解すべきである。
知財高裁大合議は本項の適用要件について、実質的かつ因果関係志向の解釈方法を採用し、「特許権者自身が実施行為の主体であるか否か」という形式的な基準に拘泥しない立場を採った。裁判所は具体的に次のとおり明らかにした。本項規定の核心的な規範機能は、「侵害行為がなければ権利者が本来得られたであろう利益」について、これを推定し立証責任を転換する点にあり、したがってその適用の鍵となる要件は、権利者が特許発明の直接の実施者であるか否かではなく、この因果関係上の「利益喪失の可能性」が存在するか否かに重点を置くべきである。本件について知財高裁は、原告は日本国内で本件特許発明を直接実施していなかったものの、国内の代理店との間に存在する販売代理契約関係により、原告と代理店の売上実績との間に緊密な経済的利益の連動関係が形成されており、被告の侵害行為がなければ、原告がこの代理関係を通じて得られたであろう経済的利益は、被告製品との競争によって減少することはなかったはずであるとして、本件が「侵害行為がなければ利益が得られたであろう」という要件に該当することを認め、本件について特許法第102条第2項の推定規定が適用されるべきであるとした。
五、本判決の法理的意義
損害額推定規定の適用範囲の実質的拡張
本判決の最も重要な貢献は、「特許権者自身の実施」を特許法第102条第2項の適用の形式的な前提要件から明確に排除し、これに代えて「因果関係上の利益喪失の可能性」を実質的な判断基準としたことにある。この立場は本項推定規定の適用範囲を大幅に拡張するものであり、例えば外国の特許権者が国内の代理店を通じて間接的に市場を経営するビジネスモデルであっても、本項の規定を援用し、その損害賠償請求における立証負担を軽減することを可能にした。これは、多国籍企業の日本市場における特許権保護戦略にとって、重要な実務上の意義を有する。
