【判例研究】青色発光ダイオード(藍色發光二極體)事件
【判例研究】藍色發光二極體事件(青色発光ダイオード事件・中村裁判)
職務發明相當對價之計算方法——「604億圓判決」對日本職務發明制度之衝擊
一、緒論:本案之社會衝擊與制度意義
藍色發光二極體事件(俗稱「中村裁判」),係日本職務發明訴訟史上社會關注度最高、影響最深遠之案件。本案之原告中村修二(其後移籍美國加州大學聖塔芭芭拉分校任教授,並於2014年獲頒諾貝爾物理學獎),於任職日亞化學工業股份有限公司期間,發明高亮度藍色發光二極體製造相關之關鍵技術,日亞化學憑藉此一技術取得市場之壓倒性競爭優勢,惟中村修二於發明當時自公司僅獲得合計新台幣新臺幣約2萬日圓(出願獎金1萬日圓、登錄獎金1萬日圓)之報償。中村修二退職後,主張此一報償金額與其發明對公司所創造之龐大經濟利益顯不相當,依日本特許法第35條規定,訴請日亞化學給付職務發明相當對價之一部即200億日圓。東京地方裁判所於平成16年(2004年)1月30日作成之判決,認定發明之相當對價高達約604億3000萬日圓,並依原告請求之範圍,全額判命日亞化學給付200億日圓,此一判決金額之龐大,於日本社會引發震撼性迴響,促使企業界及學界對職務發明制度之合理性,展開廣泛而深入之檢討。
二、事實關係
系爭發明及其技術背景
中村修二於昭和44年(1969年)進入日亞化學工業任職,自昭和48年(1973年)左右起至昭和53年(1978年)止,任職於研究開發部門,從事影碟裝置之研究開發。其後,中村修二於平成2年(1990年)發明藍色發光二極體製造裝置相關之技術(即著名之「雙流式MOCVD」技術,日本專利第2628404號,通稱「404號專利」),該技術可解決藍色發光二極體製造過程中,原料氣體噴附於高溫基板時難以順利結晶化之技術難題,日亞化學憑藉此一技術,於平成5年(1993年)成功實現全球首例高亮度藍色發光二極體之量產。
訴訟之提起
中村修二於平成11年(1999年)自日亞化學退職,2年後之平成13年(2001年)8月23日提起本件訴訟,先位聲明請求確認系爭專利受領專利之權利原始歸屬於原告本人,備位聲明則於前開請求未獲認容之情形下,請求依特許法第35條規定給付職務發明讓與之相當對價。
中間判決——職務發明及權利讓與之認定
東京地方裁判所於平成14年(2002年)9月19日就先位聲明部分作成中間判決,認定系爭發明屬職務發明,且受領專利之權利業已依日亞化學之「發明考案取扱規定」讓與日亞化學,中村修二之先位聲明不獲支持,惟其備位聲明(相當對價請求)之審理程序因而繼續進行。
三、東京地方裁判所之判斷——相當對價之計算方法論
(一)「獨占利益」之計算
東京地方裁判所首先計算日亞化學因擁有系爭專利而獲致之「獨占利益」,即該公司藉由專利之排他效力獨占市場所得之利益。裁判所認定,日亞化學藍色發光二極體等相關產品之銷售總額約為1兆2086億127萬日圓,其中半數受404號專利之保護,倘授權他社實施,可期待獲得20%之實施授權金,故獨占利益之計算式為:1兆2086億127萬日圓×1/2(專利貢獻部分)×20%(實施授權金率)=約1208億6012萬日圓。
(二)「發明人貢獻度」之認定——異例之高比率
其次,裁判所就中村修二個人對前開1208億圓利益之產生所具有之貢獻程度為認定。裁判所特別重視本案之特殊情事:中村修二係於公司內部研究環境資源有限、且公司高層對其研究方向抱持反對態度之艱困條件下,憑藉個人能力及努力獨力完成本項發明,此等特殊情事,使裁判所認定中村修二之貢獻度「至少不低於50%」,此一比率於日本職務發明訴訟史上實屬異例之高比率,蓋一般企業之發明多屬團隊協作之成果,個人貢獻度通常認定甚低。
(三)結論——604億圓相當對價之認定
綜上,裁判所以獨占利益1208億6012萬日圓,乘以發明人貢獻度50%,計算出系爭發明之相當對價應為604億3006萬日圓。因中村修二僅請求相當對價之一部即200億日圓,裁判所遂依其請求範圍,全額判命日亞化學給付200億日圓。
四、控訴審之和解——金額之大幅調降
日亞化學不服提起上訴,本案於東京高等裁判所(負責智慧財產案件之部門)審理期間,裁判長於平成16年(2004年)12月依職權提出和解勸告。裁判所於和解勸告中強調,發明之貢獻程度雖屬例外性重大,惟與其僅就單一專利之對價於訴訟中反覆爭執,不如就中村修二任職期間所涉及之全部發明及相關權益,一次性謀求全面解決,較為妥適;並指出,職務發明對價之訂定,應同時兼顧激勵從業人員研究意願,及使企業得以在競爭中求勝發展之雙重目的。裁判所並具體提出將中村修二之貢獻度調降為5%、以約6億日圓為對價上限之和解方案。雙方最終於平成17年(2005年)1月11日接受此一和解方案,日亞化學就中村修二在職期間所涉及之全部職務發明(不限於404號專利),給付相當對價約6億857萬日圓,加計遲延損害金約2億3534萬日圓,合計約8億4391萬日圓,全案終局解決。
五、本案之法理及政策意義
1 相當對價計算方法論之奠基
本案東京地方裁判所所示之「獨占利益×發明人貢獻度」計算公式,其後為日立製作所事件、キヤノン事件等眾多職務發明訴訟所援用及發展,構成日本職務發明相當對價計算方法論之基礎架構,具有承先啟後之典範意義。
2 平成16年特許法修正之直接契機
本案判決金額之龐大及社會迴響之強烈,係促成平成16年(2004年)日本特許法第35條修正之關鍵背景之一。修正後之規定,重視企業與從業人員間就對價決定程序(如協議、公開、意見聽取等程序要件)之合理性,若該程序被認定為合理,法院原則上應尊重企業內部規程所定之對價金額,僅於程序被認定不合理時,始由法院依法定基準另行計算相當對價。此一修正,實質上係為緩解本案所暴露之企業與從業人員間,就發明對價認知落差過鉅之社會問題,並兼顧企業對職務發明制度可預測性之需求。
【判例研究】青色発光ダイオード事件(中村裁判)
職務発明の相当対価の算定方法——「604億円判決」が日本の職務発明制度に与えた衝撃
一、緒論:本件の社会的衝撃と制度的意義
青色発光ダイオード事件(いわゆる「中村裁判」)は、日本の職務発明訴訟史上、最も社会的関心を集め、最も影響の大きかった事件である。本件原告の中村修二氏(その後アメリカ・カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授に転じ、2014年にノーベル物理学賞を受賞)は、日亜化学工業株式会社に在職中、高輝度青色発光ダイオードの製造に関わる鍵となる技術を発明し、日亜化学はこの技術によって市場における圧倒的な競争優位を獲得したが、中村氏が発明当時に会社から受け取った報奨金は合計わずか約2万円(出願報奨1万円、登録報奨1万円)にすぎなかった。中村氏は退職後、この報奨金額が発明によって会社にもたらされた巨額の経済的利益と著しく釣り合わないと主張し、特許法第35条の規定に基づき、日亜化学に対し職務発明の相当対価の一部として200億円の支払を求めて提訴した。東京地方裁判所が平成16年(2004年)1月30日に言い渡した判決は、発明の相当対価を約604億3000万円と算定し、原告の請求の範囲に従い、日亜化学に対し200億円全額の支払を命じた。この判決金額の巨大さは、日本社会に衝撃的な反響を引き起こし、産業界及び学界において職務発明制度の合理性についての広範かつ深い検討が展開される契機となった。
二、事実関係
本件発明及びその技術的背景
中村修二氏は昭和44年(1969年)に日亜化学工業に入社し、昭和48年(1973年)ころから昭和53年(1978年)まで研究開発部に在籍し、ビデオディスク装置の研究開発に従事した。その後、中村氏は平成2年(1990年)に青色発光ダイオードの製造装置に関する技術(いわゆる「ツーフローMOCVD」技術、特許第2628404号、通称「404特許」)を発明した。この技術は、青色発光ダイオードの製造過程において、原料ガスを高温の基板に吹き付けても円滑に結晶化しないという技術的課題を解決するものであり、日亜化学はこの技術によって、平成5年(1993年)に世界初の高輝度青色発光ダイオードの量産を実現することに成功した。
訴訟の提起
中村氏は平成11年(1999年)に日亜化学を退職し、その2年後の平成13年(2001年)8月23日に本件訴訟を提起した。主位的請求として本件特許を受ける権利が原始的に原告本人に帰属することの確認を求め、予備的請求として、前記請求が認容されない場合には、特許法第35条の規定に基づき職務発明の譲渡の相当対価の支払を求めた。
中間判決——職務発明及び権利譲渡の認定
東京地方裁判所は平成14年(2002年)9月19日、主位的請求の部分について中間判決を行い、本件発明が職務発明に該当し、特許を受ける権利は既に日亜化学の「発明考案取扱規定」に基づき日亜化学へ譲渡されたものと認定した。中村氏の主位的請求は認められなかったが、これにより予備的請求(相当対価請求)の審理手続が引き続き進行することとなった。
三、東京地方裁判所の判断——相当対価の算定方法論
(一)「独占の利益」の算定
東京地方裁判所はまず、日亜化学が本件特許を有することによって得た「独占の利益」、すなわち同社が特許の排他的効力によって市場を独占することで得た利益を算定した。裁判所は、日亜化学の青色発光ダイオード等関連製品の売上総額が約1兆2086億127万円であり、そのうち半分が404特許によって保護されており、他社にライセンスした場合には20%の実施料が得られたであろうと認定した。したがって独占の利益の算定式は、1兆2086億127万円×1/2(特許の貢献部分)×20%(実施料率)=約1208億6012万円となる。
(二)「発明者の貢献度」の認定——異例の高比率
次に、裁判所は前記1208億円の利益の発生について、中村氏個人がどの程度貢献したかを認定した。裁判所は本件の特殊な事情、すなわち中村氏が社内の研究環境資源が限られ、かつ会社の上層部が氏の研究方針に反対的な態度を示していたという困難な条件の下で、個人の能力と努力によって単独で本件発明を完成させたという事情を特に重視し、これにより中村氏の貢献度を「少なくとも50%を下回らない」と認定した。この比率は、日本の職務発明訴訟史上、実に異例の高い比率であるといえる。なぜなら、一般的な企業の発明の多くはチームによる協働作業の成果であり、個人の貢献度は通常極めて低く認定されるからである。
(三)結論——604億円の相当対価の認定
以上により、裁判所は独占の利益1208億6012万円に発明者の貢献度50%を乗じ、本件発明の相当対価を604億3006万円と算定した。中村氏は相当対価の一部として200億円のみを請求していたため、裁判所はその請求の範囲に従い、日亜化学に対し200億円全額の支払を命じた。
四、控訴審における和解——金額の大幅な減額
日亜化学はこれを不服として控訴し、本件は東京高等裁判所(知的財産事件を担当する部)で審理されることとなったが、その審理の過程において、裁判長は平成16年(2004年)12月に職権で和解を勧告した。裁判所は和解勧告において、発明の貢献の程度は例外的に大きいものではあるが、単一の特許の対価についてのみ訴訟で繰り返し争うよりも、中村氏の在職期間に関わる全ての発明及び関連する権益について一括して全面的な解決を図ることがより妥当であると強調し、さらに、職務発明の対価の定めは、従業員の研究意欲を啓発すると同時に、企業が競争において勝ち抜き発展することを可能にするという二重の目的に配慮すべきであると指摘した。裁判所は具体的に、中村氏の貢献度を5%に引き下げ、約6億円を対価の上限とする和解案を提示した。両当事者は最終的に平成17年(2005年)1月11日にこの和解案を受け入れ、日亜化学は中村氏の在職期間に関わる全ての職務発明(404特許に限らない)について、相当対価約6億857万円に遅延損害金約2億3534万円を加えた合計約8億4391万円を支払うこととし、事件は最終的に解決した。
五、本件の法理的及び政策的意義
1 相当対価算定方法論の基礎の構築
本件で東京地方裁判所が示した「独占の利益×発明者の貢献度」という算定式は、その後日立製作所事件、キヤノン事件等の数多くの職務発明訴訟において援用及び発展され、日本の職務発明の相当対価算定方法論の基礎的な枠組みを構成しており、先例を承け後を啓く模範的な意義を有する。
2 平成16年特許法改正の直接的契機
本件判決金額の巨大さ及び社会的反響の強さは、平成16年(2004年)の日本特許法第35条改正をもたらした重要な背景の一つである。改正後の規定は、企業と従業員との間で対価決定手続(協議、開示、意見聴取等の手続的要件)の合理性を重視し、当該手続が合理的であると認定される場合には、裁判所は原則として企業内部規程が定める対価の額を尊重すべきものとし、当該手続が不合理であると認定された場合に限って、裁判所が法定の基準に従い改めて相当対価を算定するものとされた。この改正は、実質的に本件が露呈させた、企業と従業員との間の発明対価に関する認識の隔たりが著しく大きいという社会問題を緩和するためのものであり、同時に企業の職務発明制度に対する予見可能性の需要にも配慮したものである。

