日本特許法/日本專利法
日本特許法|日中併記版
日本專利法|日中對照版
2026年11月現在の法令に基づく / 依2026年11月現行法令
第1章 日本特許の概要
第1章 日本專利制度概要
1-1 制度の目的
制度目的
特許法1条は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。特許制度は、発明を公開した代償として、一定期間の排他的権利(特許権)を与える仕組み(産業政策説)である。
他方で、特許権は本来発明者に帰属する当然の権利であり、国家はこれを確認し保護しているにすぎないとする考え方(自然権説)もある。
もっとも、一定期間が経過すれば権利が消滅し、誰もが自由に発明を利用できるようになる仕組み(存続期間の制限)を、自然権の理論だけで説明することは難しい。現行法は、1条の文言からも明らかなように、産業政策説に立つものと一般に理解されている。
特許法第1條規定,其目的在於謀求發明之保護及利用,藉以獎勵發明,進而促進產業發展。專利制度係以公開發明為對價,賦予一定期間之排他權(專利權)之機制(產業政策說)。
另一方面,亦有主張「該權利原本即當然歸屬於發明人,國家不過係加以承認及保護而已」之見解(自然權說)。
惟權利於一定期間屆滿後即消滅、任何人皆得自由利用發明之機制(權利存續期間之限制),難以僅以自然權理論加以說明。由第1條之文字觀之,現行法一般被理解為採產業政策說。
1-2 沿革
沿革
| 年 | 日本語 | 繁體中文 |
|---|---|---|
| 1885(明治18) | 専売特許条例を制定。近代的特許制度の始まり(初代専売特許所長は高橋是清)。 | 制定專賣特許條例,為近代專利制度之開端(首任專賣特許所長為高橋是清)。 |
| 1899(明治32) | 特許法を制定し、パリ条約に加入。 | 制定特許法,並加入巴黎公約。 |
| 1909(明治42) | 特許法を全面改正(明治42年法)。 | 全面修正特許法(明治42年法)。 |
| 1921(大正10) | 特許法を全面改正(大正10年法)。 | 全面修正特許法(大正10年法)。 |
| 1959(昭和34) | 現行特許法を制定(1960年施行)。 | 制定現行特許法(1960年施行)。 |
| 1970(昭和45) | 出願公開制度・審査請求制度を導入(1971年施行)。 | 導入申請公開制度及請求審查制度(1971年施行)。 |
| 1975(昭和50) | 物質特許制度を導入(1976年施行)。 | 導入物質專利制度(1976年施行)。 |
| 1978(昭和53) | 特許協力条約(PCT)に加入。 | 加入專利合作條約(PCT)。 |
| 1987(昭和62) | 改善多項制(1出願に複数の請求項)を導入(1988年施行)。 | 導入改良型多項制,一申請案得記載複數請求項(1988年施行)。 |
| 1994(平成6) | TRIPS協定に対応し、存続期間を出願日から20年に変更(1995年施行)。付与後異議申立制度を導入(1996年施行)。 | 配合TRIPS協定,將專利權期間改為自申請日起20年(1995年施行);並導入核准後之專利異議申請制度(1996年施行)。 |
| 2003(平成15) | 特許異議申立制度を廃止し、特許無効審判に一本化(2004年施行)。 | 廢止專利異議申請制度,整合為專利無效審判(2004年施行)。 |
| 2004(平成16) | 104条の3(無効の抗弁)を新設(2005年4月施行)。知的財産高等裁判所設置法を制定し、2005年4月に知的財産高等裁判所を設置。 | 增訂第104條之3(無效抗辯)(2005年4月施行);制定智慧財產高等法院設置法,並於2005年4月設立智慧財產高等法院。 |
| 2011(平成23) | 冒認出願の救済(移転請求)、通常実施権の当然対抗制度等を導入(2012年施行)。 | 導入冒認申請之救濟(移轉請求)及通常實施權當然對抗制度等(2012年施行)。 |
| 2014(平成26) | 特許異議申立制度を再導入(2015年施行)。 | 重新導入專利異議申請制度(2015年施行)。 |
| 2015(平成27) | 職務発明につき使用者への原始的帰属を可能に(2016年施行)。 | 職務上發明得自始歸屬於雇用人(2016年施行)。 |
| 2018(平成30) | 新規性喪失の例外期間を6か月から1年に延長(同年6月施行)。 | 不喪失新穎性之例外期間(優惠期)由6個月延長為1年(同年6月施行)。 |
| 2019(令和元) | 損害賠償額の算定規定(102条)を見直し(2020年4月施行)、査証制度を創設(2020年10月施行)。 | 修正損害賠償額計算規定(第102條)(2020年4月施行),並創設查證制度(2020年10月施行)。 |
| 2021(令和3) | 第三者意見募集制度の創設、特許権の放棄・訂正における通常実施権者の承諾の不要化、審判の口頭審理のオンライン化等(2021年10月〜2022年4月施行)。 | 創設第三人意見徵求制度;拋棄專利權及更正時無須再經通常實施權人同意;審判之言詞審理得以線上方式進行等(2021年10月至2022年4月間施行)。 |
| 2022(令和4)〜2025(令和7) | 刑法等の改正に伴い、罰則の「懲役」が「拘禁刑」に改められる(2025年6月施行)。 | 配合日本刑法等之修正,罰則中之「懲役」改為「拘禁刑」(2025年6月施行)。 |
1-3 三つの個別法
三部個別法
日本では、技術的創作等の保護は、特許法・実用新案法・意匠法の3つの個別法で規律される。保護対象、審査方法、存続期間が異なる。特許庁が三法の出願を一括して所管する。
日本對技術性創作等之保護,分別由特許法、新型專利法及設計專利法三部個別法規範,其保護客體、審查方式及權利期間各異;三法之申請均由特許廳統一主管。
| 法律 | 日本語 | 繁體中文 |
|---|---|---|
| 特許法 | 発明(高度のものに限る)を保護。実体審査あり。存続期間は原則として出願日から20年。審査の遅延を補償するための延長と、医薬品等についての延長(最長5年)の制度がある(67条)。 | 保護發明(限於具高度性者),須經實體審查。專利權期間原則上自申請日起20年;另設有補償審查延遲之延長,以及醫藥品等之延長(最長5年)制度(第67條)。 |
| 実用新案法 | 物品の形状、構造又は組合せに係る考案を保護(実用新案法3条1項)。実体審査を経ずに登録される(無審査登録主義)。権利行使には実用新案技術評価書を提示した警告が必要(同法29条の2)。存続期間は出願日から10年(同法15条)。 | 保護關於物品之形狀、構造或組合之新案(考案)(新型專利法第3條第1項)。不經實體審查即予登記(無審查登記主義)。行使權利前,須提示實用新案技術評價書並予警告(同法第29條之2)。權利期間自申請日起10年(同法第15條)。 |
| 意匠法 | 意匠(物品・建築物・画像の形状等であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの)を保護(意匠法2条1項)。実体審査あり。存続期間は意匠登録出願の日から25年(同法21条1項)。 | 保護意匠(物品、建築物或圖像之形狀等,透過視覺引起美感者)(設計專利法第2條第1項)。須經實體審查。權利期間自意匠登記申請日起25年(同法第21條第1項)。 |
1-4 制度の全体像
制度全貌
特許取得までの基本的な流れは、出願 → 出願公開(出願から1年6か月経過後)→ 出願審査請求 → 実体審査 → 特許査定 → 特許料の納付・設定登録、である。登録後は、特許異議の申立て、特許無効審判、訂正審判等により特許の有効性が見直されることがあり、特許庁の審決等に不服がある者は、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる。
特許権に関する訴え(侵害訴訟等)の第一審は、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の専属管轄とされ(民事訴訟法6条1項)、その控訴審は、東京高等裁判所の特別の支部である知的財産高等裁判所が全国の事件を一元的に担当する(同条3項、知的財産高等裁判所設置法2条)。審理は原則として3人の裁判官による合議体で行われるが、特に重要な事件については、5人の裁判官による合議体(いわゆる大合議)で審理することができる(民事訴訟法269条の2、310条の2)。
知的財産訴訟(特許権侵害訴訟や審決取消訴訟など)では、技術的な内容を正確に把握し、適正かつ迅速な審理を行うため、裁判所調査官が大きな役割を担っている(裁判所法57条)。知的財産事件を担当する調査官には、特許庁の審判官・審査官の経験者や弁理士などが任命され、おおむね3年程度在任するのが通例である。裁判所は、調査官に、口頭弁論等の期日において訴訟関係を明瞭にするため当事者に問いを発し又は立証を促すこと、証拠調べの期日において証人等に直接問いを発すること、裁判官に事件について意見を述べることなどを行わせることができる(民事訴訟法92条の8)。このほか、外部の専門家が専門委員として手続に関与する制度もある(同法92条の2)。
取得專利之基本流程為:申請 → 申請公開(自申請日起經過1年6個月後)→ 請求實體審查 → 實體審查 → 准予專利之審定(特許查定)→ 繳納專利費及設定登記(設定登録)。登記後,專利之有效性可能經由專利異議申請、專利無效審判、更正審判等程序重新檢討;對特許廳之審決等不服者,得向智慧財產高等法院提起審決撤銷訴訟。
關於專利權之訴訟(侵權訴訟等),第一審專屬東京地方法院或大阪地方法院管轄(日本民事訴訟法第6條第1項);其上訴審(第二審),由東京高等法院之特別分院即智慧財產高等法院統一審理全國案件(同條第3項、智慧財產高等法院設置法第2條)。審理原則上由3名法官組成合議庭為之,惟特別重要之案件,得由5名法官組成合議庭(即所謂大合議)審理(日本民事訴訟法第269條之2、第310條之2)。
於智慧財產訴訟(專利權侵權訴訟及審決撤銷訴訟等)中,為正確掌握技術內容並進行適當且迅速之審理,法院調查官(裁判所調査官)扮演重要角色(日本裁判所法第57條)。承辦智慧財產案件之調查官,多由特許廳之審判官、審查官出身者或弁理士(相當於臺灣之專利師)擔任,通常任職約3年。法院得命調查官於言詞辯論等期日,為釐清訴訟關係而向當事人發問或促其舉證;於證據調查期日直接向證人等發問;並就案件向法官陳述意見等(日本民事訴訟法第92條之8)。此外,亦有由外部專家以專門委員身分參與程序之制度(同法第92條之2)。
第2章 発明
第2章 發明
2-1 発明の定義
發明之定義
特許法2条1項は、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義する。要素は、①自然法則の利用、②技術的思想、③創作、④高度性である。「高度のもの」は、実用新案法の「考案」(自然法則を利用した技術的思想の創作)と区別するための文言であり、実務上、発明該当性を独立に左右することはほとんどない。
日本特許法第2條第1項將發明定義為「利用自然法則之技術思想之創作中,具高度性者」。其要件為:①利用自然法則、②技術思想、③創作、④高度性。「高度性」係用以區別新型專利法之「考案」(利用自然法則之技術思想之創作)之文字,於實務上幾乎不獨立影響發明之成立。
審査基準上、次のものは「発明」に該当しない。
依審查基準,下列事項不屬於「發明」。
| 類型 | 日本語 | 繁體中文 |
|---|---|---|
| 自然法則そのもの・発見 | エネルギー保存則、自然現象や自然物の単なる発見 | 能量守恆定律等自然法則本身;單純發現自然現象或自然物 |
| 自然法則に反するもの | 永久機関 | 永動機 |
| 自然法則以外の法則 | 経済法則、数学上の公式 | 經濟法則、數學公式 |
| 人為的取決め | ゲームのルールそれ自体 | 遊戲規則本身 |
| 技能 | 個人の熟練によって初めて達成できるもの(例:フォークボールの投球方法) | 須仰賴個人熟練始能達成者(例:指叉球之投球方法) |
| 情報の単なる提示 | 提示内容のみに特徴があるもの | 僅以所提示資訊之內容為特徵者 |
| 美的創造物 | 絵画、彫刻などの単なる美的創造物 | 繪畫、雕刻等單純之美術創作 |
| 精神活動・人為的取決めの利用 | 人間の精神活動それ自体、又は人為的取決めのみを利用するもの(例:ビジネスの手法それ自体) | 人類之精神活動本身,或僅利用人為約定者(例:商業手法本身) |
| 課題解決が明らかに不可能なもの | 課題を解決するための手段は示されているが、その手段では課題を解決できないことが明らかなもの | 雖已揭示解決課題之手段,但顯然無法以該手段解決課題者 |
2-2 発明の完成
發明之完成
発明といえるためには、技術的思想として完成していなければならない。最判昭和52年10月13日(民集31巻6号805頁、獣医用組成物事件)は、発明が完成したといえるためには、その技術内容が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要すると判示した。この程度に至らない未完成発明は、2条1項の「発明」に当たらず、29条1項柱書の要件を満たさないとして拒絶される。
發明之成立,以其作為技術思想已臻完成為前提。最高法院昭和52年(1977年)10月13日判決(民集第31卷第6號第805頁,獸醫用組成物案)判示:發明之完成,須其技術內容已具體、客觀地構成至該技術領域中具有通常知識者得重複實施而達成目的技術效果之程度。未達此程度之未完成發明,不屬特許法第2條第1項之「發明」,因不符第29條第1項本文之要件而應予核駁。
発明の完成の要件
發明完成之要件
- 具体的・客観的な構成:当該技術分野の通常の知識を有する者(当業者)が、その内容を理解して実施できる程度に具体化されていること。
- 反復実施可能性:単に一度たまたま成功しただけではなく、当業者が反復して実施できること。
- 技術的効果の達成:目的とする技術効果を確実かつ客観的に挙げることができる程度に構成されていること。
- 具體、客觀之構成:已具體化至所屬技術領域中具有通常知識者(當業者)得理解其內容並據以實施之程度。
- 重複實施可能性:非僅偶然成功一次,而係當業者得重複實施。
- 達成技術效果:已構成至得確實且客觀地達成目的技術效果之程度。
2-3 発明の類型
發明之類型
特許法2条3項は、発明を3類型に分け、それぞれについて「実施」の態様を定める。物の発明には、プログラム等(2条4項:プログラムその他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるもの)を含む。
特許法第2條第3項將發明分為三種類型,並分別規定其「實施」之態樣。物之發明包含程式等(第2條第4項:程式及其他供電腦處理之用而準用程式之資訊)。
| 類型 | 日本語(実施行為) | 繁體中文(實施行為) |
|---|---|---|
| 物の発明(1号) | その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には電気通信回線を通じた提供を含む)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む) | 該物之生產、使用、讓與等(指讓與及出租;該物為程式等者,包括透過電信線路之提供)、輸出或輸入,或為讓與等之要約(包括為讓與等目的之展示) |
| 方法の発明(2号) | その方法の使用 | 該方法之使用 |
| 物を生産する方法の発明(3号) | その方法の使用のほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出 | 除該方法之使用外,並包括以該方法所生產之物之使用、讓與等、輸出或輸入,或為讓與等之要約 |
2-4 ソフトウェア・ビジネス方法・AI関連発明
軟體、商業方法及AI相關發明
審査基準は、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源(CPU、メモリ等)を用いて具体的に実現されている場合に、「自然法則を利用した技術的思想」に当たると整理する。ビジネス方法それ自体は発明ではないが、コンピュータ等を用いた具体的な構成を備えれば、発明として保護され得る。プログラムは「物」として請求できる。学習済みモデル等のAI関連発明も、同様の枠組みで判断される。
AI関連技術については、特許庁がウェブページ「AI関連技術に関する特許審査事例について」において、発明該当性、進歩性、記載要件等に関する多数の審査事例(2024年〔令和6年〕3月に追加された事例を含む)を公表している。
依審查基準,軟體所為之資訊處理,若已利用硬體資源(CPU、記憶體等)具體實現,即屬「利用自然法則之技術思想」。商業方法本身並非發明,惟若具備利用電腦等之具體構成,則得作為發明受保護。程式得以「物」之形式請求。已訓練模型等AI相關發明,亦依相同架構判斷。
關於AI相關技術,特許廳已於「AI相關技術之專利審查案例」網頁,公布有關發明適格性、進步性及記載要件等之多數審查案例(包含2024年〔令和6年〕3月新增之案例)。
第3章 保護主体
第3章 保護主體
3-1 発明者主義と特許を受ける権利
發明人主義與專利申請權
日本は発明者主義を採る。発明をした者は、原則として「特許を受ける権利」を原始的に取得し(29条1項柱書)、この権利は移転できる(33条1項)。発明者とは、技術的思想の創作に実質的に関与した自然人であり、単なる補助者、管理者、資金提供者、命令者は含まれない。
日本採發明人主義。完成發明者,原則上原始取得「專利申請權」(第29條第1項本文),該權利得移轉(第33條第1項)。發明人係指實質參與技術思想創作之自然人,單純之輔助者、管理者、出資者或下達指示者不屬之。
AIを発明者として記載した出願について、東京地判令和6年5月16日(令和5年(行ウ)第5001号)及び知財高判令和7年1月30日(令和6年(行コ)第10006号)は、特許法が発明者として想定するのは自然人であるとして、特許庁の却下処分の取消請求を棄却した(DABUS事件)。その後、最高裁判所第二小法廷は2026年3月に上告を退ける決定をし、知財高裁判決が確定したと報じられている。
關於以AI記載為發明人之申請,東京地方法院令和6年(2024年)5月16日判決(令和5年(行ウ)第5001號)及智慧財產高等法院令和7年(2025年)1月30日判決(令和6年(行コ)第10006號)均認為,特許法所設想之發明人為自然人,駁回請求撤銷特許廳駁回處分之主張(DABUS事件)。其後據報導,日本最高法院第二小法庭已於2026年3月裁定駁回上訴,智慧財產高等法院之判決因而確定。
3-2 共同発明と共有
共同發明與共有
特許を受ける権利は移転できるが(33条1項)、共有か単独かを問わず、質権の目的とすることはできない(同条2項)。特許を受ける権利が共有の場合、特許出願は共有者全員でしなければならない(38条)。また、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができず(33条3項)、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することもできない(同条4項)。これに対し、設定登録後の特許権が共有の場合、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないで特許発明を自ら実施することができる(73条2項)。ただし、持分の譲渡と持分を目的とする質権の設定(同条1項)、専用実施権の設定と通常実施権の許諾(同条3項)には、他の共有者の同意が必要である。このように、特許権の持分には同意を得て質権を設定できるが、設定登録前の特許を受ける権利には、同意があっても質権を設定できない。
專利申請權得移轉(第33條第1項),但無論單獨所有或共有,均不得為質權之標的(同條第2項)。專利申請權為共有時,應由全體共有人共同提出專利申請(第38條)。又,各共有人非經其他共有人同意,不得讓與其應有部分(第33條第3項),亦不得就基於該專利申請權所應取得之專利權設定暫時專用實施權,或授與他人暫時通常實施權(同條第4項)。反之,設定登記後之專利權為共有時,除契約另有約定外,各共有人得不經其他共有人同意而自行實施該專利發明(第73條第2項);但應有部分之讓與及以應有部分為標的設定質權(同條第1項),以及專用實施權之設定與通常實施權之授與(同條第3項),均須經其他共有人同意。由此可知,專利權之應有部分經同意後得設定質權,但設定登記前之專利申請權,縱經同意亦不得設定質權。
3-3 職務発明
職務上發明
特許法35条は、従業者等がした職務発明について、次のように定める。
特許法第35條就受雇人等所完成之職務上發明,規定如下。
| 論点 | 日本語 | 繁體中文 |
|---|---|---|
| 使用者の権利 | 従業者等が職務発明について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、使用者等は、その特許権について通常実施権を有する(無償と解されている)(35条1項) | 受雇人等就職務上發明取得專利,或承繼職務上發明之專利申請權者就該發明取得專利時,雇用人等就該專利權享有通常實施權(相當於非專屬實施權;解釋上無須支付對價)(第35條第1項) |
| 原始帰属 | 職務発明について、契約・勤務規則等においてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、発生した時から使用者等に帰属する(35条3項。平成27年法律第55号による改正、2016年4月1日施行) | 就職務上發明,以契約、工作規則等預先約定使雇用人等取得專利申請權者,該專利申請權自發生時起即歸屬於雇用人等(第35條第3項;2015年〔平成27年〕修正,2016年4月1日施行) |
| 従業者の権利 | 従業者等は、契約・勤務規則等により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、特許権を承継させ、又は専用実施権を設定したとき等は、「相当の金銭その他の経済上の利益」(相当の利益)を受ける権利を有する(35条4項) | 受雇人等依契約、工作規則等,就職務上發明使雇用人等取得專利申請權、承繼專利權或為雇用人等設定專用實施權等情形,享有受領「相當之金錢或其他經濟上之利益」(下稱「相當利益」)之權利(第35條第4項) |
| 手続の合理性 | 契約・勤務規則等で相当の利益について定める場合には、基準策定時の使用者等と従業者等との協議の状況、策定された基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定についての従業者等からの意見聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理と認められるものであってはならない(35条5項)。経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴いて、考慮すべき状況等に関する指針を定め、公表する(35条6項) | 契約、工作規則等就相當利益有所規定者,經考量制定基準時雇用人等與受雇人等間之協議情形、所定基準之揭示情形、就相當利益內容之決定聽取受雇人等意見之情形等,依其規定給予相當利益,不得被認為不合理(第35條第5項)。經濟產業大臣應聽取產業結構審議會之意見,就應考量之情形等事項訂定指針並公告之(第35條第6項) |
| 職務発明以外 | 従業者等がした発明については、職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させ、特許権を承継させ、又は仮専用実施権・専用実施権を設定することを定めた契約・勤務規則等の条項は、無効とする(35条2項) | 受雇人等所完成之發明,除屬職務上發明者外,預先約定使雇用人等取得專利申請權、承繼專利權,或為雇用人等設定暫時專用實施權或專用實施權之契約、工作規則等條款,無效(第35條第2項) |
| 相当の利益の算定 | 相当の利益についての定めがない場合、又はその定めたところにより相当の利益を与えることが5項により不合理と認められる場合には、相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担・貢献、従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない(35条7項) | 未就相當利益為規定,或依其規定給予相當利益依第5項被認為不合理者,相當利益之內容應考量雇用人等因該發明應受之利益額、雇用人等就該發明所為之負擔與貢獻、受雇人等之待遇及其他情事定之(第35條第7項) |
3-4 冒認出願とその救済
冒認申請及其救濟
発明者でない者で、特許を受ける権利を承継してもいない者がした出願を冒認出願という。冒認出願は、拒絶理由(49条7号)及び無効理由(123条1項6号)となる。平成23年改正(2012年4月1日施行)により、特許を受ける権利を有する者は、冒認出願又は共同出願違反(38条)によってされた特許について、特許権者に対し特許権の移転を請求できるようになった(74条1項)。移転の登録があったときは、その特許権は初めから登録を受けた者に帰属していたものとみなされる(74条2項)。冒認又は共同出願違反を理由とする無効審判は、特許を受ける権利を有する者に限り請求できる(123条2項)。なお、改正前の最判平成13年6月12日(民集55巻4号793頁、生ゴミ処理装置事件)は、真の権利者が自ら出願していたのに、無権利者が無断で出願人名義を変更して特許権の設定登録を受けたという事案において、無効審判を経ることなく、真の権利者が無権利者に対し特許権の持分の移転登録を請求できるとした。
由非發明人且未承繼專利申請權之人所提出之申請,稱為冒認申請。冒認申請構成核駁理由(第49條第7款)及無效理由(第123條第1項第6款)。依平成23年(2011年)修正(2012年4月1日施行),具有專利申請權之人,就因冒認申請或違反共同申請規定(第38條)而核准之專利,得向專利權人請求移轉該專利權(第74條第1項)。經辦理移轉登記者,該專利權視為自始歸屬於受登記之人(第74條第2項)。以冒認或違反共同申請規定為理由之專利無效審判,限具有專利申請權之人始得請求(第123條第2項)。又,修正前之最高法院平成13年(2001年)6月12日判決(民集第55卷第4號第793頁,廚餘處理裝置案)認為,於真正權利人自行提出申請,而無權利人擅自變更申請人名義並受專利權設定登記之案件中,真正權利人無須經專利無效審判,即得向無權利人請求移轉該專利權應有部分之登記。
3-5 外国人・在外者
外國人及在外者
日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない外国人は、①その者の属する国が日本国民に対し自国民と同一の条件で権利の享有を認めている場合、②日本国がその国民に享有を認める場合には日本国民に対し自国民と同一の条件で享有を認めることとしている場合(相互主義)、③条約に別段の定めがある場合に限り、特許権その他特許に関する権利を享有することができる(25条)。パリ条約2条やTRIPS協定3条は内国民待遇を定めているので、同盟国・加盟国の国民は③により、日本国民と同様に権利を享有できる。また、日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者(在外者)は、政令で定める場合を除き、日本国内に住所又は居所を有する代理人(特許管理人)によらなければ、手続をし、又は行政庁の処分を不服として訴えを提起することができない(8条1項)。
於日本國內無住所或居所(法人為營業所)之外國人,限於下列情形之一,始得享有專利權及其他有關專利之權利(第25條):①其所屬國家對日本國民承認與其國民同一條件之權利享有者;②其所屬國家約定於日本國承認其國民享有權利時,即對日本國民承認與其國民同一條件之權利享有者(互惠原則);③條約另有規定者。由於巴黎公約第2條及TRIPS協定第3條規定國民待遇,同盟國或會員國之國民依③即得與日本國民同樣享有權利。又,於日本國內無住所或居所(法人為營業所)之人(在外者),除政令所定情形外,非經於日本國內有住所或居所之代理人(專利管理人)為之,不得辦理程序,亦不得就行政機關之處分提起不服之訴(第8條第1項)。
第4章 特許要件
第4章 專利要件
特許を受けるには、①発明であること(2条1項)、②産業上利用可能性、③新規性、④進歩性(29条)、⑤拡大先願に該当しないこと(29条の2)、⑥先願(39条)、⑦不特許事由に該当しないこと(32条)、⑧記載要件(36条)を満たす必要がある。
取得專利須符合:①為發明(第2條第1項)、②產業上利用性、③新穎性、④進步性(第29條)、⑤不屬擴大先申請(擬制喪失新穎性)(第29條之2)、⑥先申請原則(第39條)、⑦不屬不予專利之事由(第32條)、⑧記載要件(第36條)。
4-1 産業上の利用可能性
產業上利用性
特許法29条1項柱書は、「産業上利用することができる発明」を要求する。「産業」は広く解される。審査基準上、次のものはこの要件を満たさない。
特許法第29條第1項本文要求「可供產業上利用之發明」。「產業」作廣義解釋。依審查基準,下列事項不符合此一要件。
人間を手術、治療又は診断する方法(いわゆる医療行為):医薬品・医療機器などの物は対象外。医療機器の作動方法も、医師が人体に対して行う行為を含まない限り、これに当たらない。人間以外の動物のみを対象とする方法も除外されない。
對人類之手術、治療或診斷方法(所謂醫療行為):醫藥品、醫療器材等物不在此限;醫療器材之作動方法,除包含醫師對人體所為之行為者外,亦不在此限;僅以人類以外之動物為對象之方法,亦不予排除。
業として利用できない発明:喫煙方法のように個人的にのみ利用されるもの、学術的・実験的にのみ利用されるもの。ただし、市販や営業の可能性があるものは除く。
無法以營業方式利用之發明:如吸菸方法等僅供個人利用者,或僅供學術、實驗利用者。但有市售或營業可能性者,不在此限。
実際上明らかに実施できない発明:例えば、オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防止するために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフィルムで覆う方法。
實際上顯然無法實施之發明:例如,為防止臭氧層減少所致紫外線增加,以紫外線吸收塑膠薄膜覆蓋整個地球表面之方法。
4-2 新規性
新穎性
特許法29条1項は、特許出願前に日本国内又は外国において次のいずれかに該当する発明は特許を受けることができないと定める(世界主義。公知・公用については平成11年改正〔2000年1月1日施行〕から)。①公然知られた発明(1号。公知)、②公然実施をされた発明(2号。公用)、③頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(3号)。基準時は出願の時であり、時分まで考慮される(外国で公知となった時刻は日本時間に換算する)。「公然」とは、守秘義務を負わない不特定の者に知られ得る状態をいう。守秘義務を負う者にのみ知られた場合は公知とならない。この守秘義務には、契約上のものだけでなく、社会通念上又は商慣習上のものも含まれる。公然実施には、発明の内容が公然知られるおそれのある状況で実施をされた場合も含まれる。なお、一定の要件を満たす場合は、新規性喪失の例外(30条)の適用を受けることができる。
特許法第29條第1項規定,於專利申請前,在日本國內或外國有下列情形之一之發明,不得取得專利(世界主義;就公然知悉及公然實施部分,自平成11年〔1999年〕修正、2000年1月1日施行起適用):①已公然知悉之發明(第1款);②已公然實施之發明(第2款);③已記載於頒布之刊物之發明,或已透過電信線路使公眾得以利用之發明(第3款)。判斷基準時為申請之時,並考量至時、分(於外國公然知悉之時刻,換算為日本時間)。所謂「公然」,係指處於無保密義務之不特定人得以知悉之狀態。僅為負有保密義務之人所知悉者,不構成公然知悉。此保密義務不限於契約上之義務,亦包括依社會通念或商業慣例所生之義務。公然實施亦包括於發明內容有公然知悉之虞之狀況下所為之實施。又,符合一定要件者,得適用喪失新穎性之例外規定(第30條)。
特許要件(新規性・進歩性)を判断する前提として、発明の要旨認定が行われる。最判平成3年3月8日(民集45巻3号123頁、リパーゼ事件)は、この要旨認定は、特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであるとした。そして、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できない場合や、一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかである場合など、特段の事情がある場合に限って、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎないとした。この事件では、原審が、特許請求の範囲に記載された「リパーゼ」を、発明の詳細な説明の記載に基づき「Raリパーゼ」に限定して解釈し進歩性を認めたが、最高裁はこれを誤りとした。
判斷專利要件(新穎性、進步性)之前提,須先認定發明之要旨。最高法院平成3年(1991年)3月8日判決(民集第45卷第3號第123頁,脂肪酶案)認為,此要旨認定除有特別情事外,應依申請專利範圍之記載為之。且僅於申請專利範圍記載之技術意義無法一義明確理解,或依發明詳細說明之記載,該記載一見即明顯為誤記等特別情事存在時,始得參酌發明詳細說明之記載。本案原審依發明詳細說明之記載,將申請專利範圍所載之「脂肪酶」限定解釋為「Ra脂肪酶」,並肯定其進步性,惟最高法院認為此一判斷有誤。
4-3 進歩性
進步性
特許法29条2項は、特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、同条1項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、特許を受けることができないと定める。審査基準は、次の手順で判断する。
- 本願発明の認定
- 引用発明の認定と主引用発明の選択
- 本願発明と主引用発明との対比(一致点・相違点の確定)
- 論理付けの可否の判断(相違点について、副引用発明の適用や技術常識の考慮により、当業者が本願発明に容易に到達できたかを判断)
特許法第29條第2項規定,於專利申請前,該發明所屬技術領域中具有通常知識者(當業者)依同條第1項各款所列之發明即能輕易完成者,不得取得專利。審查基準依下列步驟判斷。
- 認定申請發明
- 認定引證發明並選擇主引證發明
- 對比申請發明與主引證發明(確定一致點與相異點)
- 判斷能否進行邏輯建構(就相異點,適用副引證發明或考量技術常識,判斷當業者能否輕易思及申請發明)
論理付けでは、まず進歩性を否定する方向に働く要素として、副引用発明を適用する動機付け(技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆)と、設計変更等(最適材料の選択、数値範囲の最適化・好適化、均等物による置換等)や先行技術の単なる寄せ集めを考慮する。論理付けができると判断される場合も、進歩性を肯定する方向に働く要素である引用発明と比較した有利な効果や阻害要因を含めて総合的に評価し、論理付けができるかを最終的に判断する。特に、引用発明とは異質な効果や、同質であっても際立って優れた効果であって、技術水準から予測できないものは、進歩性を肯定する方向に強く働く。
進行邏輯建構時,首先考量否定進步性之因素,即適用副引證發明之動機(技術領域之關連性、課題之共通性、作用及功能之共通性、引證發明內容中之教示或建議),以及設計變更等(最適材料之選擇、數值範圍之最適化或較佳化、均等物之置換等)與先前技術之單純拼湊。縱認得進行邏輯建構,仍應將肯定進步性之因素,即與引證發明相較之有利效果及阻礙要因,納入綜合評價,最終判斷能否進行邏輯建構。尤其是與引證發明之效果性質不同之效果,或性質相同但顯著優異之效果,且無法自技術水準預測者,對肯定進步性具有重大影響。
4-4 新規性喪失の例外
不喪失新穎性之例外
特許法30条は、出願前に発明が公開された場合でも、一定の要件のもとで、新規性・進歩性の判断(29条1項・2項)において、その発明は29条1項各号のいずれにも該当するに至らなかったものとみなす例外を設けている。対象となるのは、特許を受ける権利を有する者の意に反して公開された場合(30条1項)と、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された場合(30条2項。特許公報等に掲載されたことによるものを除く)である。2項の適用を受けるには、出願と同時にその旨を記載した書面を提出し、出願から30日以内に証明書を提出しなければならない(30条3項)。平成30年改正(2018年6月9日施行)により、猶予期間は6か月から1年に延長された。なお、30条は出願日を遡らせるものではないので、公開から出願までの間にされた第三者の独立した公開や出願には対抗できない。
特許法第30條規定,發明於申請前公開者,在一定要件下,就新穎性及進步性之判斷(第29條第1項、第2項),視為該發明未該當於第29條第1項各款之任一款。其適用對象為:違反具有專利申請權之人之本意而公開者(第30條第1項),以及因具有專利申請權之人之行為而公開者(第30條第2項;但因刊載於專利公報等而公開者除外)。欲適用第2項者,應於申請之同時提出記載該意旨之文件,並於申請之日起30日內提出證明文件(第30條第3項)。依平成30年(2018年)修正(2018年6月9日施行),寬限期間由6個月延長為1年。又,第30條並非使申請日回溯,故對於公開後至申請前之期間內第三人獨立所為之公開或申請,不得對抗。
| 区分 | 日本語 | 繁體中文 |
|---|---|---|
| 意に反する公開(30条1項) | 秘密漏洩、盗用、詐欺等により、特許を受ける権利を有する者の意に反して公開された場合。公開日から1年以内に出願する必要がある。 | 因洩密、盜用、詐欺等,違反具有專利申請權之人之本意而公開者。應自公開之日起1年內提出申請。 |
| 権利者の行為に起因する公開(30条2項) | 特許を受ける権利を有する者の行為(学会発表、販売、展示、ウェブ掲載等)に起因して公開された場合。公開日から1年以内に出願する必要がある。ただし、特許公報等に掲載されたことによる公開は除く。 | 因具有專利申請權之人之行為(學術發表、販賣、展覽、網路刊載等)而公開者。應自公開之日起1年內提出申請。但因刊載於專利公報等而公開者,不在此限。 |
| 手続(30条3項・4項)※2項の場合のみ | 出願と同時に、30条2項の適用を受けたい旨を記載した書面を提出し、出願日から30日以内に、適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出する。出願人の責めに帰することができない理由により証明書を期間内に提出できなかった場合は、救済規定がある(30条4項)。 | 應於申請之同時,提出記載欲適用第30條第2項意旨之文件,並自申請之日起30日內,提出證明該發明得適用該規定之文件。因不可歸責於申請人之事由而未能於期間內提出證明文件者,設有救濟規定(第30條第4項)。 |
30条の効果は日本での出願に限られる。外国では、新規性喪失の例外が認められなかったり、要件や期間が異なったりする(例えば、欧州特許条約は限られた場合に6か月の例外を認めるにとどまる)ので、公開前に出願するのが原則である。また、30条は出願日を遡らせるものではない。そのため、公開から出願までの間に第三者が同一の発明について出願すると、その出願が先願(39条)又は拡大先願(29条の2)として、本人の出願が拒絶されるおそれがある。第三者が独自に同一の発明を公開した場合には、30条は適用されず、本人の出願は新規性を失う。さらに、その間に第三者が実施の事業又はその準備を始めれば、先使用権(79条)が成立する可能性もある。
第30條之效力僅及於在日本提出之申請。由於其他國家可能不承認喪失新穎性之例外,或其要件、期間有所不同(例如,歐洲專利公約僅於有限情形下承認6個月之例外),因此原則上應於公開前提出申請。又,第30條並非使申請日回溯,故於公開後至申請前之期間內,第三人就同一發明提出申請者,該申請可能構成先申請(第39條)或擴大先申請(第29條之2),致本人之申請遭核駁。第三人獨立公開同一發明者,不適用第30條,本人之申請將喪失新穎性。此外,第三人於該期間內已開始實施事業或其準備者,亦可能成立先使用權(第79條)。
4-5 先願主義
先申請原則
特許法39条は、同一の発明について複数の出願がある場合の扱いを定める。異なった日に出願された場合は、最先の特許出願人のみが特許を受けることができる(39条1項)。同日に出願された場合は、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみが特許を受けることができる。協議が成立しないとき又は協議をすることができないときは、いずれも特許を受けることができない(39条2項)。この場合、特許庁長官は、期間を指定して協議の結果を届け出るよう命じ(39条6項)、期間内に届出がないときは、協議が成立しなかったものとみなす(39条7項)。特許出願と実用新案登録出願との間でも同様に扱われる(39条3項・4項)。これらの規定は、同一出願人による重複出願にも適用される。出願が放棄、取下げ若しくは却下されたとき、又は拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その出願は、39条1項から4項までの適用については、初めからなかったものとみなされる(39条5項本文)。ただし、協議が成立しないこと等(39条2項後段・4項後段)を理由として拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない(39条5項ただし書)。
特許法第39條規定同一發明有複數申請時之處理。於不同日提出申請者,僅最先之專利申請人得就該發明取得專利(第39條第1項)。於同日提出申請者,僅由專利申請人協議所定之一專利申請人得取得專利;協議不成立或無法協議者,均不得就該發明取得專利(第39條第2項)。於此情形,特許廳長官應指定期間,命申請人申報協議結果(第39條第6項),屆期未申報者,視為協議不成立(第39條第7項)。專利申請與新型登記申請之間,亦同(第39條第3項、第4項)。上開規定於同一申請人之重複申請,亦適用之。申請經拋棄、撤回或駁回,或應予核駁之審定或審決確定者,就第39條第1項至第4項之適用,該申請視為自始不存在(第39條第5項本文)。但因協議不成立等事由(第39條第2項後段、第4項後段)而應予核駁之審定或審決確定者,不在此限(第39條第5項但書)。
4-6 拡大先願
擴大先申請(擬制喪失新穎性)
特許法29条の2は、特許出願に係る発明が、その特許出願の日前に出願され、その特許出願の後に出願公開又は特許掲載公報の発行等がされた他の特許出願又は実用新案登録出願(先願)の当初明細書等(願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲及び図面)に記載された発明と同一であるときは、特許を受けることができないと定める。先願の明細書等に記載された発明は、特許請求の範囲に記載されていなくても、出願公開等によって公開される。後願はそれと同一の発明であって新しい技術を何ら公開するものではないから、特許を与える価値がない、というのが本条の趣旨である。「同一」には実質的同一を含む。39条が先願の特許請求の範囲を基準とするのに対し、本条は当初明細書等全体の記載を基準とする。また、先願が公開後に取り下げられても本条は適用される。ただし、①先願の当該発明の発明者と後願の発明者が同一である場合、②後願の出願時に先願と後願の出願人が同一である場合には、本条は適用されない。
特許法第29條之2規定,專利申請之發明,與在該專利申請日前提出、而於該專利申請後經申請公開或專利公報發行等之另一專利申請或新型登記申請(先申請)之最初說明書等(申請書最初所附之說明書、申請專利範圍或新型登記申請專利範圍及圖式)所記載之發明相同者,不得取得專利。先申請之說明書等所記載之發明,縱未記載於申請專利範圍,亦將因申請公開等而公開;後申請既與之相同,並未公開任何新技術,即無給予專利之價值,此為本條之意旨。「相同」包含實質相同。第39條以先申請之申請專利範圍為基準,本條則以最初說明書等全體之記載為基準。又,先申請縱於公開後撤回,仍適用本條。但①先申請該發明之發明人與後申請之發明人相同者,或②於後申請之申請時,先申請與後申請之申請人相同者,不適用本條。
4-7 不特許事由
不予專利之事由
特許法32条は、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明は、29条の規定にかかわらず、特許を受けることができないと定める。32条違反は拒絶理由(49条2号)及び無効理由(123条1項2号)となる。審査基準によれば、32条が適用されるのは、発明の本来の用途が公序良俗等を害するおそれがある場合であり、単に悪用されるおそれがあるだけでは足りない。かつては、飲食物・嗜好物、医薬、化学物質などにも不特許事由が定められていたが、昭和50年改正等によって削除され、現行法の不特許事由は32条のみである。人間を手術、治療又は診断する方法(いわゆる医療行為)は、明文の規定ではなく、審査基準の解釈により、産業上利用可能性(29条1項柱書)を欠くとして排除される。動植物や微生物も法定の不特許事由とはされておらず、要件を満たせば保護の対象となり得る(植物について、最判平成12年2月29日・民集54巻2号709頁〔黄桃の育種増殖法事件〕参照)。
特許法第32條規定,有妨害公共秩序、善良風俗或公共衛生之虞之發明,不受第29條規定之限制,不得取得專利。違反第32條者,構成核駁理由(第49條第2款)及無效理由(第123條第1項第2款)。依審查基準,第32條僅適用於發明之原本用途有妨害公序良俗等之虞者,單純有遭濫用之虞者,尚不足當之。過去就飲食物及嗜好物、醫藥、化學物質等亦設有不予專利之規定,惟經昭和50年(1975年)修正等予以刪除,現行法之不予專利事由僅有第32條。對人類之手術、治療或診斷方法(所謂醫療行為),並非依明文規定,而係依審查基準之解釋,以欠缺產業上利用性(第29條第1項本文)為由予以排除。動物、植物及微生物亦非法定之不予專利事由,若符合要件,得作為保護客體(關於植物,參照最高法院平成12年〔2000年〕2月29日判決,民集第54卷第2號第709頁〔黃桃育種增殖法案〕)。
4-8 記載要件(補足)
記載要件(補充)
特許法36条は、明細書について実施可能要件(4項1号)を定め、特許請求の範囲についてサポート要件(6項1号)、明確性要件(同項2号)及び簡潔性要件(同項3号)を定める。知財高判(大合議)平成17年11月11日(平成17年(行ケ)10042号、偏光フィルム事件)は、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比して判断すべきであるとした。すなわち、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明であって、①発明の詳細な説明の記載により当業者が発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか、又は②その記載や示唆がなくとも、当業者が出願時の技術常識に照らし発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるかを検討する。さらに、本判決は、特性値を表す数式等で発明を特定したいわゆるパラメータ発明について、その数式が示す範囲全体で課題を解決できることを、当業者が認識できる程度に具体例を開示して記載する必要があり、出願後に実験データを提出して明細書の記載不足を補うことは許されないとした。
特許法第36條就說明書規定可實施要件(第4項第1款),就申請專利範圍規定支持要件(第6項第1款)、明確性要件(同項第2款)及簡潔性要件(同項第3款)。日本智慧財產高等法院(大合議)平成17年(2005年)11月11日判決(平成17年(行ケ)第10042號,偏光膜案)認為,是否符合支持要件,應對比申請專利範圍之記載與發明詳細說明之記載而為判斷。亦即,應審酌申請專利範圍所記載之發明,是否為發明詳細說明所記載之發明,且①依發明詳細說明之記載,當業者能認識其可解決發明課題之範圍,或②縱無該記載或暗示,當業者依申請時之技術常識,能認識其可解決發明課題之範圍。此外,本判決就以表示特性值之數學式等特定發明之所謂參數發明,認為應具體揭示實施例,使當業者得以認識該數學式所示之全部範圍均能解決課題,且不得於申請後提出實驗數據以補足說明書記載之不足。
第5章 実施権(ライセンス)
第5章 實施權(授權)
5-1 実施権の種類
實施權之種類
特許権者は、自ら特許発明を実施するほか、他人に実施権を設定し又は許諾して、特許発明を利用させることができる。特許法上の実施権には、契約によって生じる専用実施権(77条)及び通常実施権(78条)のほか、法律の規定によって当然に生じる法定通常実施権と、行政庁の裁定によって生じる裁定通常実施権がある。さらに、特許権の設定登録前の段階で、将来取得すべき特許権についてライセンスを可能にする制度として、仮専用実施権(34条の2)及び仮通常実施権(34条の3)がある。
專利權人除自行實施專利發明外,得為他人設定或授與實施權,使其利用專利發明。特許法上之實施權,除依契約發生之專用實施權(第77條)及通常實施權(第78條)外,尚有依法律規定當然發生之法定通常實施權,以及依行政機關裁定發生之裁定通常實施權。此外,於專利權設定登記前之階段,就將來應取得之專利權得為授權之制度,有暫時專用實施權(第34條之2)及暫時通常實施權(第34條之3)。
| 種類 | 日本語 | 繁體中文 |
|---|---|---|
| 専用実施権(77条) | 設定行為で定めた範囲内で、業として特許発明の実施をする権利を専有する(77条2項)。その範囲では特許権者自身も実施できない(68条ただし書)。設定の登録が効力発生要件である(98条1項2号)。 | 於設定行為所定範圍內,專有以營業方式實施專利發明之權利(第77條第2項);於該範圍內,專利權人本身亦不得實施(第68條但書)。設定登記為生效要件(第98條第1項第2款)。相當於臺灣之專屬授權。 |
| 通常実施権(78条) | 設定行為で定めた範囲内で、業として特許発明の実施をする権利を有する(78条2項)。独占性はなく、同一の範囲で複数の者に許諾できる。登録なしに、その後の特許権の取得者等に対抗できる(99条)。 | 於設定行為所定範圍內,享有以營業方式實施專利發明之權利(第78條第2項)。不具獨占性,得就同一範圍授與多數人。無須登記,即得對抗其後取得專利權之人等(第99條)。相當於臺灣之非專屬授權。 |
| 法定通常実施権 | 職務発明についての使用者等の通常実施権(35条1項)、先使用による通常実施権(79条)、特許権の移転の登録前の実施による通常実施権(79条の2)、無効審判の請求登録前の実施による通常実施権(80条。いわゆる中用権)、意匠権の存続期間満了後の通常実施権(81条・82条)、再審により回復した特許権に対する通常実施権(176条)など。 | 雇用人等就職務上發明之通常實施權(第35條第1項)、先使用之通常實施權(第79條)、專利權移轉登記前實施之通常實施權(第79條之2)、無效審判請求登記前實施之通常實施權(第80條,所謂中用權)、意匠權存續期間屆滿後之通常實施權(第81條、第82條)、因再審而回復之專利權之通常實施權(第176條)等。 |
| 裁定通常実施権 | 特許発明が継続して3年以上適当に実施されていない場合(83条)、自己の特許発明の実施に他人の特許発明の利用等が必要な場合(92条)、公共の利益のため特に必要な場合(93条)に、協議が成立しないとき等に、特許庁長官又は経済産業大臣の裁定によって設定される。実際に裁定がされた例はほとんどない。 | 專利發明繼續3年以上未適當實施(第83條)、實施自己之專利發明須利用他人之專利發明等(第92條),或為公共利益特別必要(第93條),而協議不成立等情形,由特許廳長官或經濟產業大臣裁定設定。實際作成裁定之案例極少。相當於臺灣之特許實施(臺灣專利法第87條以下)。 |
| 仮専用実施権(34条の2)・仮通常実施権(34条の3) | 特許出願中に、特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定・許諾される。設定登録により、専用実施権・通常実施権に移行する(5-4参照)。 | 於專利申請中,就基於專利申請權所應取得之專利權設定或授與。經設定登記後,即轉換為專用實施權或通常實施權(參照5-4)。 |
5-2 専用実施権
專用實施權
特許権者は、その特許権について他人に専用実施権を設定することができる(77条1項)。専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有し(同条2項)、その範囲では特許権者自身も特許発明を実施することができない(68条ただし書)。専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く)、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければその効力を生じない(98条1項2号)。
専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる(77条3項)。専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる(同条4項)。専用実施権者は、自己の名で侵害者に対して差止請求(100条)及び損害賠償請求をすることができ、損害額の推定等の規定(102条)も適用される。
專利權人得就其專利權為他人設定專用實施權(第77條第1項)。專用實施權人於設定行為所定之範圍內,專有以營業方式實施該專利發明之權利(同條第2項);於該範圍內,專利權人本身亦不得實施該專利發明(第68條但書)。專用實施權之設定、移轉(因繼承或其他概括承繼者除外)、變更、消滅或處分之限制,非經登記,不生效力(第98條第1項第2款)。
專用實施權限於與實施事業一併移轉、經專利權人同意或因繼承或其他概括承繼之情形,始得移轉(第77條第3項)。專用實施權人限於經專利權人同意,始得就其專用實施權設定質權,或授與他人通常實施權(同條第4項)。專用實施權人得以自己名義對侵害人請求排除侵害(第100條)及損害賠償,並適用損害額推定等規定(第102條)。
5-3 通常実施権
通常實施權
特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる(78条1項)。通常実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する(同条2項)。通常実施権は、特許権者から差止めや損害賠償の請求を受けずに実施できる地位を内容とする債権的な権利と解されており、通常実施権者は、原則として侵害者に対して自ら差止請求をすることはできない。もっとも、特許権者が他の者に実施を許諾しない旨を約した独占的通常実施権については、侵害者に対する損害賠償請求を認めた裁判例がある。
平成23年改正前は、通常実施権を特許権の譲受人等の第三者に対抗するには登録が必要であった。しかし、多数の特許を対象とする包括的なライセンス契約などでは個々の特許ごとに登録することが現実的でなく、登録はほとんど利用されていなかった。そこで同改正(2012年4月1日施行)により、通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有するものとされた(当然対抗制度、99条)。これにより、特許権が譲渡された場合や特許権者が破産した場合でも、通常実施権者は実施を継続することができる。
通常実施権は、裁定によるものを除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる(94条1項)。
專利權人得就其專利權授與他人通常實施權(第78條第1項)。通常實施權人於設定行為所定之範圍內,享有以營業方式實施該專利發明之權利(同條第2項)。通常實施權一般被解為以「得實施而不受專利權人請求排除侵害或損害賠償」之地位為內容之債權性權利,通常實施權人原則上不得自行對侵害人請求排除侵害。惟就專利權人約定不再授權他人實施之獨占性通常實施權,有判決准許其對侵害人請求損害賠償。
平成23年(2011年)修正前,通常實施權須經登記,始得對抗專利權之受讓人等第三人。惟於以多數專利為對象之概括授權契約等情形,逐一就各專利辦理登記並不實際,登記制度幾乎未被利用。因此,該次修正(2012年4月1日施行)規定,通常實施權對於其發生後取得該專利權或專用實施權,或取得該專利權之專用實施權之人,亦有效力(當然對抗制度,第99條)。藉此,即使專利權經讓與或專利權人破產,通常實施權人仍得繼續實施。
通常實施權,除依裁定所生者外,限於與實施事業一併移轉、經專利權人(就專用實施權之通常實施權,為專利權人及專用實施權人)同意,或因繼承或其他概括承繼之情形,始得移轉(第94條第1項)。
5-4 仮専用実施権・仮通常実施権
暫時專用實施權及暫時通常實施權
(1) 制度の趣旨
(1) 制度意旨
特許出願から設定登録までには相当の期間を要するが、大学やベンチャー企業などにとっては、出願段階で発明をライセンスし、早期の事業化や資金回収を図る必要性が高い。従来も特許を受ける権利について契約を結ぶことはできたが、設定登録後に専用実施権・通常実施権へ自動的に移行する仕組みや、特許を受ける権利が譲渡された場合にライセンシーを保護する仕組みがなかった。そこで、平成20年改正(2009年4月1日施行)により、特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、出願段階からライセンスを可能とする仮専用実施権・仮通常実施権の制度が創設された。
自專利申請至設定登記須經相當期間,惟對於大學或新創企業而言,於申請階段即授權他人實施發明,以期及早事業化及回收資金之必要性甚高。過去雖得就專利申請權訂定契約,但缺乏於設定登記後自動轉換為專用實施權或通常實施權之機制,亦無於專利申請權經讓與時保護被授權人之機制。因此,平成20年(2008年)修正(2009年4月1日施行)創設暫時專用實施權及暫時通常實施權制度,使當事人得自申請階段起,就基於專利申請權所應取得之專利權為授權。
(2) 設定・許諾と範囲
(2) 設定、授與及範圍
特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定し(34条の2第1項)、又は他人に仮通常実施権を許諾することができる(34条の3第1項)。範囲が当初明細書等に記載した事項の範囲内に限られるのは、補正が当初明細書等の範囲内でしか認められず(17条の2第3項)、将来成立する特許権もその範囲を超えることがないからである。
仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる(34条の2第4項)。特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、仮専用実施権を設定し、又は仮通常実施権を許諾することができない(33条4項)。
具有專利申請權之人,得就基於該專利申請權所應取得之專利權,於該專利申請之申請書最初所附說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項之範圍內,設定暫時專用實施權(第34條之2第1項),或授與他人暫時通常實施權(第34條之3第1項)。其範圍之所以限於最初說明書等所記載事項之範圍內,係因補正僅得於最初說明書等之範圍內為之(第17條之2第3項),將來成立之專利權亦不致逾越該範圍。
暫時專用實施權人限於經具有專利申請權之人同意,始得就基於該暫時專用實施權所應取得之專用實施權,授與他人暫時通常實施權(第34條之2第4項)。專利申請權為共有時,各共有人非經其他共有人同意,不得設定暫時專用實施權或授與暫時通常實施權(第33條第4項)。
(3) 設定登録による移行
(3) 因設定登記而轉換
仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、その特許権について、仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなされる(34条の2第2項)。同様に、仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなされる(34条の3第2項。仮専用実施権に基づく仮通常実施権について同条3項)。当事者が改めて契約を締結し直す必要はない。
就暫時專用實施權之專利申請辦理專利權設定登記時,視為就該專利權於暫時專用實施權之設定行為所定範圍內設定專用實施權(第34條之2第2項)。同理,就暫時通常實施權之專利申請辦理專利權設定登記時,視為於暫時通常實施權之設定行為所定範圍內授與通常實施權(第34條之3第2項;基於暫時專用實施權之暫時通常實施權,見同條第3項)。當事人無須重新締結契約。
(4) 登録と対抗
(4) 登記與對抗
仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く)、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければその効力を生じない(34条の4第1項)。これに対し、仮通常実施権は、平成23年改正(2012年4月1日施行)により登録制度が廃止され、その許諾後に特許を受ける権利若しくは仮専用実施権等を取得した者に対しても、当然にその効力を有する(34条の5)。通常実施権の当然対抗(99条)と同じ考え方である。
暫時專用實施權之設定、移轉(因繼承或其他概括承繼者除外)、變更、消滅或處分之限制,非經登記,不生效力(第34條之4第1項)。反之,暫時通常實施權之登記制度已於平成23年(2011年)修正(2012年4月1日施行)時廢除,對於其授與後取得專利申請權或暫時專用實施權等之人,當然有其效力(第34條之5),與通常實施權之當然對抗(第99條)採相同思考。
(5) 移転・分割出願等・消滅
(5) 移轉、分割申請等及消滅
仮専用実施権は、発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる(34条の2第3項)。仮通常実施権も同様である(34条の3第4項)。
仮専用実施権に係る特許出願について分割出願があったときは、設定行為に別段の定めがない限り、分割に係る新たな出願についても仮専用実施権が設定されたものとみなされる(34条の2第5項)。仮通常実施権についても、国内優先権の主張(34条の3第5項)、分割出願(同条6項)、実用新案登録出願・意匠登録出願からの出願の変更(同条8項・9項)があった場合に、同様の規定が置かれている。
仮専用実施権及び仮通常実施権は、特許権の設定の登録があったとき(専用実施権・通常実施権に移行する)、出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する(34条の2第6項、34条の3第10項)。仮専用実施権者は、仮通常実施権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、仮専用実施権を放棄することができる(34条の2第7項)。
暫時專用實施權限於與發明之實施事業一併移轉、經具有專利申請權之人同意,或因繼承或其他概括承繼之情形,始得移轉(第34條之2第3項)。暫時通常實施權亦同(第34條之3第4項)。
就暫時專用實施權之專利申請提出分割申請時,除設定行為另有約定外,視為就分割後之新申請亦設定暫時專用實施權(第34條之2第5項)。關於暫時通常實施權,於主張國內優先權(第34條之3第5項)、提出分割申請(同條第6項),以及由新型登記申請或意匠登記申請變更為專利申請(同條第8項、第9項)時,亦設有相同規定。
暫時專用實施權及暫時通常實施權,於專利權設定登記時(轉換為專用實施權或通常實施權)、申請經拋棄、撤回或駁回時,或應予核駁之審定或審決確定時,歸於消滅(第34條之2第6項、第34條之3第10項)。有暫時通常實施權人時,暫時專用實施權人非經其同意,不得拋棄暫時專用實施權(第34條之2第7項)。
(6) 職務発明との関係・留意点
(6) 與職務上發明之關係及注意事項
契約や勤務規則等により職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定し、設定登録によって専用実施権が設定されたものとみなされたときは、従業者等は相当の利益を受ける権利を有する(35条4項)。一方、職務発明以外の発明について、あらかじめ使用者等のため仮専用実施権を設定することを定めた契約等の条項は無効である(35条2項)。
なお、設定登録前の段階では特許権も専用実施権も存在しないため、仮専用実施権者が第三者の実施に対して差止請求をすることはできない。出願公開後の補償金請求権(65条)は特許出願人に帰属し、設定登録後でなければ行使できない。
依契約或工作規則等,就職務上發明為雇用人等設定暫時專用實施權,並因設定登記而視為設定專用實施權者,受雇人等享有受領相當利益之權利(第35條第4項)。反之,就非職務上之發明,預先約定為雇用人等設定暫時專用實施權之契約等條款,無效(第35條第2項)。
又,於設定登記前之階段,專利權及專用實施權均尚未存在,故暫時專用實施權人不得對第三人之實施請求排除侵害。申請公開後之補償金請求權(第65條)屬於專利申請人,且非於設定登記後不得行使。
(7) 比較表
(7) 比較表
| 項目 項目 | 仮専用実施権 暫時專用實施權 | 仮通常実施権 暫時通常實施權 |
|---|---|---|
| 根拠条文 依據條文 | 34条の2 第34條之2 | 34条の3 第34條之3 |
| 設定・許諾できる者 得設定、授與之人 | 特許を受ける権利を有する者 具有專利申請權之人 | 特許を受ける権利を有する者。仮専用実施権者も承諾を得て許諾可(34条の2第4項) 具有專利申請權之人;暫時專用實施權人經同意亦得授與(第34條之2第4項) |
| 範囲 範圍 | 当初明細書等に記載した事項の範囲内 最初說明書等所記載事項之範圍內 | 同左 同左 |
| 登録 登記 | 効力発生要件(34条の4第1項) 生效要件(第34條之4第1項) | 登録不要。当然対抗(34条の5) 無須登記,當然對抗(第34條之5) |
| 設定登録後 設定登記後 | 専用実施権が設定されたものとみなす(34条の2第2項) 視為設定專用實施權(第34條之2第2項) | 通常実施権が許諾されたものとみなす(34条の3第2項・3項) 視為授與通常實施權(第34條之3第2項、第3項) |
| 移転 移轉 | 事業とともに・承諾・一般承継に限る(34条の2第3項) 限於與事業一併、經同意或概括承繼(第34條之2第3項) | 同様(34条の3第4項) 同(第34條之3第4項) |
| 分割出願 分割申請 | 新出願にも設定擬制(34条の2第5項) 新申請亦視為設定(第34條之2第5項) | 新出願にも許諾擬制(34条の3第6項) 新申請亦視為授與(第34條之3第6項) |
| 消滅 消滅 | 設定登録・出願の放棄等・拒絶確定(34条の2第6項) 設定登記、申請之拋棄等、核駁確定(第34條之2第6項) | 同様(34条の3第10項) 同(第34條之3第10項) |
5-5 実施権者の保護
實施權人之保護
特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる(97条1項)。訂正審判の請求についても同様である(127条)。令和3年改正前は、これらの場面で通常実施権者の承諾も必要とされていたが、通常実施権者が多数に及ぶ場合などに承諾を得ることが困難であることから、同改正(2022年4月1日施行)により不要とされた。
有專用實施權人或質權人時,專利權人非經其同意,不得拋棄專利權(第97條第1項);請求更正審判亦同(第127條)。令和3年(2021年)修正前,上述情形亦須取得通常實施權人之同意,惟因通常實施權人眾多時取得同意困難,該次修正(2022年4月1日施行)已不再要求。
第6章 特許出願手続
第6章 專利申請程序
6-1 出願書類
申請文件
特許法36条は、特許出願をするには、願書に、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならないと定める(36条2項)。特許請求の範囲は、請求項に区分し、各請求項ごとに、特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載する(36条5項)。特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められ(70条1項)、用語の意義は明細書及び図面を考慮して解釈される(同条2項)。ただし、要約書の記載は考慮されない(同条3項)。また、外国語で作成した書面による外国語書面出願(36条の2)も可能である。この場合、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許出願の日(優先権を主張する場合は最先の優先日)から1年4か月以内に提出しなければならない(36条の2第2項)。期間内に提出しないときは、特許庁長官の通知を受けてから2か月以内に提出しない限り、出願は取り下げたものとみなされる(同条3項〜5項)。なお、期間内に提出しなかったことが故意でないと認められる場合には、一定期間内に限り翻訳文を提出できる(同条6項)。
特許法第36條規定,提出專利申請,應於申請書附具說明書、申請專利範圍、必要之圖式及摘要(第36條第2項)。申請專利範圍應區分為請求項,並於各請求項記載特定欲取得專利之發明所必要之全部事項(第36條第5項)。專利發明之技術範圍,應依申請專利範圍之記載定之(第70條第1項),其用語之意義應考量說明書及圖式解釋之(同條第2項)。但摘要之記載不予考量(同條第3項)。此外,亦得以外文書面提出外文書面申請(第36條之2)。於此情形,應自專利申請日(主張優先權者,為最早之優先權日)起1年4個月內,提出外文書面及外文摘要書面之日文譯本(第36條之2第2項)。未於期間內提出者,除於收受特許廳長官通知後2個月內提出外,該申請視為撤回(同條第3項至第5項)。又,未於期間內提出非出於故意者,得於一定期間內補提譯本(同條第6項)。
6-2 優先権・PCT
優先權及PCT
パリ条約による優先権は、第1国出願の日から12か月以内に日本に出願した場合に主張することができる(パリ条約4条)。主張の手続は特許法43条が定め、最先の優先日から1年4か月以内に優先権証明書を提出しなければならない(43条2項)。優先期間内に出願できなかったことが故意でないと認められるときは、優先期間の経過後2か月以内に限り、優先権を主張して出願することができる(43条の2第1項)。国内優先権(41条)は、先の日本出願の日から1年以内にした後の出願において、先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明について、新規性・進歩性等の判断を先の出願の時を基準として受けられる制度である(41条2項)。先の出願は、その出願の日から1年4か月を経過した時に取り下げたものとみなされる(42条1項)。日本はPCTの締約国である。PCT国際出願を日本に国内移行する場合は、優先日から原則として30か月以内に国内書面を提出し(184条の5)、外国語でされた国際出願については翻訳文も提出しなければならない(184条の4)。
依巴黎公約之優先權,得於第一國申請日起12個月內向日本提出申請時主張之(巴黎公約第4條)。其主張程序規定於特許法第43條,並應自最早之優先權日起1年4個月內提出優先權證明文件(第43條第2項)。未能於優先權期間內提出申請非出於故意者,得於優先權期間屆滿後2個月內主張優先權而提出申請(第43條之2第1項)。國內優先權(第41條)係指,自在先之日本申請之申請日起1年內提出之在後申請,就在先申請之申請書最初所附說明書、申請專利範圍或圖式所記載之發明,得以在先申請之時為基準,判斷新穎性、進步性等之制度(第41條第2項)。在先申請自其申請日起經過1年4個月時,視為撤回(第42條第1項)。日本為PCT締約國。PCT國際申請進入日本國家階段時,原則上應自優先權日起30個月內提出國內書面(第184條之5);以外文提出之國際申請,並應提出譯本(第184條之4)。
6-3 出願公開・出願審査請求
申請公開及請求實體審查
特許出願は、出願日(優先権を主張する場合は優先日)から1年6か月を経過したときに、特許掲載公報が発行されたものを除き、出願公開される(64条1項)。出願人は、出願公開の請求により早期に公開させることもできる(64条の2)。出願人は、出願公開後に、特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、警告後特許権の設定登録前に業としてその発明を実施した者に対し、実施料相当額の補償金を請求できる。出願公開された発明であることを知って実施した者に対しては、警告がなくても請求できる(65条1項)。この請求権は、特許権の設定登録後でなければ行使できない(同条2項)。審査は、出願審査の請求があって初めて開始される(48条の2)。請求は、何人も、実際の出願日から3年以内にすることができる(48条の3第1項)。請求は取り下げることができず(同条3項)、期間内に請求がないときは、出願は取り下げたものとみなされる(同条4項)。審査を促進する制度として、法定の優先審査(48条の6)のほか、運用上の早期審査、スーパー早期審査、特許審査ハイウェイ(PPH)等がある。また、第三者は、刊行物等提出書により、審査に資する情報を提供できる(特許法施行規則13条の2)。
專利申請自申請日(主張優先權者,為優先權日)起經過1年6個月時,除已發行專利公報者外,應予申請公開(第64條第1項)。申請人亦得請求提早公開(第64條之2)。申請人於申請公開後,提示記載專利申請發明內容之書面而為警告者,對於警告後至專利權設定登記前以營業方式實施該發明之人,得請求相當於實施費之補償金。對於明知係已申請公開之發明而實施之人,縱未警告,亦得請求之(第65條第1項)。此請求權非於專利權設定登記後,不得行使(同條第2項)。審查須經請求實體審查後始行開始(第48條之2)。任何人均得自實際申請日起3年內提出請求(第48條之3第1項)。請求不得撤回(同條第3項),於期間內未提出請求者,該申請視為撤回(同條第4項)。促進審查之制度,除法定之優先審查(第48條之6)外,尚有實務運用上之早期審查、超級早期審查及專利審查高速公路(PPH)等。此外,第三人得以刊物等提出書提供有助於審查之資訊(特許法施行規則第13條之2)。
6-4 審査と補正
審查與補正
審査官は、拒絶理由(49条)があると認めるときは、拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない(50条)。出願人は、意見書と手続補正書で応答する。補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でしかできない(新規事項追加の禁止、17条の2第3項)。判例は、明細書等のすべての記載を総合して導かれる技術的事項との関係で、新たな技術的事項を導入しない補正であれば、この範囲内にあるとする(知財高判〔大合議〕平成20年5月30日、ソルダーレジスト事件)。また、拒絶理由通知を受けた後は、補正前後の発明が発明の単一性の要件を満たすものでなければならない(シフト補正の禁止、17条の2第4項)。最後の拒絶理由通知後と拒絶査定不服審判の請求時の補正は、その目的が、請求項の削除、特許請求の範囲の限定的減縮、誤記の訂正、又は拒絶理由通知で指摘された事項についての明りょうでない記載の釈明に限られる(17条の2第5項)。限定的減縮をした場合は、補正後の発明が独立して特許を受けることができるものでなければならない(独立特許要件、17条の2第6項)。これらに違反する補正は却下される(53条)。審査官は、拒絶理由を発見しないときは特許査定をし(51条)、通知した拒絶理由が解消されないときは拒絶査定をする(49条)。二以上の発明を包含する特許出願は、その一部を新たな特許出願とする分割出願ができ(44条1項)、適法な分割出願はもとの出願の時にしたものとみなされる(同条2項)。また、一の願書で出願できるのは、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明に限られる(発明の単一性、37条)。単一性の要件違反は拒絶理由となるが(49条4号)、無効理由とはならない。
審查官認有核駁理由(第49條)時,應通知核駁理由,並指定相當期間,給予提出意見書之機會(第50條)。申請人得以意見書及程序補正書申復。補正僅得於申請書最初所附之說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項之範圍內為之(禁止追加新事項,第17條之2第3項)。依判決見解,補正與綜合說明書等全部記載所導出之技術事項相較,未導入新技術事項者,即屬於此範圍內(日本智慧財產高等法院〔大合議〕平成20年〔2008年〕5月30日判決,防焊油墨案)。又,受核駁理由通知後,補正前後之發明應符合發明單一性之要件(禁止轉移補正,第17條之2第4項)。最後核駁理由通知後及請求核駁審定不服審判時之補正,其目的限於刪除請求項、申請專利範圍之限定性減縮、誤記之訂正,或就核駁理由通知所指事項之不明瞭記載之釋明(第17條之2第5項)。為限定性減縮者,補正後之發明應可獨立取得專利(獨立專利要件,第17條之2第6項)。違反上述規定之補正,應予駁回(第53條)。審查官未發現核駁理由時,應為准予專利審定(第51條);所通知之核駁理由未消除時,應為核駁審定(第49條)。包含二以上發明之專利申請,得將其一部分分割為新專利申請(第44條第1項),合法之分割申請視為於原申請之時提出(同條第2項)。又,得以一申請書提出申請者,限於具有同一或相對應之特別技術特徵之發明(發明單一性,第37條)。違反單一性要件者,構成核駁理由(第49條第4款),但不構成無效理由。
6-5 設定登録・存続期間
設定登記及權利期間
特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に、第1年から第3年までの各年分の特許料を一時に納付する(108条1項)。特許料が納付されると特許権の設定の登録がされ(66条2項)、特許権は設定の登録により発生する(同条1項)。存続期間は出願日から20年で終了する(67条1項)。ただし、次の2つの場合には、延長登録により存続期間を延長できる。①特許権の設定登録が、出願日から5年又は出願審査請求日から3年のいずれか遅い日以後になった場合の期間補償のための延長(67条2項)。②医薬品等について、政令で定める処分を受けるために特許発明の実施をすることができない期間があった場合の延長で、5年が限度である(67条4項)。第4年以降の特許料は、前年以前に毎年納付する(108条2項)。期限を過ぎても6か月以内であれば倍額で追納できるが(112条1項・2項)、追納もしないときは、特許権は遡って消滅したものとみなされる(同条4項)。
應自准予專利之審定或審決謄本送達之日起30日內,一次繳納第1年至第3年之各年專利費(第108條第1項)。繳納專利費後,即辦理專利權之設定登記(第66條第2項),專利權自設定登記時發生(同條第1項)。專利權期限自申請日起算20年屆滿(第67條第1項)。但於下列兩種情形,得經延長登記延長專利權期限:①專利權之設定登記於申請日起5年或請求實體審查日起3年中較晚之日以後始完成者,為補償期間所為之延長(第67條第2項);②醫藥品等為取得政令所定之處分,致有無法實施專利發明之期間者,以5年為限之延長(第67條第4項)。第4年以後之專利費,應於前一年以前逐年繳納(第108條第2項)。逾期者,得於6個月內加倍補繳(第112條第1項、第2項),未補繳者,專利權視為溯及消滅(同條第4項)。
6-6 主要期間一覧
主要期間一覽
| 起算点・期間 | 日本語 | 繁體中文 |
|---|---|---|
| 公開から1年 | 新規性喪失の例外の適用を受ける出願の期限(30条1項・2項) | 適用喪失新穎性例外之申請期限(第30條第1項、第2項) |
| 出願から30日 | 新規性喪失の例外の証明書提出(30条3項) | 提出喪失新穎性例外之證明文件(第30條第3項) |
| 第1国出願から12か月 | パリ優先権を主張する出願の期限(パリ条約4条、特許法43条) | 主張巴黎優先權之申請期限(巴黎公約第4條、特許法第43條) |
| 先の出願から1年 | 国内優先権を主張する出願の期限(41条) | 主張國內優先權之申請期限(第41條) |
| 出願(優先日)から1年4か月 | 優先権証明書の提出(43条2項)、外国語書面出願の翻訳文提出(36条の2)、国内優先権の基礎出願の取下げ擬制(42条) | 提出優先權證明文件(第43條第2項)、提出外文書面申請之譯本(第36條之2)、國內優先權基礎申請視為撤回(第42條) |
| 出願(優先日)から1年6か月 | 出願公開(64条) | 申請公開(第64條) |
| 実際の出願日から3年 | 出願審査請求の期限(48条の3) | 請求實體審查之期限(第48條之3) |
| 優先日から30か月 | PCT国際出願の国内書面・翻訳文の提出(184条の5・184条の4) | 提出PCT國際申請之國內書面及譯本(第184條之5、第184條之4) |
第7章 異議申立制度・審判制度
第7章 異議申立制度及審判制度
特許異議の申立てと審判は、いずれも特許庁の審判官の合議体(3人又は5人)が審理する準司法的手続である(114条1項、136条1項)。主な制度として、特許異議の申立て(113条)のほか、審判には、特許無効審判(123条)、拒絶査定不服審判(121条)及び訂正審判(126条)がある。特許異議の申立てについての取消決定や審決に不服がある者は、知的財産高等裁判所に訴えを提起することができる(178条)。
專利異議申請與審判,均由日本特許廳審判官之合議體(3人或5人)審理,屬準司法程序(第114條第1項、第136條第1項)。主要制度除專利異議申請(第113條)外,審判尚有專利無效審判(第123條)、核駁審定不服審判(第121條)及更正審判(第126條;日文:訂正審判)。對專利異議申請之撤銷決定或審決不服者,得向日本智慧財產高等法院提起訴訟(第178條)。
7-1 特許異議申立制度
專利異議申請制度
特許異議の申立ては、特許の早期安定化を図るため、何人も、特許掲載公報の発行の日から6か月以内に限り、特許の取消しを申し立てることができる制度である(113条)。二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに申し立てることができる。申立ての理由は、新規事項を追加した補正、新規性・進歩性、拡大先願、先願、不特許事由、記載要件(36条4項1号・6項1号〜3号)、外国語書面の範囲外の記載等の公益的事由に限られる(113条各号)。冒認出願や共同出願違反、後発的事由は対象外である。審理は書面審理による(118条1項)。審判官は、取消理由を通知して特許権者に意見書を提出する機会を与え(120条の5第1項)、特許権者はこの期間内に訂正を請求することができる(同条2項)。取消決定が確定したときは、その特許権は初めから存在しなかったものとみなされる(114条3項)。特許権者は、取消決定について、特許庁長官を被告として知的財産高等裁判所に取消決定取消訴訟を提起できる(178条、179条)。一方、維持決定に対しては、異議申立人は不服を申し立てることができない(114条5項)。
特許異議申立制度は、特許無効審判制度との手続の重複や紛争の長期化を防ぐため、平成15年改正(2004年1月1日施行)によって廃止され、その機能は、何人も請求できるようになった特許無効審判制度に統合された。しかし、無効審判は当事者対立構造をとり、請求人の手続負担が大きいため、特許権の有効性を簡易かつ迅速に見直す制度が必要であると指摘された。そこで、平成26年改正(2015年4月1日施行)により特許異議申立制度が再導入され、何人も、特許掲載公報の発行の日から6か月以内に異議を申し立てることができるようになった。同時に、特許無効審判を請求できる者は原則として利害関係人に限られた(123条2項)。これにより、特許付与後の早期の見直しは特許異議申立制度、当事者間の紛争解決は特許無効審判制度、という役割分担がされている。
專利異議申請係為促進專利之早期安定,任何人均得自專利公報發行之日起6個月內,申請撤銷專利之制度(第113條)。專利涉及二以上請求項者,得就各請求項分別提出申請。申請理由限於違反禁止追加新事項之補正、新穎性、進步性、擴大先申請、先申請、不予專利事由、記載要件(第36條第4項第1款、第6項第1款至第3款)、記載超出外文書面範圍等公益性事由(第113條各款)。冒認申請、違反共同申請規定及嗣後發生之事由,不得作為申請理由。審理以書面審理為之(第118條第1項)。審判官應通知撤銷理由,給予專利權人提出意見書之機會(第120條之5第1項),專利權人得於該期間內請求更正(同條第2項)。撤銷決定確定時,該專利權視為自始不存在(第114條第3項)。專利權人對撤銷決定不服者,得以特許廳長官為被告,向日本智慧財產高等法院提起撤銷決定之撤銷訴訟(第178條、第179條)。另一方面,對於維持決定,異議申請人不得聲明不服(第114條第5項)。
專利異議申請制度為防止與專利無效審判制度之程序重複及爭議長期化,經平成15年(2003年)修正(2004年1月1日施行)予以廢止,其功能整合至任何人均得請求之專利無效審判制度。然因無效審判採當事人對立構造,請求人之程序負擔較大,故有認應設立得以簡便且迅速重新檢討專利權有效性之制度。因此,經平成26年(2014年)修正(2015年4月1日施行),重新導入專利異議申請制度,任何人均得自專利公報發行之日起6個月內提出異議。同時,得請求專利無效審判者,原則上限於利害關係人(第123條第2項)。藉此,專利核准後之早期檢討由專利異議申請制度負責,當事人間之爭議解決則由專利無效審判制度負責,二者各有其功能。
7-2 特許無効審判
專利無效審判
特許無効審判(123条)は、設定登録後の特許に無効理由があるときに、特許を無効にすることを求める手続である。二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに請求できる(123条1項後段)。請求人は利害関係人に限られ、冒認出願と共同出願違反を理由とする場合は、特許を受ける権利を有する者に限られる(123条2項)。特許権の消滅後でも請求できる(123条3項)。無効理由には、補正要件違反(新規事項の追加)、外国人の権利享有違反、発明該当性・産業上利用可能性・新規性・進歩性、拡大先願、不特許事由、共同出願違反、先願違反、条約違反、記載要件違反、外国語書面の範囲外の記載、冒認出願、後発的無効理由、訂正要件違反がある(123条1項各号)。特許権者は、審判の中で訂正を請求できる(134条の2)。審理は当事者対立構造をとり、原則として口頭審理による(145条1項)。また、当事者が申し立てない理由についても審理できる(職権審理、153条)。特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は初めから存在しなかったものとみなされ(125条本文)、その効果は対世的に及ぶ。ただし、後発的無効理由による場合は、その理由に該当するに至った時から存在しなかったものとみなされる(同条ただし書)。審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいて再度審判を請求することができない(167条)。
專利無效審判(第123條)係於設定登記後之專利有無效理由時,請求宣告專利無效之程序。專利涉及二以上請求項者,得就各請求項分別請求(第123條第1項後段)。請求人限於利害關係人;以冒認申請或違反共同申請規定為理由者,限於具有專利申請權之人(第123條第2項)。專利權消滅後,亦得請求(第123條第3項)。無效理由包括:違反補正要件(追加新事項)、違反外國人權利享有規定、發明適格性、產業上利用性、新穎性、進步性、擴大先申請、不予專利事由、違反共同申請規定、違反先申請規定、違反條約、違反記載要件、記載超出外文書面範圍、冒認申請、嗣後發生之無效理由,以及違反更正要件(第123條第1項各款)。專利權人得於審判中請求更正(第134條之2)。審理採當事人對立構造,原則上以言詞審理(口頭審理)為之(第145條第1項),並得就當事人未主張之理由進行審理(職權審理,第153條)。宣告專利無效之審決確定時,專利權視為自始不存在(第125條本文),其效力及於第三人(對世效)。但因嗣後發生之無效理由而無效者,視為自該當於該理由時起不存在(同條但書)。審決確定後,當事人及參加人不得基於同一事實及同一證據再次請求審判(第167條)。
7-3 異議申立と無効審判の比較
異議申請與無效審判之比較
| 比較点 比較項目 | 特許異議の申立て 專利異議申請 | 特許無効審判 專利無效審判 |
|---|---|---|
| 申立人・請求人 申請人・請求人 | 何人も(113条) 任何人(第113條) | 利害関係人。冒認・共同出願違反は特許を受ける権利を有する者に限る(123条2項) 利害關係人;冒認申請及違反共同申請規定者,限於具有專利申請權之人(第123條第2項) |
| 期間 期間 | 特許掲載公報の発行の日から6か月以内(113条) 自專利公報發行之日起6個月內(第113條) | いつでも。特許権の消滅後も可(123条3項) 隨時;專利權消滅後亦可(第123條第3項) |
| 理由 理由 | 公益的事由のみ(113条各号)。冒認・共同出願違反・後発的事由は含まない 僅限公益性事由(第113條各款);不含冒認申請、違反共同申請規定及嗣後發生之事由 | 公益的事由に加え、冒認・共同出願違反などの私益的事由と後発的事由も含む(123条1項各号) 除公益性事由外,尚包含冒認申請、違反共同申請規定等私益性事由及嗣後發生之事由(第123條第1項各款) |
| 審理の構造 審理構造 | 特許庁と特許権者との間の手続。申立人は当事者とならない。書面審理(118条1項) 特許廳與專利權人間之程序,申請人非當事人;書面審理(第118條第1項) | 請求人と特許権者との当事者対立構造。原則として口頭審理(145条1項) 請求人與專利權人之當事人對立構造;原則上言詞審理(第145條第1項) |
| 訂正 更正 | 取消理由通知に対する訂正請求(120条の5第2項) 就撤銷理由通知請求更正(第120條之5第2項) | 審判中の訂正請求(134条の2) 審判中請求更正(第134條之2) |
7-4 訂正(訂正審判・訂正請求)
更正(訂正審判、訂正請求)
特許権者は、設定登録後に、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を訂正することができる。訂正審判(126条)は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決が確定するまでの間は、請求することができない(126条2項)。これらの手続の中では、指定された期間内に訂正請求をする(異議申立てについて120条の5第2項、無効審判について134条の2)。訂正の目的は、①特許請求の範囲の減縮、②誤記又は誤訳の訂正、③明りょうでない記載の釈明、④他の請求項の記載を引用する請求項を、引用しないものとすることに限られる(126条1項)。訂正は、設定登録時の明細書、特許請求の範囲又は図面(誤記又は誤訳の訂正の場合は、願書に最初に添付した明細書等)に記載した事項の範囲内でしなければならず(同条5項)、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものであってはならない(同条6項)。また、①又は②を目的とする訂正では、訂正後の発明が出願の際に独立して特許を受けることができるものでなければならない(独立特許要件、同条7項)。ただし、訂正請求では、異議申立て又は無効審判の対象とされていない請求項についてのみ、この要件が求められる(120条の5第9項、134条の2第9項)。訂正審判は、特許権の消滅後でも請求できるが、無効審判で特許が無効にされた後は請求できない(126条8項)。訂正をすべき旨の審決が確定したときは、訂正後の明細書等により特許出願及び設定登録がされたものとみなされる(128条)。なお、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得なければ訂正審判を請求できない(127条)。通常実施権者の承諾は、令和3年改正(2022年4月施行)により不要とされた。
專利權人於設定登記後,得更正申請書所附之說明書、申請專利範圍或圖式。更正審判(第126條),自專利異議申請或專利無效審判繫屬於特許廳時起,至其決定或審決確定為止,不得請求(第126條第2項)。於上開程序中,應於指定期間內請求更正(異議申請為第120條之5第2項,無效審判為第134條之2)。更正之目的限於:①申請專利範圍之減縮、②誤記或誤譯之訂正、③不明瞭記載之釋明、④將引用其他請求項記載之請求項,改為不引用者(第126條第1項)。更正應於設定登記時之說明書、申請專利範圍或圖式(誤記或誤譯之訂正,為申請書最初所附之說明書等)所記載事項之範圍內為之(同條第5項),且不得實質擴大或變更申請專利範圍(同條第6項)。又,以①或②為目的之更正,更正後之發明應於申請時即可獨立取得專利(獨立專利要件,同條第7項)。但於更正請求中,僅就未成為異議申請或無效審判對象之請求項,要求此一要件(第120條之5第9項、第134條之2第9項)。更正審判於專利權消滅後亦得請求,但專利經無效審判宣告無效後,不得請求(第126條第8項)。准予更正之審決確定時,視為以更正後之說明書等提出專利申請及辦理設定登記(第128條)。又,有專用實施權人或質權人者,非經其同意,不得請求更正審判(第127條);通常實施權人之同意,已依令和3年(2021年)修正(2022年4月施行)無須取得。
7-5 拒絶査定不服審判・判定
核駁審定不服審判及判定
拒絶査定を受けた者は、不服があるときは、その謄本の送達があった日から3か月以内に、拒絶査定不服審判を請求できる(121条1項)。請求と同時に明細書等を補正することができ(17条の2第1項4号)、補正があったときは、まず原査定をした審査官が審査する(前置審査、162条)。前置審査で特許をすべきものと認めるときは、審査官は原査定を取り消して特許査定をする(164条1項)。特許査定をしないときは、審査官はその結果を特許庁長官に報告し(同条3項)、審判官の合議体が審理する。補正がなかったときは、前置審査を経ずに合議体が審理する。合議体は、請求に理由があると認めるときは、自ら特許審決をするか、審査に差し戻す(160条1項)。審決に不服がある者は、特許庁長官を被告として、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起できる(178条、179条)。また、特許発明の技術的範囲について、特許庁に判定を求める制度もある(71条)。判定は3人の審判官の合議体が行うが(同条2項)、鑑定的な性質のものであり、法的拘束力はない。
受核駁審定之人不服者,得自其謄本送達之日起3個月內,請求核駁審定不服審判(第121條第1項)。請求時得同時補正說明書等(第17條之2第1項第4款),有補正者,先由作成原審定之審查官審查(前置審查,第162條)。前置審查認應准予專利者,審查官應撤銷原審定,並為准予專利審定(第164條第1項)。未為准予專利審定者,審查官應將其結果報告特許廳長官(同條第3項),再由審判官之合議體審理。未補正者,不經前置審查,逕由合議體審理。合議體認請求有理由時,得自為准予專利之審決,或發回審查(第160條第1項)。不服審決者,得以特許廳長官為被告,向日本智慧財產高等法院提起審決撤銷訴訟(第178條、第179條)。此外,另有就專利發明之技術範圍,向特許廳請求判定之制度(第71條)。判定由3名審判官組成之合議體為之(同條第2項),惟其性質屬鑑定意見,不具法律拘束力。
第8章 審決取消訴訟
第8章 審決撤銷訴訟
8-1 制度の概要
制度概要
審決取消訴訟は、特許庁の審決や取消決定などの違法を争う行政訴訟であり、行政事件訴訟法上の取消訴訟の一種として、特許法178条以下に特則が置かれている。特許庁の審判は、専門の審判官が行う準司法的手続であり、実質的に第一審に相当するものと位置付けられる。このため、審決取消訴訟は知的財産高等裁判所の専属管轄とされ(178条1項)、裁判所がその適法性を審査する。訴えは、審決等の謄本の送達があった日から30日以内に提起しなければならない(178条3項)。審決を取り消す判決が確定したときは、審判官はさらに審理を行い、審決をしなければならない(181条2項)。
審決撤銷訴訟係爭執特許廳之審決或撤銷決定等違法之行政訴訟,屬行政事件訴訟法上撤銷訴訟之一種,特許法第178條以下設有特別規定。特許廳之審判係由專業審判官所進行之準司法程序,實質上相當於第一審。因此,審決撤銷訴訟專屬日本智慧財產高等法院管轄(第178條第1項),由法院審查其合法性。訴訟應自審決等謄本送達之日起30日內提起(第178條第3項)。撤銷審決之判決確定時,審判官應再行審理並作成審決(第181條第2項)。
| 項目 | 日本語 | 繁體中文 |
|---|---|---|
| 管轄 | 東京高等裁判所の専属管轄(178条1項)。実際には、その特別の支部である知的財産高等裁判所が担当する(知的財産高等裁判所設置法2条) | 專屬東京高等法院管轄(第178條第1項);實際上由其特別分院即日本智慧財產高等法院審理(智慧財產高等法院設置法第2條) |
| 対象 | 審決(拒絶査定不服審判、無効審判、訂正審判等)、特許異議の申立てについての取消決定、特許異議申立書・審判請求書・再審請求書・訂正請求書の却下の決定(178条1項) | 審決(核駁審定不服審判、無效審判、更正審判等)、專利異議申請之撤銷決定,以及駁回專利異議申請書、審判請求書、再審請求書或更正請求書之決定(第178條第1項) |
| 原告(訴えを提起できる者) | 当事者、参加人、参加を申請して拒否された者(178条2項)。特許異議申立人は、維持決定について訴えを提起できない(114条5項) | 當事人、參加人,以及申請參加而遭拒絕之人(第178條第2項)。專利異議申請人對維持決定不得提起訴訟(第114條第5項) |
| 出訴期間 | 審決又は決定の謄本の送達があった日から30日以内(178条3項)。不変期間である(同条4項)。審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で付加期間を定めることができる(同条5項) | 自審決或決定謄本送達之日起30日內(第178條第3項),屬不變期間(同條第4項)。審判長得為居住於遠地或交通不便地區之人,依職權定附加期間(同條第5項) |
| 被告 | 原則として特許庁長官(拒絶査定不服審判、訂正審判、取消決定、却下決定等)。特許無効審判及び延長登録無効審判(その再審を含む)では、審判の請求人又は被請求人(179条) | 原則上為特許廳長官(核駁審定不服審判、更正審判、撤銷決定、駁回決定等);專利無效審判及延長登記無效審判(含其再審),則為審判之請求人或被請求人(相對人;對造)(第179條) |
8-2 審理の範囲
審理範圍
審決取消訴訟では、審判手続で現実に争われ、かつ審理判断された特定の理由について、審決の違法性を審査する。当事者は、審判で審理判断されていない公知事実を新たに主張して、審決の違法又は適法を主張することはできない。ただし、審判で審理判断された公知事実の意味を明らかにするために、周知技術や技術常識を考慮することは許される(最判昭和55年1月24日・民集34巻1号80頁、食品包装容器事件)。
審決撤銷訴訟係就審判程序中實際爭執且經審理判斷之特定理由,審查審決之違法性。當事人不得新主張未經審判審理判斷之公知事實,據以主張審決違法或合法。但為釐清經審判審理判斷之公知事實之意義,得考量周知技術或技術常識(最高法院昭和55年〔1980年〕1月24日判決,民集第34卷第1號第80頁,食品包裝容器案)。
8-3 取消判決の拘束力
撤銷判決之拘束力
審決又は決定を取り消す判決が確定したときは、審判官はさらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない(181条2項)。このとき、取消判決の拘束力(行政事件訴訟法33条1項)により、審判官は、取消判決の判断に抵触する判断をしてはならない。
撤銷審決或決定之判決確定時,審判官應再行審理,並作成審決或決定(第181條第2項)。此時,依撤銷判決之拘束力(日本行政事件訴訟法第33條第1項),審判官不得為與撤銷判決之判斷相抵觸之判斷。
8-4 訂正の機会確保と上告
保障更正機會及上告
平成23年改正前は、特許無効審判の審決に対する取消訴訟の提起後に特許権者が訂正審判を請求した場合、裁判所は審決を取り消して事件を特許庁に差し戻すことができた(旧181条2項)。しかし、この制度は特許庁と裁判所の間で事件が往復する「キャッチボール現象」を招いたため、同改正で廃止された。現行法では、審判長は、無効審判の請求に理由があると認めるときは、審決の予告をしなければならず(164条の2第1項)、特許権者は指定期間内に訂正を請求することができる(同条2項、134条の2第1項)。これにより、訂正の機会は審判段階で確保される。なお、無効審判が特許庁に係属した時から審決が確定するまでの間は、訂正審判を請求できない(126条2項)。
知的財産高等裁判所の判決に不服があるときは、判決書の送達を受けた日から2週間以内に、最高裁判所へ上告又は上告受理申立てをすることができる(民訴法313条・285条)。上告の理由は、憲法違反及び絶対的上告理由に限られる(民訴法312条)。上告受理申立ての理由は、最高裁判所の判例と相反する判断がある場合、又は法令の解釈に関する重要な事項を含む場合である(民訴法318条1項)。
平成23年(2011年)修正前,專利權人於專利無效審判之審決撤銷訴訟提起後請求更正審判者,法院得撤銷審決並將案件發回特許廳(舊第181條第2項)。惟此制度導致案件於特許廳與法院間往返之「傳接球現象」,故於該次修正時廢除。依現行法,審判長認無效審判之請求有理由時,應為審決之預告(第164條之2第1項),專利權人得於指定期間內請求更正(同條第2項、第134條之2第1項)。藉此,更正之機會於審判階段即獲保障。又,自無效審判繫屬於特許廳時起至審決確定為止,不得請求更正審判(第126條第2項)。
不服日本智慧財產高等法院之判決者,得自判決書送達之日起2週內,向最高法院提起上告或聲請受理上告(日本民事訴訟法第313條、第285條)。上告理由限於違反憲法及絕對上告理由(日本民事訴訟法第312條)。聲請受理上告之理由,為有與最高法院判例相反之判斷,或包含有關法令解釋之重要事項者(日本民事訴訟法第318條第1項)。
第9章 特許権侵害
第9章 專利權侵害
9-1 特許権の効力と制限
專利權之效力與限制
特許法68条は、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有すると定める。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない(68条ただし書)。「業として」とは事業としての意味であり、営利目的に限られず、個人的・家庭的な実施を除く趣旨である。「実施」の内容は2条3項が定める。特許権の効力は、次のように制限される。
特許法第68條規定,專利權人專有以營業方式(日文:業として)實施專利發明之權利。但就該專利權設定專用實施權者,於專用實施權人專有實施該專利發明之權利之範圍內,不在此限(第68條但書)。所謂「以營業方式」,係指作為事業之意,不限於以營利為目的,其意旨在於排除個人或家庭之實施。「實施」之內容,規定於第2條第3項。專利權之效力,受下列限制。
| 制限 | 日本語 | 繁體中文 |
|---|---|---|
| 試験・研究 | 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には及ばない(69条1項)。後発医薬品の製造承認申請のために必要な試験も含まれる(最判平成11年4月16日、膵臓疾患治療剤事件) | 專利權之效力,不及於為試驗或研究所為之專利發明實施(第69條第1項)。為申請學名藥製造許可所必要之試驗,亦包括在內(最高法院平成11年〔1999年〕4月16日判決,胰臟疾病治療劑案) |
| 通過船舶等・出願時から存在する物 | 単に日本国内を通過するにすぎない船舶・航空機及びこれらに使用する機械、器具、装置その他の物(69条2項1号)、並びに特許出願の時から日本国内にある物(同項2号)には及ばない | 專利權之效力,不及於僅通過日本國內之船舶、航空器,及其所使用之機械、器具、裝置及其他物品(第69條第2項第1款),以及自專利申請時即存在於日本國內之物(同項第2款) |
| 調剤 | 二以上の医薬を混合して製造される医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び調剤する医薬には及ばない(69条3項) | 混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品發明,或混合二種以上醫藥品而製造醫藥品之方法發明,其專利權之效力,不及於依醫師或牙醫師處方箋調劑之行為及所調劑之醫藥品(第69條第3項) |
| 先使用 | 特許出願に係る発明の内容を知らないで自ら発明をし、又はその者から知得して、出願の際現に日本国内で実施の事業又はその準備をしている者は、その発明及び事業の目的の範囲内で、法定の通常実施権を有する(79条。最判昭和61年10月3日、ウォーキングビーム事件) | 不知專利申請發明之內容而自行完成發明,或自該人知悉該發明,於申請時已在日本國內實施該事業或為其準備者,於該發明及事業目的之範圍內,享有法定通常實施權(第79條;最高法院昭和61年〔1986年〕10月3日判決,步進梁案) |
| 消尽 | 特許権者又は実施権者が日本国内で適法に譲渡した特許製品については、特許権は消尽し、その使用・譲渡等に特許権を行使できない(判例法理)。国外譲渡について最判平成9年7月1日(BBS事件)、加工・部材交換について最判平成19年11月8日(インクタンク事件)がある | 專利權人或實施權人於日本國內合法讓與之專利產品,專利權即已耗盡,就其使用、讓與等不得行使專利權(判例法理)。關於國外讓與,有最高法院平成9年(1997年)7月1日判決(BBS案);關於加工及零件更換,有最高法院平成19年(2007年)11月8日判決(墨水匣案) |
9-2 技術的範囲と文言侵害
技術範圍與文義侵害
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定められる(70条1項)。この場合、明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する(同条2項)。ただし、要約書の記載は考慮しない(同条3項)。被疑侵害品が請求項に記載された構成要件をすべて充足する場合には、文言侵害となる(いわゆる全要素原則)。
專利發明之技術範圍,應依申請書所附申請專利範圍之記載定之(第70條第1項)。於此情形,應考量說明書之記載及圖式,解釋申請專利範圍所載用語之意義(同條第2項)。但摘要之記載不予考量(同條第3項)。被控侵權物符合請求項所載之全部構成要件者,即構成文義侵害(所謂全要件原則)。
9-3 均等論
均等論
特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分がある場合でも、最判平成10年2月24日(民集52巻1号113頁、ボールスプライン軸受事件)が示した次の5要件をすべて満たすときは、対象製品等は特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属する(均等侵害)。第1要件から第3要件までは特許権者が、第4要件及び第5要件は被疑侵害者が主張立証責任を負う(知財高判〔大合議〕平成28年3月25日)。
第1要件(非本質的部分):異なる部分が特許発明の本質的部分ではない
第2要件(置換可能性):異なる部分を対象製品等のものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する
第3要件(置換容易性):置き換えることに、当業者が対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができた
第4要件(公知技術からの非容易推考性):対象製品等が、特許出願時の公知技術と同一ではなく、当業者がこれから出願時に容易に推考できたものでもない
第5要件(意識的除外等の特段の事情の不存在):対象製品等が、出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がない
申請專利範圍所載之構成中縱有與對象產品等相異之部分,若同時符合最高法院平成10年(1998年)2月24日判決(民集第52卷第1號第113頁,滾珠花鍵軸承案)所示之下列五項要件,對象產品等仍與申請專利範圍所載之構成均等,而屬於專利發明之技術範圍(均等侵害)。第1要件至第3要件由專利權人負主張舉證責任,第4要件及第5要件由被控侵權人負主張舉證責任(日本智慧財產高等法院〔大合議〕平成28年〔2016年〕3月25日判決)。
第1要件(非本質部分):相異部分非專利發明之本質部分
第2要件(置換可能性):將相異部分置換為對象產品等之構成,仍能達成專利發明之目的,並產生相同之作用效果
第3要件(置換容易性):當業者於對象產品等製造等之時點,能輕易思及該置換
第4要件(非由公知技術輕易推知):對象產品等與專利申請時之公知技術不同,且非當業者於申請時自該公知技術所能輕易推知者
第5要件(無意識排除等特別情事):對象產品等無於申請程序中經有意識地自申請專利範圍排除等特別情事
9-4 間接侵害
間接侵害(視為侵害)
特許法101条は、直接侵害には当たらないが、直接侵害を誘発する蓋然性が高い一定の行為を、特許権の侵害とみなす(間接侵害)。
専用品型(1号・4号):物の発明についてはその物の生産にのみ用いる物(1号)、方法の発明についてはその方法の使用にのみ用いる物(4号)を、業として生産、譲渡等、輸入又は譲渡等の申出をする行為。主観的要件は不要である。
不可欠品型(2号・5号):物の生産又は方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く)であって、その発明による課題の解決に不可欠なものを、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として生産、譲渡等、輸入又は譲渡等の申出をする行為(平成14年改正で新設)。
所持型(3号・6号):物の発明に係る特許製品(3号)、又は物を生産する方法の発明により生産した物(6号)を、業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為(平成18年改正で新設)。
特許法第101條規定,雖不構成直接侵害,但有高度可能誘發直接侵害之一定行為,視為侵害專利權(間接侵害)。
專用品型(第1款、第4款):就物之發明,僅用於生產該物之物(第1款);就方法之發明,僅用於使用該方法之物(第4款),以營業方式生產、讓與等、輸入或為讓與等之要約之行為。不以主觀要件為必要。
不可或缺品型(第2款、第5款):用於生產物或使用方法之物(在日本國內廣泛一般流通者除外),且對於該發明所欲解決之課題不可或缺者,明知該發明為專利發明,且該物將用於實施該發明,而以營業方式生產、讓與等、輸入或為讓與等之要約之行為(平成14年〔2002年〕修正新增)。
持有型(第3款、第6款):為以營業方式讓與等或輸出之目的,而持有物之發明之專利產品(第3款),或依物之生產方法發明所生產之物(第6款)之行為(平成18年〔2006年〕修正新增)。
9-5 救済(差止・損害賠償等)
救濟(排除侵害、損害賠償等)
| 救済 | 日本語 | 繁體中文 |
|---|---|---|
| 差止請求 | 侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止又は予防を請求できる。故意・過失は不要(100条1項)。あわせて、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除去その他の侵害の予防に必要な行為を請求できる(同条2項) | 得對侵害或有侵害之虞者,請求停止或防止侵害,不以故意或過失為要件(第100條第1項)。並得同時請求銷毀構成侵害行為之物、除去供侵害行為所用之設備,及其他防止侵害所必要之行為(同條第2項) |
| 損害賠償 | 民法709条に基づく。102条は損害額の算定等について特則を置く。①侵害者の譲渡数量×権利者の単位数量当たりの利益(実施能力に応じた数量まで)。超過部分等は実施料相当額を請求できる(1項。令和元年改正)、②侵害者が受けた利益の額を損害額と推定(2項)、③実施料相当額を最低限の損害額として請求できる(3項)。実施料相当額の算定では、侵害を前提とした交渉額を考慮できる(4項) | 依日本民法第709條。第102條就損害額之計算等設有特別規定:①侵害人讓與數量×權利人每單位數量之利益(以與實施能力相應之數量為限),超過部分等得請求相當於授權金之金額(第1項;令和元年〔2019年〕修正);②推定侵害人所得利益為損害額(第2項);③得以相當於授權金之金額作為最低損害額請求(第3項)。計算相當於授權金之金額時,得考量以侵害為前提所為交涉之金額(第4項) |
| 過失の推定 | 侵害者は、侵害の行為について過失があったものと推定される(103条) | 推定侵害人就侵害行為有過失(第103條) |
| 信用回復 | 故意又は過失により業務上の信用を害した者に対し、信用回復に必要な措置を請求できる(106条) | 得對因故意或過失而損害業務上信譽之人,請求為回復信譽所必要之措施(第106條) |
| 立証の容易化 | 具体的態様の明示義務(104条の2)、書類提出命令(105条)、査証(105条の2〜105条の2の10)、第三者意見募集(105条の2の11)、計算鑑定人(105条の2の12)、相当な損害額の認定(105条の3)、秘密保持命令(105条の4) | 具體態樣之明示義務(第104條之2)、文書提出命令(第105條)、查證(第105條之2至第105條之2之10)、第三人意見徵求(第105條之2之11)、計算鑑定人(第105條之2之12)、相當損害額之認定(第105條之3)、秘密保持命令(第105條之4) |
| 管轄 | 第一審は東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の専属管轄(民訴法6条1項)。控訴審は東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)の専属管轄(同条3項) | 第一審專屬東京地方法院或大阪地方法院管轄(日本民事訴訟法第6條第1項);第二審(控訴審)專屬東京高等法院(智慧財產高等法院)管轄(同條第3項) |
| 刑事罰 | 侵害罪(故意犯・非親告罪):10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれを併科(196条)。間接侵害は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又は併科(196条の2)。法人は3億円以下の罰金(201条1項1号) | 侵害罪(故意犯、非告訴乃論):處10年以下拘禁刑或1,000萬日圓以下罰金,或併科之(第196條)。間接侵害處5年以下拘禁刑或500萬日圓以下罰金,或併科之(第196條之2)。法人處3億日圓以下罰金(第201條第1項第1款) |
9-6 無効の抗弁
無效抗辯
特許法104条の3第1項は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その特許が特許無効審判により無効にされるべきもの(延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものを含む)と認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができないと定める。被告は、侵害訴訟の中で無効の抗弁を主張でき、裁判所がこれを判断する。特許無効審判を請求できない者も、この抗弁を主張できる(同条3項)。これに対し、特許権者は、訂正によって無効理由が解消され、かつ被告製品等が訂正後の技術的範囲にも属すると主張して、再抗弁することができる(訂正の再抗弁)。これらの攻撃又は防御の方法が審理を不当に遅延させることを目的として提出されたと認められるときは、裁判所は却下の決定をすることができる(同条2項)。また、侵害訴訟の終局判決が確定した後に、無効審決、延長登録無効審決又は訂正審決が確定しても、その訴訟の当事者であった者は、再審の訴えにおいてそれを主張することができない(104条の4)。
特許法第104條之3第1項規定,於專利權或專用實施權之侵害訴訟中,認該專利應經專利無效審判而宣告無效(包括延長登記應經延長登記無效審判而宣告無效)者,專利權人或專用實施權人不得對相對人行使其權利。被告得於侵害訴訟中主張無效抗辯,由法院判斷之。不得請求專利無效審判之人,亦得主張此抗辯(同條第3項)。對此,專利權人得主張經更正後無效事由已消除,且被告產品等仍屬於更正後之技術範圍,以為再抗辯(更正之再抗辯)。上開攻擊或防禦方法,經認係以不當延滯審理為目的而提出者,法院得裁定駁回之(同條第2項)。又,侵害訴訟之終局判決確定後,縱無效審決、延長登記無效審決或更正審決確定,該訴訟之當事人亦不得於再審之訴中主張之(第104條之4)。
付録 用語対照表・重要判決一覧
附錄 用語對照表及重要判決一覽
A-1 用語対照表
用語對照表
| 日本語 | 繁體中文(臺灣法律用語) |
|---|---|
| 特許/特許庁 | 專利(發明專利)/特許廳(日本專利廳) |
| 特許請求の範囲/請求項 | 申請專利範圍(特許請求範圍)/請求項 |
| 明細書/要約書 | 說明書/摘要 |
| 出願/出願人 | 申請/申請人 |
| 出願公開 | 申請公開 |
| 出願審査請求 | 請求實體審查 |
| 拒絶理由通知 | 核駁理由通知(拒絶理由通知) |
| 拒絶査定/特許査定 | 核駁審定(拒絶査定)/核准審定(特許查定) |
| 補正/分割出願 | 補正/分割申請 |
| 優先権 | 優先權 |
| 新規性 | 新穎性 |
| 進歩性 | 進步性 |
| 産業上の利用可能性 | 產業上利用性 |
| 先願主義 | 先申請原則 |
| 拡大先願 | 擬制喪失新穎性(擴大先申請) |
| 新規性喪失の例外 | 不喪失新穎性之例外(優惠期) |
| 不特許事由 | 不予專利之事由 |
| 当業者 | 所屬技術領域中具有通常知識者 |
| 特許を受ける権利 | 專利申請權 |
| 発明者/職務発明 | 發明人/職務上發明 |
| 冒認出願 | 冒認申請 |
| 特許異議申立 | 專利異議申請(日文:特許異議申立) |
| 特許無効審判 | 專利無效審判(性質相當於臺灣之舉發) |
| 訂正(訂正審判・訂正請求) | 更正(訂正審判、訂正請求) |
| 審決/審決取消訴訟 | 審決/審決撤銷訴訟 |
| 技術的範囲 | 技術範圍 |
| 文言侵害/均等論/禁反言 | 文義侵害/均等論/禁反言 |
| 間接侵害 | 間接侵害(視為侵害) |
| 差止請求 | 排除侵害請求(停止、防止侵害) |
| 消尽 | 權利耗盡 |
| 先使用権 | 先使用權 |
| 専用実施権/通常実施権 | 專用實施權(專屬授權)/通常實施權(非專屬授權) |
| 仮専用実施権/仮通常実施権 | 暫時專用實施權/暫時通常實施權(日本特有之制度) |
| 当然対抗 | 當然對抗(無須登記即得對抗第三人) |
| 法定通常実施権/裁定通常実施権 | 法定通常實施權/裁定通常實施權(後者相當於臺灣之特許實施) |
| 審判官/審査官 | 審判官/審查官 |
| 実用新案/考案 | 實用新案(相當於臺灣之新型專利)/考案 |
| 意匠 | 意匠(相當於臺灣之設計專利) |
A-2 重要判決一覧
重要判決一覽
| 裁判所・年月日・出典 | 日本語(事件名・論点・本書の項) | 繁體中文(案名、爭點、本書章節) |
|---|---|---|
| 最大判昭和51年3月10日・民集30巻2号79頁 | メリヤス編機事件:審決取消訴訟の審理範囲(8-2) | 針織機案:審決撤銷訴訟之審理範圍(8-2) |
| 最判昭和52年10月13日・民集31巻6号805頁 | 獣医用組成物事件:発明の完成(2-2) | 獸醫用組成物案:發明之完成(2-2) |
| 最判昭和55年1月24日・民集34巻1号80頁 | 食品包装容器事件:周知技術・技術常識の考慮(8-2) | 食品包裝容器案:周知技術及技術常識之考量(8-2) |
| 最判昭和61年10月3日・民集40巻6号1068頁 | ウォーキングビーム式加熱炉事件:先使用権の範囲(9-1) | 步進梁式加熱爐案:先使用權之範圍(9-1) |
| 最判平成3年3月8日・民集45巻3号123頁 | リパーゼ事件:発明の要旨認定(4-2) | 脂肪酶案:發明要旨之認定(4-2) |
| 最判平成4年4月28日・民集46巻4号245頁 | 高速旋回式バレル研磨法事件:取消判決の拘束力(8-3) | 高速旋轉式滾筒研磨法案:撤銷判決之拘束力(8-3) |
| 最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁 | BBS事件:国外譲渡と特許権の行使(9-1) | BBS案:國外讓與與專利權之行使(9-1) |
| 最判平成10年2月24日・民集52巻1号113頁 | ボールスプライン軸受事件:均等論の5要件(9-3) | 滾珠花鍵軸承案:均等論之五要件(9-3) |
| 最判平成11年4月16日・民集53巻4号627頁 | 膵臓疾患治療剤事件:試験・研究の例外(9-1) | 胰臟疾病治療劑案:試驗研究之例外(9-1) |
| 最判平成12年2月29日・民集54巻2号709頁 | 黄桃の育種増殖法事件:植物の発明(4-7) | 黃桃育種增殖法案:植物之發明(4-7) |
| 最判平成12年4月11日・民集54巻4号1368頁 | キルビー事件:無効理由が明らかな特許権の行使(9-6) | 基爾比案:明顯有無效理由之專利權之行使(9-6) |
| 最判平成13年6月12日・民集55巻4号793頁 | 生ゴミ処理装置事件:真の権利者の移転登録請求(3-4) | 廚餘處理裝置案:真正權利人之移轉登記請求(3-4) |
| 最判平成15年4月22日・民集57巻4号477頁 | オリンパス事件:職務発明の相当の対価(3-3) | 奧林巴斯案:職務上發明之相當對價(3-3) |
| 東京地判平成16年1月30日・判時1852号36頁 | 青色LED事件:相当の対価の算定(3-3) | 藍光LED案:相當對價之計算(3-3) |
| 最判平成17年6月17日・民集59巻5号1074頁 | 生体高分子事件:専用実施権設定後の特許権者の差止請求(5-2) | 生物高分子案:設定專用實施權後專利權人之排除侵害請求(5-2) |
| 知財高判(大合議)平成17年11月11日・平成17年(行ケ)10042号 | 偏光フィルム事件:サポート要件(4-8) | 偏光膜案:支持要件(4-8) |
| 最判平成18年10月17日・民集60巻8号2853頁 | 日立製作所事件:外国の特許を受ける権利の対価(3-3) | 日立製作所案:外國專利申請權之對價(3-3) |
| 最判平成19年11月8日・民集61巻8号2989頁 | インクタンク事件:消尽と新たな製造(9-1) | 墨水匣案:權利耗盡與新製造(9-1) |
| 知財高判(大合議)平成20年5月30日・平成18年(行ケ)10563号 | ソルダーレジスト事件:新規事項・除くクレーム(6-4) | 防焊油墨案:新事項及排除式請求項(6-4) |
| 知財高判(大合議)平成26年5月16日・平成25年(ネ)10043号ほか | アップル対サムスン事件:FRAND宣言された標準必須特許(9-5) | 蘋果對三星案:已為FRAND聲明之標準必要專利(9-5) |
| 最判平成27年6月5日・民集69巻4号700頁 | プラバスタチンナトリウム事件:プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(9-2) | 普伐他汀鈉案:以製法界定物之請求項(9-2) |
| 知財高判(大合議)平成28年3月25日・平成27年(ネ)10014号 | マキサカルシトール事件:均等論の第1要件・立証責任(9-3) | 馬沙骨化醇案:均等論第1要件及舉證責任(9-3) |
| 最判平成29年3月24日・民集71巻3号359頁 | マキサカルシトール事件上告審:均等論の第5要件(9-3) | 馬沙骨化醇案上訴審:均等論第5要件(9-3) |
| 知財高判(大合議)平成30年4月13日・平成28年(行ケ)10182号ほか | ピリミジン誘導体事件:引用発明の認定(4-3) | 嘧啶衍生物案:引證發明之認定(4-3) |
| 知財高判平成30年10月17日・平成29年(行ケ)10232号 | ステーキの提供システム事件:発明該当性(2-4) | 牛排供應系統案:發明之適格性(2-4) |
| 知財高判令和7年1月30日・令和6年(行コ)10006号 | DABUS事件:AIは発明者となり得るか(3-1) | DABUS案:AI得否為發明人(3-1) |
| 最判令和7年3月3日・令和5年(受)2028号ほか | ドワンゴ対FC2事件:国外サーバを用いた実施と属地主義(9-1) | Dwango對FC2案:利用國外伺服器之實施與屬地主義(9-1) |


